La Demandante es Andersen Tax LLC, Estados Unidos de América, representada por ECIJA, España.
La Demandada es Andersen Outsourcing Services, S.L., España, representada por UBILIBET, S.L., España. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio .
El Registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de mayo de 2019. El 17 de mayo de 2019 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de mayo de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 22 de mayo de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 28 de mayo de 2019. El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de junio de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de junio de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de julio de 2019. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa estadounidense fundada en 1913 que opera a nivel mundial en el sector de los servicios de consultoría y auditoría empresarial, así como servicios de asesoramiento fiscal y jurídico. Actualmente, dispone de oficinas en sesenta y tres ciudades distribuidas en todo el mundo. En España tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla. La Experta en el uso de las facultades que la Política le otorga ha visitado la página web de la Demandante.
La Demandante opera en el mercado e identifica sus servicios mediante diversas marcas que incluyen o consisten en el elemento principal de su denominación social ANDERSEN, solo o unido a otros elementos gráficos y/o denominativos, registradas en las diversas jurisdicciones en las que lleva a cabo su actividad. Son suficientemente representativas de las mismas para el presente procedimiento:
La Marca Española No. 1173199 ARTHUR ANDERSEN & CO., registrada el 1 de noviembre de 1989, para servicios de la clase 35;
La Marca de la Unión Europea No. 006001267 ARTHUR ANDERSEN, registrada el 15 de mayo de 2008, para servicios de la clase 35;
La Marca de la Unión Europea No. 006001218 ANDERSEN, registrada el 7 de agosto de 2008, para servicios de las clases 35, 36, 42 y 45;
La Marca de la Unión Europea No. 006001283 ANDERSEN CONSULTING, registrada el 24 de julio de 2008, para servicios de las clases 35, 42 y 45;
La Marca de la Unión Europea No. 006001317 ANDERSEN LEGAL, registrada el 24 de julio de 2008, para servicios de las clases 35, 42 y 45;
Asimismo, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio que identifican sus páginas Web corporativas, mediante las cuales promociona sus servicios, entre otros, registrado el 6 de junio de 2016.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de octubre de 2013 por la Demandada. Se encuentra ligado a una página web de la Demandada en la que se ofertan diversos servicios de consultoría especializada en la externalización de procesos empresariales, en concreto en áreas de administración, financiera y gestión de personal, así como servicios de diseño e implantación de nuevos procesos y tecnologías. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante sostiene en la Demanda:
Que sus marcas gozan de renombre y notoriedad dentro del sector de la consultoría y asesoramiento legal empresarial, tanto a nivel internacional como en España, gracias a la fuerte inversión publicitaria efectuada a lo largo de los años, su expansión internacional, así como la circunstancia de participar en un sector de mercado en el que la competencia es reducida y, por tanto, el conocimiento de la marca se adquiere con mayor rapidez. Se aporta diversa documentación para acreditar esta alegación consistente en noticias publicadas en medios de comunicación españoles y estadounidenses, así como una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas estimando la notoriedad de su marca.
Que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación principal de sus marcas (“andersen”) añadiendo las siglas “bpo”, que no aportan ningún valor diferencial al término dominante ya que aluden a una actividad de consultoría relativa a la externalización de procesos por su acepción en inglés (“business process outsourcing”), que cabe entender comprendida en los servicios amplios de consultoría prestados por la Demandante. Las marcas de la Demandante son plenamente reconocibles en el nombre de dominio en disputa produciéndose un riesgo de confusión que se incrementa por la notoriedad de sus marcas, especialmente dentro del sector de consultoría empresarial, así como la circunstancia de que se utilice el nombre de dominio en disputa dentro de ese mismo sector.
Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que carece de marcas, nombres comerciales o denominaciones sociales de su titularidad anteriores a los registros de la marca de la Demandante, no habiendo sido autorizada para utilizar la marca ANDERSEN ni siendo una entidad afiliada ni licenciataria de la Demandante. Una búsqueda en cualquiera de las bases de datos relativas a registros marcarios denota que la Demandada no ostenta ningún derecho sobre el término “andersen bpo” ni sobre el término “andersen”. Tampoco se ha hallado en redes sociales o plataformas análogas perfiles que permitan demostrar que la Demandada explota o es comúnmente conocida por estos términos. Además, dada la notoriedad de las marcas de la Demandante, la Demandada no podía desconocer su existencia en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.
Que el uso del nombre de dominio en disputa no puede ser considerado como legítimo ya que sugiere una falsa afiliación con la Demandante y sus marcas, en relación al ofrecimiento de servicios idénticos o similares a los ofrecidos por la Demandante, implicando un uso injusto con alto riesgo de afiliación. El contenido ubicado en el nombre de dominio en disputa es opaco, no incluyendo ninguna referencia a la denominación social de la Demandada, y, además, ha permanecido inmutable, con faltas de ortografía y apartados copiados entre sí, acreditando la falta de interés de la Demandada en un verdadero uso razonable del nombre de dominio en disputa. Estas circunstancias denotan que la Demandada ha pretendido aprovecharse injustamente de la notoriedad de la Demandante y de sus marcas buscando asociar sus servicios a los de la Demandante.
Que las circunstancias del caso, en especial la notoriedad y conocimiento mundial de sus marcas, llevan a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La denominación “andersen” carece de significado tanto en español (idioma de la Demandada, utilizado en los contenidos que alberga en nombre de dominio en disputa), como también en inglés (idioma del término “bpo”), no siendo una acepción habitual en los usos comerciales, por lo que no es posible justificar que la inclusión de la marca notoria ANDERSEN en el nombre de dominio en disputa se deba a la casualidad u otros indicios que puedan justificar un registro sin intención de aprovecharse de la reputación ajena. Cabe inferir de la notoriedad de las marcas de la Demandante que la Demandada conocía o debía conocer su existencia.
Que el uso de la marca ANDERSEN unida a un término que alude a una mera tipología de servicios (BPO) implica la clara intención de atraer a los usuarios de Internet al sitio web de la Demandada mediante la probable confusión o asociación con la Demandante y sus marcas, con ánimo de lucro, interfiriendo e interrumpiendo el negocio de la Demandante, competidora por operar en el mismo sector de consultoría. Refuerza esta conclusión la impresión visual similar entre las marcas de la Demandante y del signo utilizado por la Demandada en su sitio web (con igual tipo de letra y combinación cromática, pero alterando los colores) que contribuye a provocar un riesgo de afiliación con la Demandante y sus marcas, así como la circunstancia de que el sitio web de la Demandada no incluya su información societaria (denominación social y número de identificación fiscal), lo que además incumple la normativa europea sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, ni tampoco incluya ningún tipo de aviso o elemento similar que permita discernir que la Demandante y la Demandada son entidades diferentes. Estas circunstancias unidas al hecho de operar ambas entidades en el mismo sector de servicios de consultoría, implican que cualquier usuario de Internet pueda incurrir en confusión. Además, la Demandada no ofreció ninguna explicación de su conducta como contestación al requerimiento previo a la Demanda que le fue remitido por la Demandante.
Que el mero de registro de un nombre de dominio que sea idéntico o confusamente similar a una marca notoria por una entidad no afiliada, puede por sí mismo determinar una presunción de mala fe. Además, es evidente la mala fe atendiendo a las circunstancias cumulativas del caso, en especial (i) la falta de motivo razonable y legítimo que justifique el registro del nombre de dominio en disputa; (ii) el nombre de dominio en disputa integra la marca de la Demandante junto con las siglas de un servicio de consultoría; (iii) es imposible que la Demandada no conociera a la Demandante en el momento del registro o, en otro caso, no realizó ningún tipo de acción para verificar esta circunstancia; (iv) el nombre de dominio en disputa se ha registrado bajo el servicio de ocultación de identidad, no encontrándose tampoco información sobre su identidad social; o (v) la desatención al requerimiento remitido y el completo desprecio de los derechos legítimos de la Demandante. Debiendo concluir el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó con el fin de atraer de manera intencionada a usuarios de Internet al sitio web de la Demandada, lucrándose a través de la confusión generada con la Demandante y sus marcas.
La Demandante cita varias decisiones anteriores adoptadas bajo la Política UDRP que considera que apoyan su posición.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada sostiene en la Contestación a la Demanda:
Que es una sociedad española legalmente constituida el 24 de febrero de 2010, especializada en consultoría relativa a la externalización de procesos en áreas de administración financiera y de gestión de personal, así como en el diseño e implantación de nuevos procesos y tecnologías, con amplia experiencia en su sector. Cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona, teniendo presencia y alcance a nivel nacional a través de Internet mediante el nombre de dominio en disputa, que consiste en su nombre comercial unido al dominio genérico de nivel superior “.com”. Esta información se encuentra contenida en su página web corporativa albergada en el nombre de dominio en disputa. Se aporta una nota informativa del Registro Mercantil y diversa información mercantil sobre la Demandada.
Que la Demandada inició su actividad hace más de nueve años (el 24 de febrero de 2010) y el nombre de dominio en disputa fue registrado hace casi seis años (el 25 de octubre de 2013) perteneciendo desde entonces a la Demandada. Ello determina que la denominación “Andersen bpo” ha devenido distintiva de la Demandada durante los casi seis años de presencia en Internet a través del nombre de dominio en disputa, con gran volumen de visitas y relaciones comerciales, alcanzando renombre y conocimiento a nivel nacional dentro de su sector, como se desprende de una búsqueda en Internet para los términos “Andersen bpo” (ya que los resultados más numerosos y primeros o más relevantes se refieren a la Demandada).
Que, si bien tanto la Demandante como la Demandada comparten en su denominación comercial el término “andersen”, la Demandante es conocida por dicho término unido a las denominaciones “tax legal” o “legal”, mientras que la Demandada es conocida por el término “andersen” seguido de “bpo”, no siendo, por tanto, idénticas ni pudiendo ser consideradas como confusamente similares la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, coincidiendo, además, éste último, en gran parte, con la denominación social de la Demandada. No puede existir confusión real debido a que el nombre de dominio en disputa coincide íntegramente con la denominación del negocio de la Demandada, y ambas denominaciones se configuran con una palabra muy común por tratarse de un apellido muy extendido a nivel mundial (“Andersen”), acompañada de términos descriptivos de la actividad de cada parte (en el caso de la Demandada de “BPO”, para “Business Process Outsourcing”).
Que la Demandada no registró el nombre de dominio en disputa con la intención de confundir a los consumidores y usuarios, sino para ofrecer sus servicios de buena fe. “Andersen” es un apellido de origen danés-noruego muy común cuyo significado originario es “hijo de Anders”, no siendo, por tanto, una denominación característica de una marca comercial o de una denominación singular, sino un término muy común (por tratarse de un apellido muy común), por lo que su uso en los ámbitos comerciales no puede limitarse a una única empresa. Una búsqueda en “TMView” revela la existencia de 1.353 marcas registradas que contienen la denominación “andersen”.
Que la Demandada tiene derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, ya que éste supone el registro de su denominación comercial en Internet, para poder ampliar su presencia abarcando todo el territorio nacional, utilizándolo de buena fe para ofertar sus servicios desde hace casi seis años, sin la intención de buscar la confusión con la Demandante ni de obtener ningún tipo de ventaja competitiva o de aprovecharse de su reputación. Aunque la Demandada no es titular de ninguna marca registrada, ha sido siempre, desde el primer momento, conocida comúnmente como “Andersen BPO” como compañía, empresa o negocio, lo que denota la existencia de intereses legítimos de conformidad con el apartado 2.3 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). El sitio web de la Demandada, así como cualquier búsqueda en Internet (en Google, LinkedIn, portales de búsqueda de empleo o redes sociales), revela su uso comercial veraz, continuo, de buena fe y legítimo, sin la intención de confundir o engañar a los consumidores o usuarios. Se aportan los resultados de diversas búsquedas efectuadas en Internet respecto a la denominación “Andersen bpo”, incluida la captura de pantalla del perfil público en LinkedIn de uno de los socios de la Demandada, que ejerce su cargo desde febrero de 2012.
Que no es cierta la afirmación de la Demandante sobre la ocultación de la identidad de la Demandada en los datos de registro del nombre de dominio en disputa. Ello se debe únicamente a motivos de privacidad y protección de datos de carácter personal establecidos por defecto desde la aplicación obligatoria del reglamento europeo de protección de datos (en 2018). La información sobre su titularidad era totalmente pública antes de esa fecha y podría haber sido obtenida por la Demandante mediante una búsqueda más exhaustiva.
Que la Demandada no ha participado en ningún patrón de registro de nombres de dominio de mala fe, sino que, al contrario, existe una conexión real y directa entre la marca comercial de la Demandada, aunque la misma no se encuentre registrada, el nombre de dominio en disputa y el contenido de su sitio web. Tampoco ha obtenido la Demandada ni ha tratado de obtener ningún tipo de ventaja o beneficio derivado de la marca de la Demandante, ni ha tratado de engañar o confundir a los usuarios de Internet, ni ha tenido la intención de vender, alquilar o realizar transacción alguna sobre el nombre de dominio en disputa, ni éste fue registrado con la intención de evitar que lo registrara la Demandante, ni para afectar de forma negativa, interrumpir o dañar el negocio de la Demandante o de cualquier otro competidor. Tampoco se ha redirigido el nombre de dominio a ningún sitio web de terceros ni de la Demandante, sino al sitio web de la Demandada, donde ofrece legítimamente de buena fe sus servicios. La Demandada ha actuado bajo su propia denominación, mostrando su personalidad e independencia respecto de la Demandante.
Que es posible la coexistencia de marcas comerciales y nombres de dominio que, aunque puedan ser confusamente similares respecto a marcas comerciales de terceros, no puedan ser considerados como registrados y utilizados de mala fe, si no se acredita la concurrencia de circunstancias que confirmen la verdadera existencia de mala fe. La Demandante no ha acreditado tales circunstancias, presentando la Demanda de mala fe con la intención de un secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa, ya que, con solo visitar la página web de la Demandada o hacer una búsqueda en Internet, la Demandante podría haber apreciado los derechos o intereses legítimos y falta de mala fe de la Demandada, no aportó evidencias respecto a la supuesta mala fe del registro y uso del nombre de dominio en disputa, y podía fácilmente entender que su Demanda probablemente no tendría éxito.
La Demandada cita varias decisiones anteriores adoptadas bajo la Política que considera que apoyan su posición.
La Demandada solicita que no se acuerde la transferencia del nombre de dominio en disputa. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Se procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
Respecto al análisis de la concurrencia del primer presupuesto o elemento de la Política, es importante destacar que en los casos en los que se incorpora íntegramente la marca relevante o al menos un elemento preponderante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, normalmente se considera que el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar respecto a dicha marca relevante a los efectos de la Política. En tales casos, la adición de otros términos (descriptivos, geográficos, peyorativos, u otros) no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, si bien la naturaleza de tal(es) termino(s) adicional(es) podrá ser tenida en consideración en relación al examen de la concurrencia del segundo y del tercer elemento de la Política. Véase, las secciones 1.7 y 1.8 Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
También es importante precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, por su carácter técnico, como requisito estándar técnico de registro, generalmente carece de relevancia en el análisis de la existencia de identidad o similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca relevante, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política, si bien su significado puede ser relevante en el análisis de los restantes elementos. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La Demandante funda su Demanda en la titularidad de varias marcas que consisten o contienen la denominación “andersen”, sola o unida a otros elementos gráficos y/o denominativos, entre otras, ANDERSEN, ANDERSEN CONSULTING y ANDERSEN LEGAL. Todas ellas se encuentran registradas y vigentes, comprendiendo diversos servicios relacionados con la actividad de la Demandante como empresa proveedora de servicios de consultoría, auditoría y asesoramiento legal empresarial.
Por tanto, a excepción del dominio genérico de nivel superior “.com”, el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente el elemento principal de las marcas de la Demandante, ANDERSEN, como primer elemento, añadiendo, a continuación, el término “bpo”, que constituye el acrónimo en inglés equivalente a ciertos servicios de consultoría relativos a la externalización de procesos empresariales (“business process outsourcing”). La Experta considera que la adición del término “bpo” a la marca ANDERSEN en el nombre de dominio en disputa, no evita que ésta marca sea fácil y directamente reconocible, existiendo similitud confusa, aunque la naturaleza de dicho término adicional pueda tener relevancia en la evaluación del segundo o del tercer elemento. En consecuencia, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
En relación al segundo elemento de la Política, se requiere que la Demandante acredite que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones y/o pruebas pertinentes.
En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita al menos prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
Ello traslada de forma efectiva la carga de la prueba a la Demandada, que puede acreditar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, mediante evidencias de las que se desprenda la concurrencia, entre otras, de las circunstancias indicadas de forma enunciativa en apartado 4(c) de la Política.
La Demandada en la Contestación a la Demanda alega ostentar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, al ser éste completamente coincidente con la denominación comercial o de negocio por la que, a pesar de no encontrarse registrada, ha sido siempre, comúnmente conocida, habiendo procedido al registro y utilizado el nombre de dominio en disputa de buena fe, para ampliar su mercado y ofertar sus servicios en Internet, desde hace casi seis años (desde su registro el 25 de octubre de 2013), sin la intención de buscar confusión con la Demandante ni de obtener ninguna ventaja competitiva ni de aprovecharse de su reputación.
La argumentación de ser comúnmente conocido por la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa ha de ser legítima, no bastando la mera alegación de tal circunstancia, si no se encuentra acompaña de evidencias concretas y creíbles. Véase en este sentido la sección 2.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
La Experta ha podido comprobar que de la documentación mercantil aportada por la propia Demandada se desprende que la misma ostentaba, inicialmente, desde su constitución el 24 febrero de 2010 hasta el 17 de diciembre de 2013, una denominación social que no incluía el término “andersen”, en concreto la denominación social “Bee Property Solutions 2010, S.L.”, por la que, presumiblemente, debía ser conocida en el mercado, e, igualmente, antes de la misma fecha (17 de diciembre de 2013) su objeto social era también distinto al actual, no incluyendo específicamente servicios de consultoría, sino servicios de “asesoramiento financiero, laboral, contable, fiscal, gestión de documentos ante los organismos públicos”.
La Demandada no ha ofrecido explicación alguna, ni siquiera mencionado esta circunstancia, no ofreciendo justificación sobre su cambio de denominación y objeto social, ni habiendo aportado evidencias que demuestren que fuera conocida comúnmente de forma generalizada por el nombre comercial no registrado alegado coincidente con el nombre de dominio en disputa (“andersen bpo”), y no por su denominación social (“Bee Property Solutions 2010, S.L.”), con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa (25 de octubre de 2013), que se produjo dos meses antes del cambio de su denominación social.
Además, la Experta observa que las evidencias presentadas por la Demandada respecto a su conocimiento generalizado por el nombre comercial no registrado ANDERSEN BPO se encuentran limitadas a resultados obtenidos en un buscador de Internet, que en su mayor parte hacen referencia al propio nombre de dominio en disputa, o a información suministrada por la Demandada en portales de empleo o el perfil de uno de sus socios. Dado que el referido nombre comercial no coincide plenamente ni con la denominación social anterior ni con la actual de la Demandada, a juicio de la Experta, hubiera sido conveniente que la documentación extraída de Internet aportada por la Demandada, se hubiera completado con otras evidencias de las que claramente se desprendiera un conocimiento común y generalizado de la Demandada por el referido nombre comercial como facturas, correspondencia con terceros, noticias relativas a la Demandada u otras evidencias derivadas de terceros independientes o de sus relaciones con terceros. Véase en este sentido la sección 2.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, dada la prueba limitada aportada, la falta de justificación relativa al cambio de denominación social de la Demandada, y, en definitiva, la falta de justificación y de evidencias que demuestren que el registro del nombre de dominio en disputa se debió a motivos legítimos, la Experta considera que no cabe considerar que tal circunstancia haya quedado acreditada convenientemente.
La circunstancia alegada por la Demandada de haber devenido distintivo de su empresa el nombre de dominio en disputa, mediante su uso durante el tiempo en que ha sido utilizado para albergar la página web de la Demandada, a juicio de la Experta, no ha quedado suficientemente acreditada ni puede ser suficiente para legitimar su actuación ni el registro inicial del nombre de dominio en disputa a efectos de la Política. En este sentido la Experta nota la conclusión alcanzada por el experto en Luis Alfredo Ponce Garcia c. Balacotes balacotes, balacotes,Caso OMPI No. D2016-1413 en el que se señaló que: “salvo que la Demandada hubiera aportado evidencias adicionales acreditativas de ser comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa (…) (en el sentido del párrafo 4(c)(ii) de la Política), por si sola la titularidad de una denominación social no implica que sea conocida corrientemente a los efectos de la Política por el nombre de dominio en disputa”.
Por otra parte, en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa (anterior a la notificación de la Demanda) en relación a una oferta de buena fe de servicios, la Experta nota que los servicios ofertados por la Demandada, según se definen a partir del referido cambio en su objeto social (“servicios de asesoría y consultoría jurídica, económica mercantil, laboral, fiscal y administrativa; servicios de auditoria; marketing, publicidad, gestión a empresas nacionales y extranjeras, prestación de asistencia técnica y administrativa, domiciliación de sociedades, recursos humanos, y externalización de servicios la tenencia, disfrute, dirección y gestión de acciones, participaciones o cualesquiera otros títulos representativos de los fondos propios de sociedades y otras entidades, y la prestación de servicios de asesoramiento y apoyo a la gestión de las entidades participadas”) y como se indican en el sitio web al que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa (“consultoría relativa a la externalización de procesos en áreas de administración financiera y de gestión de personal, así como en el diseño e implantación de nuevos procesos y tecnologías”), coinciden en naturaleza y destinatario final con los servicios de consultoría empresarial prestados por la Demandante, encontrándose en situación de concurrencia, siendo ambas empresas competidoras.
Ante este carácter concurrente o competidor, dada la notoriedad de la marca ANDERSEN en el sector de consultoría, auditoría y asesoramiento legal empresarial, operando la Demandada dentro del mismo sector de consultoría, la Experta nota que, la Demandada no ha justificado ni parece haber realizado ninguna conducta tendiente a evitar la probable confusión de los usuarios de Internet derivada de utilizar un nombre de dominio que integra de forma idéntica la marca de la Demandante añadiendo, únicamente, una denominación descriptiva de los servicios concretos de consultoría a los que circunscribe la Demandada. El contenido del sitio web de la Demandada no incluye información clara sobre la titularidad de la página web y del nombre de dominio en disputa, no revelando los datos de identificación fiscal y mercantil de la Demandada, su denominación social, número de identificación fiscal o datos de su inscripción registral. Incluso, nota la Experta que la impresión visual de la denominación “andersen” incluida en el encabezamiento de la página web de la Demandada, se asemeja a la representación gráfica utilizada por la Demandante en su marca, tal como se incluye en la página web corporativa de la Demandante, utilizando similar en tipo de letra y grafía.
La Experta considera que todas estas circunstancias no pueden ser indicativas de un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino que apuntan a la intención de crear las circunstancias necesarias para que se produzca un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que la página Web a la que se encuentra asociado el nombre de dominio en disputa se encuentra ligada o pertenece a una empresa filial o autorizada por la Demandante y/o que su titular se encuentra ligado a la marca ANDERSEN de cualquier otro modo.
Llama también especialmente la atención, a juicio de la Experta, la reacción de la Demandada ante el requerimiento previo a la Demanda, que, a pesar de confirmar su recepción, no ofreció explicación alguna que justificara su actuación ni sus alegados derechos legítimos.
De forma que, en definitiva, la Experta entiende que, en el presente caso, difícilmente pueden derivarse derechos o intereses legítimos a efectos de la Política del nombre de dominio en disputa, ya que un factor para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Sin embargo, a juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso, ya que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante, notoria para servicios de consultoría, añadiendo únicamente el término descriptivo “bpo”, que igualmente apunta a la Demandante y a sus marcas, ya que alude a ciertos servicios específicos dentro de la categoría de servicios de consultoría empresarial, dando a entender que se trata de una empresa ligada o filial de la misma que se refiere a un sector de consultoría empresarial concreto relativo a la externalización de procesos, sin que la Demandada haya efectuado ningún acto tendente a evitar el riesgo de afiliación o asociación. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
La documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, permite concluir que la misma goza de notable presencia en Internet, siendo notoria a nivel internacional y en España (donde la Demandada tiene su domicilio y opera), dentro del sector de la consultoría, auditoría y asesoramiento legal empresarial. Por lo que, teniendo en cuenta que la Demandada opera dentro del mismo sector de consultoría empresarial y dado el alcance global de Internet, es posible presumir, a juicio de la Experta, que la Demandada conocía o debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida al término descriptivo “bpo”, que alude a la concreta actividad de la Demandada (relativa a la externalización de procesos empresariales), comprendida dentro de la misma categoría de servicios de consultoría empresarial de la Demandante.
El propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado de los términos que lo componen da a entender que existe relación o afiliación con la Demandante y su marca ANDERSEN, dando la impresión de ser una página Web de una empresa filiar o ligada de otra forma a la Demandante, relativa a servicios concretos de externalización de procesos empresariales (o servicios “bpo”) comprendidos dentro del mismo sector de consultoría empresarial de la Demandante, generando, por tanto, asociación con la Demandante y sus marcas.
Llama la atención de la Experta la circunstancia de que la Demandada procediera al cambio de su denominación social (Bee Property Solutions 2010, S.L., por Andersen Outsourcing Services S.L.), incluyendo la denominación “andersen”, en el mismo momento en que llevó a cabo un cambio de su objeto social incluyendo dentro de su actividad diversos servicios de consultoría empresarial, siendo este precisamente el sector en el que la Demandante goza de prestigio y la marca ANDERSEN goza de notoriedad tanto a nivel nacional español como internacional. Especialmente teniendo en cuenta que la Demandada no ofrece justificación alguna para este cambio de denominación y objeto social en su escrito de Contestación a la Demanda, ni tan siquiera lo menciona, indicando, al contrario que, “desde un principio” ha sido conocida comúnmente por la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa.
También llama la atención de la Experta la fecha en que se efectuó el referido cambio de denominación y objeto social (el 17 de diciembre de 2013), dos meses después del registro del nombre de dominio en disputa (el 25 de octubre de 2013).
Es posible que, como alega la Demandada, el término “andersen” sea un apellido de origen danés-noruego común en estos países (Dinamarca o Noruega). Sin embargo, ello no implica, ni se ha acreditado por la Demandada, que igualmente sea un apellido o un término común o usual en España, país donde se encuentra constituida, domiciliada, opera y presta sus servicios la Demandada. Tampoco se ha acreditado conexión alguna entre la Demandada y tal denominación o apellido, no siendo el de ninguno de sus socios ni cargos directivos, según la documentación mercantil aportada por la propia Demandada. De modo que, a juicio de la Experta, no se aprecia en las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandada conexión alguna con la denominación “andersen”, que pueda justificar la inclusión de la misma en su denominación social ni en el nombre de dominio en disputa, lo que refuerza la conclusión de que el registro del nombre de dominio en disputa y subsiguiente cambio de su denominación social se efectuara de mala fe a los efectos de la Política con la intención de buscar una asociación con la Demandante, para aprovecharse de la notoriedad de su marca dentro del sector de la consultoría empresarial.
Es también destacable, a juicio de la Experta que el sitio web de la Demandada no incluye ni siquiera una referencia clara a los datos sociales e identificación fiscal de su empresa, no incluyendo su denominación social, número de identificación fiscal ni datos de su inscripción registral.
Es también particularmente relevante la similitud visual que, a juicio de la Experta, se produce entre la representación gráfica de la marca ANDERSEN utilizada por la Demandante en su página web corporativa y en el trafico económico, y la grafía y tipo de letra utilizados por la Demandada en la misma denominación incluida en el encabezamiento de su sitio web (albergado por el nombre de dominio en disputa), con letras todas ellas mayúsculas, la primera de mayor tamaño, prácticamente idénticas. Esta circunstancia, a juicio de la Experta, contribuye a generar confusión o afiliación con la Demandante y sus marcas, reforzando la conclusión sobre la probable existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.
Todas estas circunstancias evidencian, a juicio de la Experta, que en el balance de probabilidades resulta muy probable que la Demandada conociera la existencia de las marcas de la Demandante, procediendo al registro del nombre de dominio en disputa apuntando a la marca ANDERSEN de la Demandante, probablemente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación, con la intención de aumentar el tráfico de su página web, y dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. Todo ello supone, a juicio de la Experta, una actuación de mala fe a los efectos de la Política. El uso del nombre de dominio en disputa y contenido de la página web a la que éste se encuentra asociado, corroboran esta conclusión.
También refuerza esta conclusión la reacción de la Demandada ante el requerimiento previo a la Demanda, no ofreciendo justificación alguna de su actuación, a pesar de confirmar su recepción.
En conclusión, todas las circunstancias cumulativas del caso, permiten, a juicio de la Experta, concluir que la Demandada ha actuado de mala fe a los efectos de la Política respecto del nombre de dominio en disputa, generando la existencia de un probable riesgo de confusión y de asociación, que ni siquiera se excluye mediante ninguna indicación que informe a los usuarios de los datos fiscales y mercantiles de la Demandada, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad profesional y empresarial de la Demandante.
Por ello, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política. D. Secuestro a la inversa del nombre de dominio
La Experta considera que no procede declarar la existencia de mala fe en la Demandante ni de intención de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa, no concurriendo en el presente caso ninguna circunstancia que pueda motivar tal declaración. Véase en este sentido la sección 4.16 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Al contrario, entiende la Experta que la Demandante tenía motivos fundados para la presentación de la Demanda, especialmente, dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa que por sí mismo genera un riesgo de asociación, al integrar la marca de la Demandante ANDERSEN, notoria, entre otros, para servicios de consultoría empresarial, unida a un término descriptivo de ciertos servicios comprendidos dentro del mismo sector (servicios “bpo”), que, por tanto, igualmente apuntan a la marca y, resultando, además, fundada la presentación de la Demanda por la falta de justificación e inactividad de la Demandada ante el requerimiento previo a la Demanda.
Finalmente, interesa también destacar en el presente caso, a juicio de la Experta, que el mero retraso en la presentación de la Demanda, habiendo transcurrido casi seis años desde el registro del nombre de dominio en disputa, no puede, como regla general, afectar a la posibilidad de presentación de la Demanda ni al examen de la concurrencia de los elementos de la Política, ya que no cabe esperar razonablemente que los titulares de marcas vigilen constantemente de forma permanente cualquier posible infracción, ni que reaccionen de forma instantánea cuando tengan conocimiento de alguna. Véase en este sentido la sección 4.17 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio, , sea transferido a la Demandante.
Reyes Campello Estebaranz
Experta Única
Fecha: 19 de julio de 2019
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