Die Beschwerdeführerin ist Montres DOXA SA, Schweiz, vertreten durch FMP Fuhrer Marbach & Partners, Schweiz.
Die Beschwerdegegnerin ist Rick Marei, IFACTORY.AT INTERNET SERV GMBH, Österreich, vertreten durch Dr. Johannes Öhlböck LL.M., Rechtsanwaltskanzlei, Österreich. 2. Domain Namen und Domainvergabestelle
Die streitigen Domainnamen und (die „Domainnamen“) sind bei 1&1 IONOS Inc. (die „Domainvergabestellen“) registriert. Der Domainname führt derzeit nicht zu einer aktiven Webseite. Der Domainname führt zu einer Webseite auf der die Produkte der Beschwerdeführerin vermarktet werden. 3. Verfahrensablauf
Die Beschwerde ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem „Zentrum“) am 5. Juni 2019 auf Englisch per E-Mail ein. Am selben Tag schickte das Zentrum eine Bitte um Prüfung der Registrierungsdaten hinsichtlich der streitigen Domainnamen an die Domainvergabestelle. Am 6. Juni 2019, übermittelte die Domainvergabestelle das Prüfungsergebnis per E-Mail an das Zentrum, in dem sie bestätigte, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin der und administrative Kontaktperson für die Domainnamen ist und stellte dessen Kontaktdaten zur Verfügung.
Die Domainvergabestelle bestätigte ferner, dass die Sprache der Registrierungsvereinbarung für den streitigen Domainnamen Deutsch sei. Am 6. Juni 2019 sandte das Zentrum eine Mitteilung per E-Mail an die Parteien betreffend der Verfahrenssprache und stellte ihnen eine Frist zur Stellungnahme. Am 7. Juni 2019 informierte die Beschwerdeführerin das Zentrum, dass sie eine Übersetzung der Beschwerde auf Deutsch einreichen werde, welche am 11. Juni 2019 eingereicht wurde.
Das Zentrum stellte fest, dass die Beschwerde und die übersetze Beschwerde den formellen Anforderungen der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Richtlinie“), der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Verfahrensordnung“) und der WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (der „Ergänzenden Verfahrensregeln“) entsprechen.
Gemäß Paragraph 2 und 4 der Verfahrensordnung wurde die Beschwerde der Beschwerdegegnerin förmlich zugestellt und das Beschwerdeverfahren am 14. Juni 2019 eingeleitet. Gemäß Paragraph 5(a) der Verfahrensordnung endete die Frist für die Beschwerdeerwiderung am 4. Juli 2019. Die Beschwerdegegnerin reichte am 28. Juni 2019 ihre Beschwerdeerwiderung ein. Am 17. Juli 2019 erhielt das Zentrum eine weitere Eingabe der Beschwerdegegnerin.
Das Zentrum bestellte Kaya Köklü am 5. Juli 2019 als Einzelbeschwerdepanel („Beschwerdepanel“). Das Beschwerdepanel stellt fest, dass es ordnungsgemäß bestellt wurde. Das Beschwerdepanel gab eine Annahmeerklärung und Erklärung der Unbefangenheit und Unabhängigkeit gemäß Paragraph 7 der Verfahrensordnung ab. 4. Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin ist eine in der Schweiz ansässige Firma, die hochwertige Uhren herstellt und international vertreibt.
Sie ist Inhaberin zahlreicher registrierter DOXA Marken, unter anderem der Internationalen Marke (Nr. 475751), registriert am 7. April 1983.
Die Beschwerdegegnerin ist eine in Österreich ansässige Firma, die den streitigen Domainnamen am 20. August 1999 und den streitigen Domainnamen am 29. Januar 2007 registrierte.
Die Beschwerdegegnerin ist seit 2002 exklusive Vertriebspartnerin der Beschwerdeführerin für den Online-Handel mit DOXA Uhren im Nordamerikanischen Raum sowie in Österreich. Der zwischen den Parteien bestehende Vertriebsvertrag sieht vor, dass die Beschwerdegegnerin den Online-Vertrieb über Domainnamen vornehmen darf, die die Marke DOXA beinhalten.
Wörtlich heißt es in dem von der Beschwerdeführerin als Anlage 13 eingereichten Vertrag zwischen den Parteien wie folgt:
„[Die Beschwerdegegnerin] bewirbt, vermarktet und vertreibt die Produkte (SUB 300T und SUVXXX) über die offizielle Webseite von DOXA www., , und über weitere für den denselben Zweck im Internet registrierte Domains.“
Seit 2009 wurde der Vertrag automatisch um jeweils ein weiteres Jahr verlängert. Unstreitig ist weiterhin, dass der exklusive Vertriebsvertrag von der Beschwerdeführerin Ende Dezember 2018 mit Wirkung zum 31. Juli 2019 gekündigt wurde (Annex 15).
Die Parteien haben sich im Vorfeld zu dem Beschwerdeverfahren nicht auf einen geordneten Übergang der künftigen Nutzung der streitigen Domainnamen einigen können. 5. Parteivorbringen A. Beschwerdeführerin
Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass die streitigen Domainnamen mit der DOXA Marke der Beschwerdeführerin verwechselungsfähig ähnlich sind und die Beschwerdegegnerin jedenfalls nach Ablauf des Vertriebsvertrages nach dem 31. Juli 2019 weder ein Recht noch ein berechtigtes Interesse an den Domainnamen hat.
Auch führt die Beschwerdeführerin aus, dass jedenfalls nach Ablauf des Vertriebsvertrages Ende Juli 2019 jede weitere Nutzung bösgläubig erfolgt.
Dass die Registrierung der streitigen Domainnamen bösgläubig erfolgte wird von der Beschwerdeführerin zwar behauptet, jedoch nicht begründet. B. Beschwerdegegnerin
Die Beschwerdeführerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin weist in ihrer Beschwerdeerwiderung darauf hin, dass sie aktuell und jedenfalls bis Ende Juli 2019 ein von der Beschwerdeführerin eingeräumtes Nutzungsrecht habe.
Darüber hinaus begründet die Beschwerdegegnerin ihren Antrag damit, dass sie die streitigen Domainnamen weder in böser Absicht registriert noch verwendet habe. 6. Entscheidungsgründe
Paragraph 4(a) der Richtlinie führt drei Tatbestandsvoraussetzungen auf, deren Vorliegen die Beschwerdeführerin nachweisen muss, um den geltend gemachten Anspruch auf Übertragung der streitigen Domainnamen zu begründen:
(1) die streitigen Domainnamen müssen mit einer Marke, aus welcher die Beschwerdeführerin Rechte herleitet, identisch oder verwechslungsfähig ähnlich sein;
(2) die Beschwerdegegnerin darf weder Rechte noch berechtigte Interessen an den Domainnamen haben; und
(3) die Domainnamen müssen von der Beschwerdegegnerin bösgläubig registriert worden sein und benutzt werden. A. Identisch oder verwechslungsfähig ähnlich
Die Beschwerdeführerin hat hinreichend nachgewiesen, dass sie Inhaberin der Marke DOXA ist.
Darüber hinaus sind die streitigen Domainnamen mit der Marke der Beschwerdeführerin jedenfalls verwechslungsfähig ähnlich. Nach herrschender Meinung der UDRP-Beschwerdepanels handelt es sich bei dem im Rahmen von Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie anzustellenden Vergleich zwischen streitigen Domainnamen und einer Marke der Beschwerdeführerin um eine Prüfung, ob die Marke innerhalb des streitigen Domainnamens erkennbar und die Beschwerdeführerin folglich befugt ist, eine Beschwerde gemäß der Richtlinie zu erheben (vgl. WIPO Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition („WIPO Overview, 3.0“), Abschnitt 1.7).
Diese Erkennbarkeit ist hier bei beiden streitigen Domainnamen ohne weiteres gegeben.
Folglich sind die Voraussetzungen des Paragraphen 4(a)(i) der Richtlinie erfüllt. B. Rechte oder berechtigte Interessen an dem streitigen Domainnamen
Die Gewährung eines Übertragungs- oder Löschungsanspruchs setzt gemäß Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie weiter voraus, dass sich der Domaininhaber nicht auf ein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse an den Domainnamen berufen kann.
Hier ist es zwischen den Parteien unstreitig, dass die Beschwerdegegnerin zum Zeitpunkt der Entscheidung und zumindest noch bis Ende Juli 2019 über ein vertragliches Nutzungsrecht in Bezug auf die streitigen Domainnamen verfügt.
Das Beschwerdepanel ist der Auffassung, dass es eine Beurteilung nur auf Grundlage der zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehenden Umstände treffen kann. Das Beschwerdepanel vertritt die Auffassung, dass die Richtlinie die Berücksichtigung möglicher künftiger Nutzungen (im Sinne eines vorbeugenden Schutzes) nicht vorsieht, so dass mögliche künftige Entwicklungen in der Entscheidung unberücksichtigt zu bleiben haben.
Eine abschließende Entscheidung hierzu kann jedoch dahinstehen, da jedenfalls keine Anhaltspunkte für eine bösgläubige Registrierung der streitigen Domainnamens im Sinne des Paragraphen 4(a)(iii) der Richtlinie vorliegen. C. Bösgläubige Registrierung und Verwendung des streitigen Domainnamens
Paragraph 4(a)(iii) der Richtlinie sieht vor, dass ein Übertragungs- oder Löschungsanspruch nur dann Erfolg haben kann, wenn Registrierung und Nutzung der streitigen Domainnamen bösgläubig erfolgt.
Es ist unstreitig, dass die Parteien über eine exklusive Vertriebsvereinbarung für den Online-Handel in bestimmten Jurisdiktionen verfügen. In dieser Vereinbarung ist auch ausdrücklich vorgesehen, dass die Beschwerdeführerin die streitigen Domainnamen für ihre Vertriebsaktivitäten nutzen kann und soll. Das Beschwerdepanel weist auch ausdrücklich darauf hin, dass zum Zeitpunkt seiner Entscheidung das vertragliche Nutzungsrecht der Beschwerdegegnerin unstreitig fortbesteht.
Es mag sein, dass die Beschwerdeführerin diese Vertriebsvereinbarung wirksam zum Ende Juli 2019 gekündigt hat und die weitere Nutzung der streitigen Domainnamen zwischen den Parteien im Streit steht.
Dies allein rechtfertigt hingegen nicht die Annahme einer zuvor bösgläubigen Registrierung und gegenwärtigen bösgläubigen Nutzung der streitigen Domainnamen durch die Beschwerdegegnerin.
Ganz im Gegenteil hat die Beschwerdeführerin keinerlei Begründung geliefert, weshalb die Registrierung der streitigen Domainnamen durch die Beschwerdegegnerin trotz der geschlossenen Vertriebsvereinbarung zwischen den Parteien aus Ihrer Sicht bösgläubig erfolgt sein soll. Sie führt in ihrer Beschwerde auf S. 10 oben sogar selbst aus, dass es „Teil dieser Vereinbarung war, dass [die Beschwerdegegnerin] das Recht hatte, Domainnamen mit der Marke DOXA, unter anderem [die streitigen Domainnamen] stellvertretend für die Beschwerdeführerin auf eigenen Namen zu registrieren.“
Dass die Beschwerdeführerin trotz offenkundigem Nichtvorliegen der Voraussetzungen dennoch die präventive Übertragung des streitigen Domainnamens beantragt hat, deutet darauf hin, dass sie die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Beschwerdeverfahren nicht kannte, jedenfalls aber wohl missverstanden hat. Das Beschwerdepanel geht nach Würdigung der Sachlage davon aus, dass Gegenstand der Streitigkeit zwischen den Parteien eher vertragsrechtliche Ansprüche sind, deren Schlichtung nicht durch die Richtlinie erfasst werden. Die Durchsetzung vertraglicher Ansprüche wäre daher allenfalls einem zuständigen staatlichen Gericht zur unabhängigen Beurteilung vorzulegen.
Im Lichte dessen sind jedenfalls die Voraussetzungen des Paragraphen 4(a)(iii) der Richtlinie mangels einer hinreichend glaubhaft gemachten bösgläubigen Registrierung der streitigen Domainnamen nicht erfüllt. 7. Entscheidung
Aus den vorgenannten Gründen wird die Beschwerde abgewiesen.
Kaya Köklü
Einzelbeschwerdepanel
Datum: 16. Juli 2019
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