Le Requérant est Zenika, SAS, France, représenté par DS Avocats, France.
Le Défendeur est Nom Anonymisé. 2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”). 3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Zenika, SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 12 juin 2019. En date du 12 juin 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 juin 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 13 juin 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.
Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 19 juin 2019 et a déposé une plainte amendée le 21 juin 2019 modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 26 juin 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 juillet 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 17 juillet 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 23 juillet 2019, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application. 4. Les faits
Le Requérant est une société française de services en ingénierie informatique.
Il est titulaire de plusieurs marques enregistrées parmi lesquelles :
- la marque française ZENIKA, déposée le 22 mai 2006, enregistrée sous le n° 3430118, depuis lors renouvelée, et désignant des produits et des services des classes 9, 41 et 42,
- la marque française semi-figurative, déposée le 4 février 2016, enregistrée sous le n° 4246547, et désignant des produits et des services des classes 9, 41 et 42,
- la marque internationale ZENIKA, enregistrée le 9 février 2016 sous le n° 1309985, désignant des produits et des services des classes 9, 41 et 42, et protégée dans l’Union européenne, en Chine ainsi qu’à Singapour.
Le nom de domaine litigieux a été réservé le 29 novembre 2018.
Il résulte du dossier et des constatations de la Commission administrative qu’il ne dirige vers aucun site actif.
Toutefois, le nom de domaine litigieux a été utilisé afin de créer des adresses électroniques :
- constituées des noms et prénoms d’employés et du dirigeant de la société du Requérant,
- et utilisées pour l’envoi de courriers sur lesquels apparaissent l’ensemble des éléments d’identification du Requérant, destinés à ce qu’une banque, cliente du Requérant, prenne acte d’une cession de créance et d’un contrat d’affacturage présentés comme ayant été conclus entre le Requérant et un tiers, alors que tel n’est pas le cas, et en conséquence, verse sur le compte dudit tiers les sommes dues au Requérant.
Au vu dossier, la cliente du Requérant a été abusée par ces agissements (qui ont porté sur près de 20 000 EUR), lesquels ont donné lieu au dépôt d’une plainte pénale par le Requérant. 5. Argumentation des parties A. Requérant
Le Requérant avance divers arguments afin que la procédure soit conduite en français (notamment le fait que les correspondances envoyées par le Défendeur via les adresses électroniques créées à partir du nom de domaine litigieux, étaient rédigées en français, ainsi que le fait que, selon les informations communiquées par l’Unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur est domicilié en France).
Identité ou similitude prêtant à confusion :
Le Requérant fait notamment valoir que le nom de domaine litigieux est identique à ses marques consistant en la dénomination ZENIKA.
Absence de droit ou d’intérêt légitime :
Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux.
Le Requérant fait également valoir que le nom de domaine litigieux n’a pas été exploité en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, puisqu’il a été utilisé pour envoyer des courriers dont l’expéditeur se faisait passer pour le Requérant, et ce aux fins de détourner des sommes qui étaient dues à ce dernier.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Requérant soutient que l’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine litigieux visent uniquement à tromper ses clients, en reproduisant dans des faux courriers ses marques, ainsi que ses mentions légales et en usurpant l’identité de certains de ses employés et dirigeants, et ce aux fins de détourner des sommes d’argent qui lui sont dues. B. Défendeur
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant. 6. Discussion et conclusions 6.1 Sur la procédure A. Sur la langue de procédure
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition « Synthèse, version 3.0 », section 4.5).
En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Toutefois, le Requérant sollicite, notamment dès l’introduction de la plainte, que le français soit la langue de la procédure, et il avance l’existence de plusieurs éléments qui, selon lui, laissent penser que le Défendeur est en mesure de parler et de comprendre le français.
Dans ce contexte, la Commission administrative relève que :
- les deux parties sont domiciliées en France,
- les adresses e-mails créées à partir du nom de domaine litigieux ont été utilisées par le Défendeur pour l’envoi de courriers et de documents rédigés en français, au surplus envoyés à une société française,
- à aucun moment le Défendeur n’a contesté le choix du français comme langue de la procédure, alors qu’il a eu l’opportunité de le faire.
Au regard de ces éléments, il est plus que probable que le Défendeur maîtrise la langue française.
Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais.
En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure. B. Sur l’incidence du dépôt de la plainte pénale
Il résulte du dossier que, préalablement à l’introduction de la présente procédure UDRP et par suite des agissements reprochés au Défendeur par le Requérant, ce dernier a déposé une plainte pénale contre X.
Or, le paragraphe 18(a) des Règles d’application dispose qu’« en cas de procédures judiciaires commencées avant ou pendant une procédure administrative concernant un litige sur un nom de domaine faisant l’objet de la plainte, le panel devra décider à sa discrétion s’il faut suspendre ou clore la procédure administrative, ou bien s’il faut prendre une décision ».
En l’espèce, la Commission administrative relève, ainsi que le souligne d’ailleurs le Requérant, que la plainte pénale ne contient aucune demande relativement au nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative est d’avis que l’existence de la plainte déposée au pénal n’empêche pas qu’il soit statué au fond dans le cadre de la présente procédure UDRP. C. Sur l’identité du Défendeur
Au vu, d’une part, des agissements reprochés au Défendeur et, d’autre part, de l’identité ainsi que de l’adresse du Défendeur apparaissant dans la base de données WhoIs, la Commission administrative estime fort plausible que la personne responsable de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ait usurpé l’identité de l’individu dont le nom et les coordonnées sont mentionnées dans la base de données WhoIs (à savoir, une célèbre chanteuse française).
Dans des circonstances comparables, les commissions administratives ont considéré qu’il n’était pas utile d’exposer le nom de la personne dont l’identité a été usurpée, et qu’il convenait donc ne pas publier ce nom dans la décision.
Toutefois, et conformément à la solution adoptée par les commissions administratives confrontées à semblable situation, la Commission administrative joint à la présente décision une Annexe 1 avec la mention du nom du réservataire du nom de domaine litigieux tel que figurant dans la base de données WhoIs, donnant les instructions nécessaires à l’Unité d’enregistrement pour lui permettre d’exécuter cette décision (par exemple, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG c. Name Redacted,Litige OMPI No. D2012-0890; KWM Brands Pte Limited and King & Wood Mallesons c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Name Redacted,Litige OMPI No. D2015-1452; ArcelorMittal (SA) contre Nom Anonymisé,Litige OMPI No. D2017-2011).
La Commission administrative autorise le Centre à communiquer cette Annexe à l’Unité d’enregistrement et aux parties, mais instruit le Centre et l’Unité d’enregistrement de ne pas la publier en raison de circonstances exceptionnelles, comme le permettent le paragraphe 4(j) des Principes directeurs et le paragraphe 16(b) des Règles d’application.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, lorsque la Commission administrative fait référence au Défendeur dans la présente décision, elle vise le véritable détenteur du nom de domaine litigieux. 6.2 Sur le fond
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants :
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que « La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables ».
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties eu égard à chacun des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs. A. Identité ou similitude prêtant à confusion
Aux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits de marque, et ensuite démontrer que le nom de domaine leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.
En l’espèce, au vu des pièces versées, la Commission administrative constate que le Requérant dispose bien de marques enregistrées portant sur le signe ZENIKA, à savoir :
- la marque française ZENIKA, enregistrée sous le n° 3430118 et dûment renouvelée,
- la marque internationale ZENIKA enregistrée sous le n° 1309985 et protégée dans l’Union européenne, en Chine ainsi qu’à Singapour.
Il convient ensuite de comparer le signe de ces marques et le nom de domaine litigieux.
A cet égard, il sera indiqué au préalable que la présence de l’extension de premier niveau « .pro » constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, de sorte qu’il est constant qu’elle est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’elle peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse, version 3.0, section 1.11).
En conséquence, la Commission administrative n’a aucune difficulté à constater que le nom de domaine litigieux est identique aux marques du Requérant.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie. B. Droits ou intérêts légitimes
Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service sur laquelle le Requérant a des droits.
En l’espèce, la Commission administrative relève que le Requérant n’a manifestement pas autorisé le Défendeur à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le Requérant apporte de manière crédible la preuve que le nom de domaine litigieux a été utilisé afin de créer des adresses électroniques utilisées par le Défendeur pour usurper l’identité du Requérant (ainsi que de certains de ses employés et dirigeants), de manière à ce que le destinataire des courriers envoyés verse indument à un tiers des sommes destinées au Requérant.
Ces agissements font d’ailleurs l’objet d’une plainte pénale déposée par le Requérant (notamment pour usurpation d’identité et escroquerie).
Une telle exploitation du nom de domaine litigieux ne constitue manifestement pas d’une offre de bonne foi de produits ou de services, mais révèle, au contraire, une intention déloyale d’en tirer des profits commerciaux aux moyens de procédés trompeurs.
La jurisprudence des commissions administrative est constante et catégorique quant au fait qu’utiliser un nom de domaine dans le cadre d’activités illicites ne peut jamais conférer un intérêt légitime à son égard au bénéfice du Défendeur (voir la Synthèse, version 3.0, section 2.13).
Dans ces circonstances, la Commission administrative considère que le Défendeur, qui au surplus par son silence n’a nullement contredit les éléments avancés par le Requérant, ne dispose pas d’un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux au sens des dispositions des paragraphes 4(c)(i) et 4(c)(iii) des Principes directeurs.
Par ailleurs, la Commission administrative constate que l’identité du Défendeur ne correspond pas au nom de domaine litigieux, de sorte que rien dans le dossier ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous le nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.
La Commission administrative relève que :
- les droits de marque du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux, au surplus, ils sont dotés d’un degré élevé de distinctivité, « Zenika » étant un terme inventé et arbitraire au regard de l’activité qu’il identifie,
- le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux en utilisant selon toute vraisemblance l’identité d’un tiers (i.e. le nom et le prénom d’une célèbre chanteuse française),
- le dossier contient des éléments de preuve extrêmement convaincants quant au fait que le Défendeur se soit fait passer pour le Requérant (en reproduisant non seulement sa marque ZENIKA, mais également son logo, lui aussi très fortement distinctif et d’ailleurs protégé en tant que marque, sa dénomination sociale et l’ensemble de ses autres mentions d’identification sociales et fiscales, ainsi que le nom d’employés, ou encore la signature de son dirigeant),
- au vu des pièces versées à la procédure, deux heures après avoir réservé le nom de domaine litigieux, le Défendeur l’a utilisé pour créer des adresses électroniques utilisées pour l’envoi de courriers dans lesquels, d’une part, il s’est fait passer pour le Requérant et, d’autre part, il demandait à un client du Requérant de verser indument à un tiers des sommes dues au Requérant.
Dans ces conditions, la Commission administrative ne peut que constater que les agissements du Défendeur, mettant en œuvre un stratagème à l’évidence minutieusement et sciemment préparé dès avant la réservation du nom de domaine litigieux, révèlent nécessairement sa connaissance des droits de marque du Requérant lors de la réservation du nom de domaine litigieux, et le fait qu’il l’a ensuite utilisé de manière déloyale et dans un but lucratif, aux fins de détourner des sommes dues au Requérant.
Des faits très comparables à ceux concernés par la présente procédure ont d’ailleurs déjà été considérés comme avérant un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (voir par exemple Minerva S.A. v. TT Host,Litige OMPI No. D2016-0384).
En outre, il est constant que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité intrinsèquement illégitime ou illicite est systématiquement considérée comme une preuve de la mauvaise foi du défendeur (Synthèse, version 3.0, section 3.1.4).
En conclusion, la Commission administrative estime que la condition d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, se trouve remplie. 7. Décision
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux soit transféré au Requérant.
Fabrice Bircker
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