La Demandante es Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio, Colombia, representada por Cavelier Abogados, Colombia.
El Demandado es Privacy Protect, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) / Alvaro Martínez, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio (el “nombre de dominio en disputa”).
El Registrador del nombre de dominio en disputa es CCI REG S.A. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de junio de 2019. El 26 de junio de 2019 el Centro envió a CCI REG S.A. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de junio de 2019, CCI REG S.A. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 8 de julio de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 12 de julio de 2019.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de julio de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de agosto de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a el Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de agosto de 2019.
El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de agosto de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
1. La Demandante es una organización privada y sin ánimo de lucro perteneciente al Sistema de Protección y Seguridad Social de Colombia, la cual presta servicios de salud, protección social, educación, crédito, turismo, vivienda, recreación y cultura.
2. La Demandante es titular de las siguientes marcas COLSUBSIDIO en Colombia:
Marca
Expediente
Clase
Certificado
Concesión
Servicios
06112202
35
332088
14 de mayo de 2007
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y ventas en almacenes por departamentos
06112312
41
332153
14 de mayo de 2007
Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales
3. Las marcas de la Demandante fueron consideradas notorias en Colombia, por lo menos entre los años 1993 a 2002, de conformidad con la Resolución No. 29224 de 9 de mayo de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad marcaria en Colombia, que estableció:
“ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer la notoriedad de la marca mixta COLSUBSIDIO, en el periodo comprendido entre los años 1993 a 2002, para identificar ‘educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas yculturales’ de la clase 41 internacional, y ‘servicio de venta en almacenes por departamentos’ comprendido en la clase 35 Internacional”.
4. La Demandante es titular de los nombres de dominio , y .
5. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 1 de noviembre de 2018. De conformidad con la documentación aportada junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa no resuelve a ningún sitio Web. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
1. La Demandante es titular exclusiva en Colombia de la marca COLSUBSIDIO, como consta en los registros expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio No. 332088 y 332153.
2. La marca COLSUBSIDIO fue declarada notoria por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 292224 de 2012.
3. El nombre de dominio en disputa es similarmente confundible a la marca COLSUBSIDIO previamente registrada, protegida y usada por la Demandante.
4. El dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” no es relevante en la comparación, pues no es distintivo.
5. El Demandado no es conocido en Colombia por un nombre que consista en todo o en parte de la marca COLSUBSIDIO o por una palabra equivalente o similar.
6. El Demandado no tiene autorización para utilizar la marca registrada COLSUBSIDIO en relación con el nombre de dominio en disputa.
7. El Demandado no es agente o licenciatario de la Demandante.
8. Antes de recibir notificación alguna, el Demandado no hizo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios.
9. Antes de recibir notificación alguna, el Demandado no realizó preparativos para ofrecer de buena fe de bienes o servicios a través del nombre de dominio en disputa.
10. El nombre de dominio en disputa, redirige a una página de error.
11. El Demandado hace uso del nombre de dominio para confundir a terceros respecto del origen empresarial como consta en el Anexo 13 de la Demanda.
12. El uso del nombre de dominio en disputa obstruye el registro que la Demandante pudiera hacer de su marca aunada a la expresión “compras”.
13. El Demandado ha suplantado a la Demandante solicitando cotizaciones que incluyen datos de trabajadores de la Demandante.
14. El Demandado está perturbando la actividad comercial de la Demandante al hacerse pasar como su trabajador. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, y por último, se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante alega ser la titular exclusiva de las marcas COLSUBSIDIO en Colombia desde el 14 de mayo de 2007 para identificar: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina y ventas en almacenes por departamentos” y “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”. a) Existencia de una marca de titularidad de la Demandante
El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.
La Demandante aportó prueba (Anexos 2, 3, 4 y 5 de la Demanda) de su titularidad sobre los registros de marca colombianos nos. 332088 y 332153 COLSUBSIDIO, concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y referidos previamente en los antecedentes de hecho de la presente Decisión.
Los certificados de registro marcario incluidos en los Anexos 2 y 4 de la Demanda, así como sus respectivas renovaciones, contenidas en los Anexos 3 y 5 de la Demanda, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre las marcas COLSUBSIDIO. b) Identidad o similitud confusa
La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con sus marcas registradas por cuanto el nombre de dominio reproduce totalmente la marca COLSUBSIDIO, así como que el gTLD “.com” no es relevante en la comparación.
Antes que nada, el Experto quiere señalar que los gTLDs, como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos bajo la UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier gTLD en los nombres de dominio no es un factor diferenciador al analizar la identidad o confundibilidad del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante (sección 1.11. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Ello es así porque los gTLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio1 .
En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce en su totalidad la marca COLSUBSIDIO de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento distintivo adicional, generando que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar con las marcas de la Demandante.
En efecto, la adición de la palabra “compras” al nombre de dominio en disputa, no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, ya que la marca COLSUBSIDIO de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa (ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas COLSUBSIDIO de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
a) Caso Prima Facie
En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado2 .
En el caso Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited,Caso OMPI No. D2001-0121, el experto sostuvo:
“¿Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto”3 (traducción libre del Experto).
Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado aportar prueba de sus derechos o intereses legítimos 4. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.
La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa: i) el Demandado no es conocido en Colombia por un nombre que consista en todo o en parte de la marca COLSUBSIDIO ni por palabra equivalente o similar; ii) el Demandado no tiene autorización para utilizar la marca registrada COLSUBSIDIO en relación con el nombre de dominio en disputa; iii) el Demandado no es un agente o licenciatario de la Demandante; iv) antes de recibir notificación alguna, el Demandado no hizo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, ni realizó preparativos para ofrecer de buena fe bienes o servicios.
De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde al Demandado probar sus derechos o intereses legítimos.
b) Derechos o intereses legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa
De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias pueden servir para demostrar derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”.
La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa pues no tiene otro interés sobre el nombre de dominio disputa más allá de no permitir que la Demandante haga uso de este. En efecto, el nombre de dominio en disputa no redirecciona a ninguna página y por el contrario genera un aviso de error.
La Demandante ha aportado evidencia de que el nombre de dominio en disputa se habría utilizado para suplantar a la Demandante mediante el envío de pedidos a proveedores a través de una dirección de correo electrónica vinculada al nombre de dominio en disputa. Dicho uso no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos (véase la sección 2.13 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.).
A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, el Demandado no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que el Demandado no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, ni refutar el caso prima facie de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:
(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.
(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la palabra “colsubsidio” en la operación de su negocio.
(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma a el Demandado el uso de la marca COLSUBSIDIO.
(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.
(v) No existe prueba alguna que acredite a el Demandado como titular de un derecho de marca en relación con el nombre de dominio en disputa.
(vi) El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca COLSUBSIDIO de la Demandante.
(vii) No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
En consecuencia, el Demandado no aportó evidencia de sus derechos o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
La Demandante afirma que es evidente la mala fe del Demandado pues el nombre de dominio en disputa no dirige a una página web activa, así como tampoco permite que la Demandante lo adquiera. Adicionalmente, el Demandado se ha hecho pasar por la Demandante y ha suplantado la identidad de empleados de la Demandante.
El Experto considera que el hecho que el Demandando haya escogido COLSUBSIDIO para registrar el nombre de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca notoria en Colombia, país del Demandado.
En consecuencia, la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que el Demandado conocía la marca del Demandante. Por lo tanto, el Experto encuentra que el Demandado deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte del nombre de dominio en disputa y crear un negocio alrededor del reconocimiento ajeno.
En efecto, COLSUBSIDIO es una marca notoria y famosa tal como consta en la Resolución No. 29224 del 9 de mayo de 2012, de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad marcaria en Colombia, y reconocida en la Decisión Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio c. Comercial Belstar, Alan Mutis,Caso OMPI No. D2017-2524.
En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca notoria de un tercero a sabiendas de su condición de notoriedad, constituye, dadas las circunstancias del caso y atendiendo a la composición del nombre de domino en disputa, un registro de mala fe a efectos de la UDRP5 . Al respecto el experto en Aktiebolaget Electrolux v. Jorgeariel Figueroa Rodríguez,WIPO Case No. D2011-1311, determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca” (traducción libre del Experto).
Por otra parte, tratar de confundir a terceros, haciéndose pasar como empleado de la Demandante, es indicativo de mala fe, puesto que es clara su intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante y afectar su reputación.
Así, el Experto considera que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio en disputa con el propósito de perturbar la actividad del Demandante impidiéndole que refleje su marca en el nombre de dominio en disputa, lo que constituye mala fe de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política.
En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Fernando Triana
Experto Único
Fecha: 28 de Agosto de 2019
1 Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio,Caso OMPI No. D2012-1110.
2 Ver Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyP,Caso OMPI No. D2012-0875; Ver también F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services,Caso OMPI No. D2012-0474.
3 “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head”.
4 See Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,Caso OMPI No. D2000-0624.
5 Ver LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung,Caso OMPI No. D2012-2491.
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