La Demandante es Ford Motor Company, S.A. de C.V., México, representada por Cuesta Llaca Esquivel Abogados, México.
El Demandado es Andrés Romero, Toyota Company, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa .
El Registrador del nombre de dominio en disputa es GoD, LLC. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de julio de 2019. El 5 de julio de 2019 el Centro envió a GoD, LLC, por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de julio de 2019 GoD, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación a las Partes el 8 de julio de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. El 11 de julio de 2019 la Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de julio de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de agosto de 2019. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 7 de agosto de 2019.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 16 de agosto de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Cuestión Previa, Idioma del Procedimiento
De acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, aduciendo que ambas Partes son mexicanas y se ubican en México. El Demandado no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior y que el contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa está en español, atento a lo dispuesto en el párrafo 11.a del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español (en el mismo sentido, Comisión Federal de Electricidad c. Alejandro Lopez,Caso OMPI No. D2017-2317 y Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Design,Caso OMPI No. D2018-2407). 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es subsidiaria y licenciataria autorizada de Ford Motor Company.
La Demandante tiene derechos sobre las siguientes marcas, entre otras, las cuales están registradas a nombre de Ford Motor Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”): FORD bajo el registro No. 734083 en clase 42, otorgado el 11 de febrero de 2002, y FORD y diseño bajo el registro No. 409053 en clase 12, otorgado el 26 de marzo de 1992.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 5 de abril de 2019. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Solicitud el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba dicha marca FORD y diseño, la leyenda “Planta Ford Sonora” e imágenes de vehículos con dicha marca. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.
Ford Motor Company es el único titular de la marca FORD en diversas partes del mundo, incluyendo México, por lo que ningún tercero puede hacer uso de la misma sin su autorización. El Demandado utiliza la marca FORD sin la autorización correspondiente. El nombre de dominio en disputa incluye la marca FORD y es utilizado para ofrecer en venta los mismos productos identificados bajo la marca FORD, induciendo al público consumidor al error o confusión, pues podría creer que el mismo pertenece a la Demandante o que guarda alguna relación con Ford Motor Company.
El Demandado no tiene derechos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandante es la única licenciataria autorizada en México para hacer uso de la marca FORD. El Demandado no cuenta con licencia o autorización para hacer uso de la denominación “ford” o alguna otra similar, por lo que busca confundir y desviar al consumidor haciéndole creer que se trata de la Demandante y/o Ford Motor Company.
La Demandante cuenta con una planta de ensamble de automóviles en Sonora. El Demandado busca hacer creer al público consumidor que el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante o que hay alguna relación con ésta cuando de ningún modo es así, pues busca atraer usuarios a su sitio web haciéndoles creer que se trata de la página oficial de la Demandante o que guarda relación con Ford Motor Company. En el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se puede apreciar la marca FORD y diseño, la leyenda “Planta Ford Sonora” y los vehículos que la Demandante comercializa, lo que puede poner en riesgo sus intereses además de la buena reputación y nombre de la Demandante.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15.a del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
Si bien es cierto que la falta de contestación por parte del Demandado da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha falta de contestación no se traduce per se en una resolución favorable para la Demandante (véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca FORD, la cual está registrada en México (véase la sección 1.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, Tercera Edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas.
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca de la Demandante, seguida del sufijo “plantasonora”, percibiéndose que el elemento nominativo de dicha marca de la Demandante es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de dicho sufijo sea suficiente para evitar que haya similitudconfusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca de la Demandante.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La Demandante hace valer que el Demandado no tiene autorización alguna para usar las marcas FORD y FORD y diseño.
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa induce al público consumidor al error o confusión pues podría creer que el mismo pertenece a la Demandante o a Ford Motor Company, ya que el sitio web asociado al mismo muestra la marca FORD y diseño, la leyenda “Planta Ford Sonora” y los vehículos que la Demandante comercializa, aunado a que la Demandante tiene una planta de ensamble de automóviles en Sonora.
Dado que la Demandante no acompañó imágenes del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, este Experto tuvo que acceder al mismo para constatar su dicho y pudo observar que en dicho sitio web aparece de forma prominente la marca FORD y diseño seguida de la leyenda “Planta Ford Sonora”, y más abajo la imagen de un vehículo con la marca FORD y diseño y la leyenda “EDGE SE FWD 2015 259000,00 MXN”, y sin que aparezca leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de las marcas FORD ni la identidad del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con la Demandante o su matriz Ford Motor Company.1
De lo anterior se desprende que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado pareciera pretender la confusión por asociación con la Demandante. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.2 Además, este Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa también conlleva un riesgo de confusión por asociación (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
La Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que éste la haya refutado.3 De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe
El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa da la apariencia de ser un sitio web de la Demandante, como si tratase de hacerse pasar por la Demandante, ofreciendo en venta vehículos con la marca FORD y diseño, lo que permite inferir que el Demandado pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su semejanza con la marca FORD y por tener la Demandante una planta en Sonora.
El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que pretende la confusión por asociación con la Demandante y que su uso es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y la marca FORD respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos ofertados en dicho sitio. Además, dicho sitio web no contiene leyenda alguna desvinculando al mismo de la Demandante y su matriz Ford Motor Company, lo que ha sido considerado indicativo de mala fe bajo la Política.4
Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que el Demandado no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 30 de agosto de 2019
1 Acceso a dicho sitio web realizado el 22 de agosto de 2019 (al respecto véase la sección 4.8de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Asimismo, este Experto se percató que en dicho sitio web también se ofertan vehículos con marcas de terceros ajenos a la Demandante sin que ésta haya presentado alegato alguno al respecto.
2 Véase Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0211 “As a result of the content of the page, a visitor to Respondent’s site would be likely to believe that it was Complainant’s official site. Such a confusing commercial use cannot be ‘legitimate’ under the Policy”.
3 Véase la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. En Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim,Caso OMPI No. D2003-0400, se establece: “There is no evidence that the Complainant authorized the Respondent to register the disputed domain name or to use the CASIO trademark […] These circumstances are sufficient to constitute a prima facie showing by the Complainant of absence of rights or legitimate interest in the disputed domain name on the part of the Respondent.”
4 Véase Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress,Caso OMPI No. D2010-1637: “Respondent’s website appears to have been intentionally designed to capture the look and feel of the Complainant’s website, and the Respondent in the Panel’s view has failed to effectively or accurately disclose its relationship with the Complainant. In view of the foregoing, The Panel concludes that the Respondent registered and has used the disputed domain names in bad faith.” Véase también Thomas Wuttke v. Sharing,Caso OMPI No. D2011-1809.
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