La Demandante es Eve Distribuciones S.A.S., Colombia, representada por My Brand Legal, Colombia.
La Demandada es is Perfect Privacy, LLC., United States of America / Benito Fidel Garcia Acosta / Comercializadora Multidrogas Del Caribe Limitada, Colombia. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa . El registrador del citado nombre de dominio en disputa es R. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 4 de julio de 2019. El 5 de julio de 2019 el Centro envió a R por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de julio de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 10 de julio de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 11 de julio de 2019.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El Centro envió una comunicación a las Partes el 10 de julio de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 11 de julio de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de julio de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de agosto de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado en español ante el Centro el 6 de agosto de 2019.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de agosto de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El 20 de agosto de 2019, el Centro notificó a las Partes la Orden de Procedimiento No.1 emitida por el Experto, por la cual otorgaba a la Demandada un plazo de cinco días para presentar pruebas relacionadas con su alegación de la constitución como sociedad en 1995 y que ha llevado a cabo actividades comerciales desde esa época a través de sus distintas razones sociales. La Demandada contestó a la Orden de Procedimiento No. 1 el 23 de agosto de 2019. 4. Idioma del Procedimiento
Respecto del lenguaje del procedimiento, el Experto determina lo siguiente:
La Demanda se ha presentado en idioma español. Sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es inglés.
En virtud del artículo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo”.
Tras la comunicación del Centro a las partes en relación al idioma del procedimiento, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no presentó argumento alguno en este respecto, si bien el Escrito de Contestación a la Demanda está redactado en español.
El Experto entiende que el idioma de las partes es el español dado que, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, tanto la Demandante como la Demandada están domiciliadas en Colombia, cuyo idioma oficial es el español, y ambas han presentados sus escritos de alegaciones en español. La Demandada en ningún momento se ha opuesto a la petición efectuada por la Demandante y debidamente fundamentada en relación a que el idioma del procedimiento fuera el español, al contrario, presentó su Escrito de Contestación en español.
Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español y que la decisión ha de dictarse en este idioma. 5. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una sociedad colombiana, constituida desde el año 1979, dedicada desde sus inicios a la comercialización al por mayor y al detal de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, entre otros, a través de diversos canales, entre los cuales se destacan sus establecimientos de comercio especializados y su sitio web con el nombre de dominio .
La Demandante es propietaria de varios establecimientos de comercio en las ciudades principales de Colombia, como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Ibagué, Pereira y Manizales, y también en algunas ciudades intermedias como Cartago, Dosquebradas, Neiva y Santa Rosa de Cabal.
La Demandante tiene presencia en el mercado colombiano desde 1998, cuando el primero de sus establecimientos de comercio fue matriculado y entró en funcionamiento en Pereira.
La Demandante tiene una red de droguerías y farmacias que en la actualidad está conformada por un total de treinta y dos establecimientos de comercio abiertos al público en el territorio colombiano
La Demandante utiliza el nombre de dominio como su página web desde 2006.
La Demandante es titular de las siguientes marcas MULTIDROGAS + GRÁFICA registradas en Colombia:
MARCA
FECHA DE CONCESIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO
CERTIFICADO DE REGISTRO No
CLASE
MULTIDROGAS FARMACIA (y diseño)
22/01/2002
22/01/2022
249.617
42
AMIGO MULTIDROGAS (y diseño)
22/08/2012
22/08/2022
464.409
35
MD MULTIDROGAS (y diseño)
11/12/2015
11/12/2025
527.647
44
MD MULTIDROGAS (y diseño)
08/04/2019
08/04/2029
616.705
5,35,44
MULTIDROGAS (y diseño)
23/12/2003
23/12/2023
281.852
35
La Demandada, inicialmente con la razón social “Comercializadora Multidrogas del Caribe Ltda” y actualmente denominada “Comercializadora Multidrogas de Colombia SAS”, inició su actividad comercial y obtuvo su registro mercantil ante la Cámara de comercio de Sincelejo, y la matrícula mercantil No. 14409 del 14 julio de 1995, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Sincelejo.
El nombre de dominio en disputa se registró el 1 de agosto de 2015 y actualmente resuelve a una página Web mediante la cual se lleva a cabo la comercialización al por mayor de medicamentos, dispositivos médicos y productos nutricionales. 6. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante presentó su primera solicitud de registro de marca en 1998 y ha consolidado una familia de signos distintivos con la inclusión del elemento nominativo “multidrogas”.
La expresión “multidrogas” está incluida de manera completa en el nombre de dominio en disputa
La extensión “.com” del nombre de dominio en disputa no le agrega distintividad, ni sirve para diferenciarlo de los signos distintivos de propiedad de la Demandante.
La Demandada fue registrada en el Registro Mercantil en el año 2005, es decir, desde entonces esta sociedad, con todos sus atributos incluidos la razón social, existe formalmente y le es oponible a terceros.
La Demandada existe formalmente con posterioridad a 2002 cuando se concedió el primer registro marcario que contenía la expresión “multidrogas” a la Demandante. B. Demandada
La marca MULTIDROGAS es utilizada por la Demandante para las ventas de mostrador o público (droguerías o puntos de ventas), en tanto, que la Demandada, de acuerdo con su objeto social y actividad económica se dedica a la comercialización y distribución al por mayor de medicamentos, dispositivos médicos y productos nutricionales, canal totalmente diferente y con distintos clientes finales.
La presencia en el mercado farmacéutico colombiano de la Demandante se remonta al año 1998, es decir, tres años después de que la Demandada iniciara su actividad comercial.
El nombre de dominio en disputa fue adquirido por la Demandada con antelación al nombre de dominio de la Demandante .
La buena fe de la Demandada está determinada por el hecho de que hasta la fecha su actividad económica sigue dirigida al comercio al por mayor actividad diferente de la Demandante
La Demandada, desde el inicio de su actividad comercial, como distribuidor a nivel mayorista tuvo intereses legitimos en la explotación de la expresión “multidrogas”.
La Demandada hace un uso legítimo y leal y no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas MULTIDROGAS de la Demandante.
La Demandada, al momento de registrar el dominio en disputa no lo hizo con la intención de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro a la Demandante, toda vez, que se demostró que la Demandada comenzó su actividad comercial en 1995 mientras que la de la Demandante en 1998. 7. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similarmente confuso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
La Demandante aportó pruebas de la titularidad de las marcas MULTIDROGAS en Colombia para distinguir las clases internacionales 5, 35, 42 y 44. El registro de marca más antiguo con el número 249.617 data del 22 de enero 2002 para distinguir servicios de la clase 42 internacional.
La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con sus marcas registradas por cuanto las expresiones son idénticas, así como que el dominio de nivel superior genérico (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” no es relevante en la comparación, pues no es distintivo.
El Experto señala que las extensión que identifican los gTLDs, como por ejemplo “.com,” no se tiene en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada.
En el caso concreto se observa que el nombre de dominio en disputa incorpora y reproduce en su totalidad de las marcas MULTIDROGAS de titularidad de la Demandante, sin agregar ningún elemento adicional, generando que el nombre de dominio en disputa sea idéntico en su segundo nivela las marcas de la Demandante.
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas MULTIDROGAS de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
Respecto del segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, se requiere que la Demandante demuestre prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde a la Demandada aportar alegaciones o pruebas para establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Demandada no refuta las alegaciones sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.
La Demandante afirma que la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa: de conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde a la Demandada aportar alegaciones o pruebas para establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
De conformidad con el parágrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias demuestran derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa:
"i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro."
Le corresponde a la Demandada aportar evidencias para desvirtuar lo planteado por la Demandante.
La Demandada alegó interés legítimo con base en los siguientes argumentos presentados en la Contestación de la Demanda y en la respuesta a la Orden Procedimental No 1:
La Demandada comenzó su actividad mercantil con la razón social, Comercializadora Multidrogas del Caribe Ltda., obtuvo su registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Sincelejo, y la matrícula mercantil No. 14409 de julio 14 de 1995, de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Sincelejo.
La Demandada desde su constitución como sociedad obtuvo su registro mercantil, hizo explotación económica de su nombre según su objeto social y el registro original se mantuvo activo hasta que se hizo el cambio de domicilio y el nuevo registro mercantil en la ciudad de Montería.
La Demandada ha mantenido desde el inicio la misma actividad económica de distribución de medicamentos con varias razones sociales que incluyen la expresión “multidrogas”. Para tal efecto, desde 1995, la Demandada llevó a cabo la expansión de su negocio en el territorio del caribe colombiano, mediante dos agencias comerciales en las ciudades de Barranquilla y Santa Marta con matrícula mercantil No. 205429 de fecha septiembre 13 de 1995 y matricula mercantil No. 58840 de fecha junio 23 de 1999 respectivamente.
Para el Experto, de conformidad con las evidencias que obran en el expediente, la Demandada ha demostrado con las pruebas pertinentes, conducentes y útiles que ha llevado a cabo en debida forma la explotación comercial, de su razón social que ha incluido la expresión “multidrogas” y que esto ocurrió con anterioridad a los registros de las marcas MULTIDROGAS de la Demandante, al registro del nombre de dominio en disputa y a las actividades comerciales que ha argumentado la Demandante.
Teniendo en cuenta todo lo expresado, el Experto considera que la Demandada ha probado que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa a los efectos de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Teniendo en cuenta que la Demandante no ha probado el segundo elemento, no resulta necesario examinar el requisito de registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe. Ver Marco Rafael Sanfilippo v. Estudio Indigo,Caso OMPI No. D2012-1064 (“Dado que el Demandante fracasó en demostrar la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa, el Panel no necesita ocuparse del elemento de mala fe). Ver Bidmania Co. v. Dale Cumming / Euro PC,Caso OMPI No. D2012-0632 (“Dadas las conclusiones del Panel en relación al segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política UDRP, no es necesario considerar el tercer elemento ya que los elementos son conjuntos”.) 8. Secuestro a la inversa del nombre de dominio
En opinión del Experto, la imputación de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa que hace el Demandado a la Demandante en el Escrito de Contestación a la Demanda no está respaldada por pruebas ni por argumentos sólidos que demuestren que la presentación de la Demanda tenía una intención diferente de demostrar los requisitos de la Política y discutir en el marco de la misma sus potenciales derechos.
Por lo tanto, el Experto no considera que la Demandante haya abusado de mala fe de este procedimiento para apropiarse del nombre de dominio en disputa y desestima el pedido de declaración de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa. 9. Decisión
Por las razones expuestas, el Experto único desestima la Demanda.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 31 de agosto de 2019
Full & Egal Universal Law Academy