La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Antonio Mesa Garcia, España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa , , y .
El Registrador de los citados nombres de dominio en disputa es Nominalia Internet S.L. 3. Iter Procedimental
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de julio de 2019. El 31 de julio de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 1 de agosto de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de agosto de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de septiembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de septiembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
La Demandante es una empresa multinacional estadounidense que ofrece productos y servicios relacionados con Internet.
La Demandante es titular de registros de la marca comercial GOOGLE vigentes a nivel internacional, y anteriores a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa:
- Marca de la Unión Europea (“MUE”) nº 1104306 GOOGLE, en clases 9, 35, 38 and 42, registrada el 7 de octubre de 2005;
- MUE nº 10081073 GOOGLE (mixta), en clases 9, 35, 36 y 42, registrada el 16 de diciembre de 2011;
- MUE nº 15085152 GOOGLE (mixta) en clases 9, 25, 35, 36, 38, 42, 45, registrada el 24 de junio de 2016;
- MUE nº 15033211 GOOGLE (mixta) en clases 9, 25, 35, 36, 38, 42 y 45, registrada el 20 de junio de 2016;
- Marca Internacional nº 881006 GOOGLE (mixta), que designa, entre otros, España y la Unión Europea, en clases 9, 38 y 42, registrada el 12 de enero de 2006.
La Demandante registró el nombre de dominio el 15 de septiembre de 1997.
ANDROID es un sistema operativo móvil desarrollado por la Demandante. El nombre de dominio se registró el 23 de junio de 1997.
El sistema operativo ANDROID fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes y tabletas. Además, la Demandante ha desarrollado Android TV para televisores, Android Auto para automóviles y Wear OS para relojes de pulsera, cada uno con una interfaz de usuario especializada. Las variantes de Android también se utilizan en consolas de juegos, cámaras digitales, PC y otros dispositivos electrónicos.
El sistema operativo ANDROID fue desarrollado inicialmente por Android Inc., que la Demandante compró en 2005.
El sistema operativo ANDROID se presentó en 2007, el primer dispositivo comercial ANDROID fue lanzado en septiembre de 2008. En mayo de 2017, tenía más de 2000 millones de usuarios activos mensuales, la base instalada más grande de cualquier sistema operativo.
La Demandante es titular de registros de la marca comercial ANDROID vigentes a nivel internacional, y anteriores a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa:
- MUE nº 10402857 ANDROID, en clases 11,16, 28, 35, 38, 41 y 42, registrada el 31 de julio 2012;
- MUE nº 14783989 ANDROID (mixta), en clases 9, 14, 25, 28, 35, 38, y 42, registrada el 1 de junio de 2016;
- MUE nº 10402808 ANDROID (mixta), en clases 9, 11, 16, 28, 35, 38, 41 y 42, registrada el 31 de julio de 2012.
El 28 de octubre 2018, dos días antes del registro de los nombres de dominio y el Demandado presentó la solicitud de marca nº 3741266 ANDROID en España en clase 42, para servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software.
El 27 de noviembre 2018, la Demandante envió, a través de su representación, una carta certificada al Demandado solicitando que retirara la solicitud de marca ANDROID nº 3741266 con base en sus marcas registradas con anterioridad.
El Demandado registró los nombres de dominio en disputa en las siguientes fechas:
El nombre de dominio en fecha 30 de octubre de 2018;
El nombre de dominio en fecha 30 de octubre de 2019;
El nombre de dominio en fecha 29 de mayo de 2019; y
El nombre de dominio en fecha 29 de mayo de 2019.
Los nombres de dominio en disputa resuelven a páginas web de parking. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a sus marcas, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos y que el Demandado ha registrado y está utilizando los nombres de dominio en disputa de mala fe.
La Demandante posee numerosas marcas que consisten en o contienen las expresiones “google” y “android” con efectos en la Unión Europea, registradas para una amplia gama de productos y servicios, incluidos, entre otros, productos y servicios informáticos y software en clases 9 y 42 y servicios de telecomunicaciones en clase 38.
Los nombres de dominio en disputa incorporan completamente las marcas registradas de la Demandante, GOOGLE y ANDROID. La adición del término descriptivo “technologies” (tecnología) en dos de los nombres de dominio en disputa y de los identificadores de dominio “.com” y “.cat” no desvirtúa en modo alguno la identidad y similitud entre los mismos.
Teniendo en cuenta las claras identidades nominativas, visuales y auditivas, las marcas GOOGLE y ANDROID y los nombres de dominio en disputa son similares en un alto grado.
Las marcas GOOGLE y ANDROID de la Demandante gozan de una enorme reputación. Al adoptar los nombres de dominio que incorporan por completo las marcas registradas de la Demandante, el Demandado está creando confusión.
El Demandado pretende así inducir a error a los consumidores para hacerles creer que los nombres de dominio en disputa y/o su titular se encuentran afiliados a la Demandante o que tienen algún tipo de relación comercial con el mismo. B. Demandado
El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia de los nombres de dominio en disputa:
(i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
(iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
La Demandante alega ser la titular exclusiva de las marcas que consisten o contienen las expresiones “google” y “android”, registradas con anterioridad a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.
La Demandante aportó prueba de su titularidad sobre los registros de marcas GOOGLE y ANDROID.
El Experto observa que los nombres de dominio en disputa incorporan y reproducen en su totalidad las marcas GOOGLE y ANDROID de titularidad de la Demandante, generando que los nombres de dominio en disputa sean confusamente similares a las marcas de la Demandante. Un análisis comparativo nos demuestra que los nombres de dominio en disputa , reproducen de manera repetida la marca ANDROID con un guion en la mitad. Respecto de los nombres de dominio en disputa y , se reproduce en estos la marca GOOGLE de la Demandante, acompañada del término de diccionario “technologies”, que se traduce al castellano como “tecnologías”. Este término adicional no evita la similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.
El Experto señala que los dominios de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLDs”), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.cat,” “.org”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca registrada.
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con las marcas GOOGLE y ANDROID de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa le corresponde a la demandante. Sin embargo, una vez ésta haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, la carga de la prueba se traslada al demandado (ver Viacom International Inc. c. Jian Zhang / Whois Privacy Protection Services, Inc.Caso OMPI No. D2008-0099). El Experto considera que en este caso la Demandante ha establecido con la evidencia presentada un caso prima facie de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con los nombres de dominio en disputa , , y . En concordancia con lo anterior, es al Demandado a quien le corresponde probar la legitimidad de sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, el Demandado renunció, sin justificación alguna, al ejercicio de su derecho de defensa al no contestar la Demanda aparente interpuesta en su contra. Lo anterior a pesar de que el Centro le envió al Demandado una notificación sobre la ausencia de contestación de la Demanda, indicándole que, en cualquier caso, podría someter a consideración del Experto una respuesta incluso fuera de la oportunidad procesal prevista en la Política, y que este Experto tendría la absoluta discreción para admitir una contestación fuera del plazo. El Experto declara que nunca recibió una contestación fuera del término.
De cualquier manera, el Experto considera relevante y necesario hacer un examen de los argumentos expuestos por la Demandante por los cuales el Demandado no tendría derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa.
En primer lugar, el Demandado no detenta la titularidad de ningún signo distintivo que le permita reivindicar derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa , , y . Tampoco el Demandado ejerce actividad alguna relacionada con los mencionados nombres de dominio en disputa.
La Demandante alegó al proceso prueba suficiente de que varias marcas que reproducen las expresiones “android” y “google” fueron registradas con anterioridad al registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado y que las marcas ANDROID y GOOGLE son reconocidas ampliamente en el comercio internacional. Adicionalmente, el Experto no encuentra evidencia respecto de licencia o autorización para el uso de la expresión “google” y “android” por parte del Demandado.
En razón de lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo requisito debido a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con los nombres de dominio en disputa , , y . C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Para este Experto, el hecho de registrar un nombre de dominio que reproduce una marca renombrada es por si solo un indicio de la mala fe en el registro. Por los hechos presentados, se considera que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa con el único propósito de perturbar la actividad comercial de la Demandante.
Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas GOOGLE y ANDROID de la Demandante las cuales son renombradas mundialmente en el campo de la tecnología. Por lo tanto, el Experto considera que el Demandado tenía conocimiento previo y suficiente de la existencia de las marcas y de su renombre al registrar los nombres de dominio en disputa, con lo que quiso aprovecharse indebidamente de la reputación ajena.
El Demandado, al no contestar la Demanda, no ha mostrado evidencia respecto de su propósito serio de utilizar los nombres de dominio en disputa. Por el contrario, el uso inicial que realiza el Demandado fue el de vincular los nombres de dominio a una página web sin la autorización y sin existir relación jurídica alguna con la Demandante.
El Experto ha tenido además en cuenta que el Demandado recibió requerimientos privados de la Demandante en noviembre y diciembre de 2018 respecto del registro de los nombres de dominio en disputa , . Frente a lo cual el Demandado presentó una nueva solicitud de marca GOOGLE TECHNOLOGIES y dos nuevos nombres de dominio y . Esta conducta constituye una prueba adicional de mala fe del Demandado bajo los supuestos de la Política.
Para el Experto está suficientemente probada, en lo que concierne a la Política, la mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto considera cumplido el tercer requisito de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, , , y sean transferidos a la Demandante.
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: Septiembre 27, 2019
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