La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., México, representada por Arochi & Lindner, México.
La Demandada es Lucrecia Gomez Gomez, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La demanda tiene como objeto el nombre de dominio . El agente registrador del citado nombre de dominio es W, Ltd. 3. Iter Procedimental
La demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de agosto de 2019. El 8 de agosto de 2019, el Centro envió a W Ltd., por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de agosto de 2019 el agente registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El Centro envió una comunicación a las Partes el 13 de agosto de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 13 de agosto de 2019. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 22 de agosto de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de septiembre de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la demanda el 12 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de septiembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho
Por haber sido alegados por la Demandante, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por la Demandada, los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Demandante es una empresa mexicana dedicada a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, Su producto estrella es el tinaco para almacenamiento de agua en hogares y oficinas.
La Demandante ha utilizado de manera profusa la marca ROTOPLAS para distinguir tinacos y otros productos, en México y a nivel internacional.
La Demandante, entre otros, es titular del Registro de marca No. 455407 ROTOPLAS (LOGO), presentada el 26 de marzo de 1991, en la clase 19 “tanques de almacenamiento y tinacos para agua”.
La Demandante es titular de múltiples nombres de dominio que incluyen su marca ROTOPLAS, incluyendo , y .
Los nombres de dominio y , recientemente fueron transferidos a la Demandante como consecuencia de las resoluciones dictadas en los casos Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Design,Caso OMPI No. D2018-2407 y Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. c. Abraham Montes Cristo,Caso OMPI No. D2019-0921 tramitados ante el Centro.
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de junio de 2019 y fue utilizado para direccionar a una página web en la que se identificaban como la Demandante y se ofrecían sus productos. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante
La Demandante señala lo siguiente:
Que existe identidad o semejanza en grado de confusión entre las marcas registradas por ROTOPLAS y el nombre de dominio , desde luego excluyendo del análisis el dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” y las palabras “distribuidor autorizado” en tanto que no son elementos distintivos del dominio en disputa. Tan es así que tienen significados descriptivos y con esa intención fueron registrados y se usan en el nombre de dominio en disputa por la Demandada (las palabras “distribuidor”, “autorizado” y la reconocida marca de tinacos ROTOPLAS) para alojar el sitio web “www.” y hacer creer que se trata de un sitio oficial de ROTOPLAS, o de un distribuidor autorizado, de descuentos o promociones.
Que no tiene ninguna relación comercial con la Demandada.
Que la Demandada ha utilizado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada con el fin de desviar tráfico del sitio web de la Demandante, y obtener un lucro a expensas de la reputación que tiene la Demandante y su marca en México.
Que el sitio al que direcciona el nombre de dominio en disputa reproduce su marca con Registro No. 455407 ROTOPLAS (LOGO), lo que puede confundir a sus clientes.
Que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apócrifo en el que se hace pasar como un sitio oficial de ROTOPLAS, o de un distribuidor autorizado, utilizando sin autorización no sólo la marca y logotipo ROTOPLAS, sino también textos cuyos derechos de autor pertenecen a ROTOPLAS y que son tomados directamente de su sitio oficial “www.” sin autorización.
Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no tiene ningún disclaimer ni información relativa a quién es el responsable. Por el contrario, en la sección “Nosotros” se hace creer falsamente que ROTOPLAS es quien opera el nombre de dominio en disputa.
Que la conducta de la Demandada genera graves perjuicios a sus intereses y afecta de manera irreparable el carácter distintivo de sus marcas, el reconocimiento de sus productos y el prestigio de la compañía, y genera un engaño en el consumidor.
Que la marca ROTOPLAS es reconocida en México, líder en la industria y está registrada a nivel nacional desde 1994.
Que al distinguirse como distribuidor autorizado en el nombre de dominio en disputa, utilizando sus marcas, logos y textos de del sitio oficial web “www.” se comprueba que la Demandada conoce la marca ROTOPLAS y reconoce su posicionamiento en México y la comunicación que ROTOPLAS mantiene con sus clientes e inversionistas a través de su página de Internet.
Que existen bases para suponer, de manera razonada, que la persona detrás del nombre de dominio en disputa tiene relación con los nombres de dominio y , mismos que recientemente le fueron transferidos como consecuencia de las resoluciones dictadas en los casos Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. v Design,Caso OMPI No. D2018-2407 y Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. v Abraham Montes Cristo,Caso OMPI No. D2019-0921, tramitados ante el Centro. Lo anterior, siendo que el teléfono de contacto en WhoIs de la Demandada en el Caso No. D2019-0921 se corresponde con el teléfono de contacto en WhoIs de la Demandada en el presente caso. El nombre de dominio disputado en elCaso OMPI No. D2019-0921 fue , y en el presente caso el dominio en disputa se usa, entre otras formas, en relación con supuestas cotizaciones de productos ROTOPLAS de la supuesta empresa ROTOPLAS PLANTA, S.A. DE C.V. Adicionalmente, el sitio web “www.” mostraba contenidos idénticos o casi idénticos al que muestra o mostraba el sitio web al que direccionaba el nombre de dominio en disputa. B. Demandada
La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones
Este Experto, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español, derivado de las siguientes consideraciones: el contenido de la página de Internet a la que direccionaba el nombre de dominio en disputa fue redactado en idioma español, la marca en el que se basa la Demanda está registrada en México, y la Demandada no se opuso a que el idioma fuera español.
Debido a que la Demandada no ha presentado un escrito de contestación a la Demanda en términos del párrafo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Demandante (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson,Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (párrafo 4.a):
(i) que los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
(iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe. A. Identidad o similitud confusa
El nombre de dominio en disputa registrado por la Demandada es sustancialmente idéntico a la marca registrada ROTOPLAS sobre la cual tiene derechos la Demandante. En este sentido, es importante considerar que la adición de las palabras “distribuidorautorizado” no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Asimismo, el Experto nota que se trata de términos que se refieren a la relación comercial que se da entre el titular de la marca y quien distribuye sus productos mediando autorización. Adicionalmente, el término “.com” es el sufijo y no forma parte del análisis bajo el primer elemento.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Demandante ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos
De acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que la Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento de la Demandada. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca prima facie que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es la Demandada quien debe aportar prueba de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si la Demandada no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang,Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, la Demandante ha alegado que la Demandada no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, la Demandante ha probado contar con derechos respecto de la marca ROTOPLAS en México, con más de 20 años de anticipación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.
La Demandante ha señalado que la Demandada se hace pasar por un sitio oficial de la Demandante o de un distribuidor autorizado de esta. Sin embargo, la Demandante señala la ausencia de relación con el Demandado.
La Demandada no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca ROTOPLAS de la Demandante.
No hay evidencia que demuestre que la Demandada haya sido conocido corrientemente como rotoplas.
Actualmente la página web a la que direcciona el nombre de dominio en disputa no está en uso, no obstante, de las constancias que exhibió la Demandante se desprende que en el sitio se reproducía sin autorización no sólo la marca y logotipo ROTOPLAS sino también tomados directamente del sitio de la Demandante “www.” junto con una sección “nosotros” en la que se identifica como si fuera la Demandante o como si estuviera afiliada a la Demandante. De la composición del nombre de dominio en disputa (así como del uso que se hizo del mismo) se desprende un riesgo implícito de confusión por asociación o un riesgo de afiliación con la Demandante. De lo anterior, se desprende que, tal y como lo hace valer la Demandante, no se ha probado existencia de derecho o interés legítimo, por lo que es válido concluir que la Demandante cumple con el requisito establecido en el artículo 1.a).ii) de la Política. C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
La Política, en su párrafo 4.b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Demandante, se tiene por acreditado lo siguiente:
- Que la Demandada no guarda ningún tipo de relación con la Demandante.
- Que la Demandante ha probado ser titular de la marca ROTOPLAS en México con anterioridad a la fecha en la que la Demandada registrara el nombre de dominio en disputa.
- Que siendo la marca de la Demandante notoriamente conocida en México en el mercado relevante de tinacos para agua, el Experto encuentra que la Demandada conocía o debió haber conocido la marca ROTOPLAS antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Si bien la página web a la que direcciona el nombre de dominio en disputa actualmente no está actualmente en uso, el Experto, luego de valorar las constancias del uso del nombre de dominio en disputa, considera que el mismo se creó con el ánimo de perturbar la actividad comercial de la Demandante. Lo anterior, atendiendo a que en el sitio al que direccionaba el nombre de dominio en disputa se reproducen la marca ROTOPLAS con el diseño empleado por la Demandante, y textos tomados directamente del sitio oficial “www.”.
Adicionalmente, el experto considera que si existen bases razonables para inferir que existe una relación entre la titular del nombre de dominio en disputa y el titular del nombre de dominio , mismo que fue transferido a la Demandante como consecuencia de la resolución dictada en el caso Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. v Abraham Montes Cristo, WIPO Case No. D2019-0921, tramitado ante el Centro. Lo anterior, atendiendo a la coincidencia entre el número de teléfono de contacto de la Demandada y el que aparece en la base de datos de WhoIs correspondiente al titular en el caso previo.
Por ello, entiende este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa se basó en la propia notoriedad de la marca ROTOPLAS, con el ánimo de obtener un lucro indebido, concluyendo que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por la Demandada, y por ello cumplido el requisito de la mala fe establecido por el párrafo 4.a) iii) de la Política. 7. Decisión
Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: Octubre 22, 2019
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