La demandante es Banco Nacional de México, Sociedad Anonima, Integrante Del Grupo Financiero Banamex, México, representada por Molina Salgado & de Alva, México (en adelante, la “Demandante”).
Los demandados son Whoisguard, Inc., Panamá / Vivik Kurian, Sytem Novinity PVt Ltd., India (en adelante, los “Demandados”).
2. El Nombre de Dominio y la Entidad RegistradoraLa demanda tiene como objeto el nombre de dominio
La entidad registradora del Nombre de Dominio es NameCheap, Inc.
3. Iter ProcedimentalLa demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 16 de agosto de 2019. El 16 de agosto de 2019 el Centro envió a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 16 de agosto de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del Nombre de Dominio los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 20 de agosto de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 25 de agosto de 2019.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 28 de agosto de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de septiembre de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de septiembre de 2019.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de octubre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Lengua del procedimientoLa Demandante presentó la Demanda en castellano. Teniendo en cuenta que dicho idioma no es el que los Demandados utilizaron respecto al acuerdos de registro del Nombre de Dominio el Centro instó a la Demandante a justificar la elección de dicha lengua. A tal efecto, en su respuesta la Demandante indicó que la mencionada elección se basó esencialmente en el hecho de que en todo el sitio web conectado al Nombre de Dominio los Demandados han utilizado la lengua castellana para la oferta de los correspondientes servicios. En efecto, en dicho sitio web se incluía numerosas informaciones y procedimientos íntegramente redactados en lengua castellana, invitando de hecho a los usuarios de dicho sitio web a utilizar esa lengua para comunicarse con ellos en cuanto que titulares del Nombre de Dominio.
Por su parte, los Demandados no respondieron en modo alguno a la mencionada comunicación del Centro, sin aportar argumento alguno en contra del uso de la lengua castellana en el presente procedimiento.
Para decidir sobre esta cuestión, de acuerdo con los criterios expresados en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Guillermo J. Fesser Pérez de Petinto y Juan L. Cano Ambros v. r&t y Tino Hernández,
Caso OMPI No. D2000-0201; CPS 1 Realty LP. v. DomainAgent.com,
Caso OMPI No. D2005-0869; Colombo Franchising Ltda. v. Mehdi Tchavosinia,
Caso OMPI No. D2006-1572; o General Electric Company, GE Osmonics Inc. v. Optima di Federico Papi,
Caso OMPI No. D2007-0645), deben tenerse en cuenta factores como el origen geográfico y lugar de residencia de las partes, las capacidades lingüísticas mostradas tanto antes del procedimiento como durante el mismo, los costes y retrasos que pueda suponer la adopción de una u otra lengua para el procedimiento así como los perjuicios que el uso de una determinada lengua puede ocasionar a las partes.
En este sentido, el Experto considera probado que, atendiendo a los contenidos originalmente incluidos en el sitio web conectado al Nombre de Dominio, se debe presuponer un conocimiento significativo de dicha lengua por parte de los Demandados. En efecto, en dicho sitio web se incluía numerosa información en lengua española sobre productos y servicios financieros así como respecto de otros ámbitos (como el perfil corporativo de la entidad bancaria supuestamente operadora de dicha plataforma online). En un sentido parecido, cabe señalar que la configuración del citado sitio web mostraba de forma evidente la voluntad de dirigirse al público mexicano.
Atendiendo a estas circunstancias, y a la falta de oposición de los Demandados respecto del uso de la lengua castellana en este procedimiento, la solución más lógica parece ser utilizar dicha lengua. Habida cuenta de lo anteriormente indicado, el Experto considera que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 11 del Reglamento, la lengua del procedimiento debe ser el castellano.
5. Antecedentes de Hecho A. La DemandanteLa Demandante es una sociedad mexicana dedicada al negocio bancario y financiero, habiéndose constituido en 1881. Durante sus más de 138 años de existencia se ha consolidado como uno de los operadores bancarios y financieros de referencia dentro del mercado de México.
La Demandante es titular de numerosas marcas basadas en el término “BANAMEX” (acrónimo correspondiente a la denominación Banco Nacional de México). A los efectos de la presente decisión, cabe destacar las siguientes:
- Marca mexicana nº 533783 “GRUPO FINANCIERO BANAMEX – ACCIVAL”, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mexicana nº 531607 “GRUPO FINANCIERO BANAMEX – ACCIVAL”, registrada en la clase 36 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mexicana nº 532392 “GRUPO FINANCIERO BANAMEX – ACCIVAL”, registrada en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.
Asimismo, la Demandante ha acreditado ser titular de un gran número de marcas mexicanas exclusivamente basadas en la denominación “BANAMEX”, al menos desde el año 2003.
B. Los DemandadosInicialmente la Demanda se dirigió contra WhoIsguard, Inc., una sociedad panameña que ofrece servicios de anonimización de titulares de nombres de dominio respecto a los datos que se publican en la base de datos WhoIs.
Una vez iniciado el procedimiento el Registrador confirmó a la Demandante que el auténtico titular del Nombre de Dominio es un supuesto ciudadano indio llamado Vivik Curian, con residencia aparente en la ciudad de Delhi, y aparentemente vinculado a una sociedad india llamada Sytem Novinity PVt Ltd. El Experto no ha podido confirmar la existencia de dicha sociedad ni sus actividades o interés en el Nombre de Dominio, al igual que tampoco ha podido obtener información alguna sobre el Sr. Curian.
C. El Nombre de DominioEl Nombre de Dominio se registró el 4 de enero de 2019.
Al momento de presentarse la Demanda, el Nombre de Dominio estaba conectado a un sitio web que ofrecía la apariencia de la plataforma electrónica de una entidad bancaria, ofreciéndose bajo la apariencia de pertenencia a la Demandante distintos tipos de servicios y productos bancarios y financieros. En este sentido, se ofrecía a los visitantes información sobre oportunidades de inversión financiera, domiciliación bancaria de nóminas así como ofertas supuestamente dirigidas tanto a clientes particulares como corporativos.
Todas las páginas web asociadas a este sitio incluían un logo con el texto “Banamex Grupo Financiero” así como de enlaces a las distintas autoridades supervisores de la actividad financiera y bancaria en México.
De acuerdo con las pruebas aportadas por la Demandante, la activación de cualquiera de los servicios vinculados a este sitio web estaba condicionada a la introducción de la información identificativa y claves operativas del usuario en su calidad de cliente de la Demandante.
Habiendo realizado una búsqueda a través de Internet, el Experto ha podido confirmar que diversas páginas web asociadas al Nombre de Dominio han sido identificadas por plataformas de detección de fraudes en Internet como sospechosas de distribuir software malicioso o de haber sido utilizadas en relación con intentos de suplantación malicioso de identidad (“phising”).
Una vez iniciado este procedimiento, el Nombre de Dominio fue desactivado, de modo que en el momento en que se emite la presente decisión éste no se encuentra conectado a sitio web alguno.
6. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante sostiene en la Demanda:
- Que es una sociedad mexicana que ha desarrollado durante más de cien años actividades bancarias y financieras en México, habiéndose convertido en una referencia en dicho mercado. El desarrollo de dichas actividades ha estado tradicionalmente vinculado a la denominación “BANAMEX”, contando con un gran número de registros marcarios basados en dicha denominación.
- Que el Nombre de Dominio se basa en una combinación entre el término genérico “GRUPO FINANCIERO” y el nombre “BANAMEX”, sobre el cual la Demandante ostenta derechos marcarios. De este modo, la Demandante entiende que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de las que es titular.
- Que no ha autorizado a los Demandados a hacer uso de sus marcas ni al registro de nombre de dominio alguno. De hecho, la Demandante indica que la vinculación del Nombre de Dominio con un sitio web que se utiliza para la realización de prácticas de phishing es completamente incompatible con la eventual existencia de un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio por parte de los Demandados.
- Que, en opinión de la Demandante, uno de los objetivos de los Demandados al registrar y usar el Nombre de Dominio fue intentar crear la apariencia de pertenencia del correspondiente sitio web (y de los servicios comercializados a través del mismo) con la Demandante.
- Que, atendiendo a lo anterior, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.
B. DemandadosLos Demandados no contestaron a las alegaciones de la Demandante ni se personaron en forma alguna en el procedimiento.
7. Debate y conclusionesDe acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
- Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de las marcas sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de los Demandados respecto al Nombre de Dominio; y
- Acreditar que los Demandados han registrado y utilizan el Nombre de Dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos establecidos por la Política en relación con el presente caso.
A. Identidad o similitud confusaDe acuerdo con lo indicado en los “Antecedentes de Hecho” de la presente Decisión, la Demandante es titular de diversas marcas basadas en la denominación GRUPO FINANCIERO BANAMEX – ACCIVAL, además de un gran número de marcas exclusivamente basadas en la denominación BANAMEX, las cuales ha venido utilizando durante años para el desarrollo de sus actividades.
El Experto considera que el Nombre de Dominio es confusamente similar respecto a cada uno de los grupos de marcas mencionados, según se analiza a continuación.
Por lo que respecta a la marcas GRUPO FINANCIERO BANAMEX – ACCIVAL, si éstas se comparan con el Nombre de Dominio, se puede comprobar que las principales diferencias residen en que: (i) las citadas marcas incorporan un término adicional (ACCIVAL) a los que se incluyen en el Nombre de Dominio; (ii) en el Nombre de Dominio el orden de los términos incluidos es distinto al seguido en las marcas; y (iii) el Nombre de Dominio incorpora el dominio de nivel superior genérico (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”.
El Experto no considera que ninguna de dichas diferencias sea lo suficientemente relevante como para excluir una similitud confusa entre estas marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio. En este sentido, cabe tener en cuenta que: (i) la incorporación del término ACCIVAL en las marcas de la Demandante no diluye la similitud confusa, dado que es uno de los cuatro términos de los que se componen tales marcas, habiendo una coincidencia de los tres términos restantes con aquellos que componen el Nombre de Dominio; (ii) la alteración en el orden de los términos que componen el Nombre de Dominio no diluye la evidente correspondencia entre la fórmula “GRUPO FINANCIERO BANAMEX” (según se incluye en las marcas alegadas) y “BANAMEX GRUPO FINANCIERO” (según se incluye en el Nombre de Dominio); y (iii) la incorporación del gTLD “.com” en el Nombre de Dominio no altera la similitud confusa con las marcas alegadas por la Demandante.
Por lo que respecta a las marcas de la Demandante exclusivamente basadas en el término BANAMEX, de acuerdo con los criterios aplicados en decisiones precedentes (ver, por ejemplo, Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC,
Caso OMPI No. D2000-0102; o Ediciones Pléyades, S.A. v. A.B.M. “Grupo ABM”,
Caso OMPI No. D2006-0094). En el presente caso la inclusión de las palabras “GRUPO FINANCIERO” en combinación con la denominación BANAMEX no constituye un elemento diferenciador suficientemente relevante entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante. Cabe tener en cuenta que las mencionadas palabras en el contexto del Nombre de Dominio se intuyen como un complemento del núcleo identificativo de los Nombres de Dominio, convirtiéndose por tanto en un elemento secundario de los mismos. De este modo, parece claro que la adición de unas palabras perceptibles como genéricamente referidas a las actividades de la Demandante como “GRUPO FINANCIERO” no constituye un elemento suficientemente diferenciador, por lo que debe considerarse que el Nombre de Dominio es confusamente similar a las marcas BANAMEX titularidad de la Demandante. Esta interpretación se alinea con decisiones anteriormente adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews,
Caso OMPI No. D2000-0580; America Online, Inc. v. Shenzhen JZT Computer Software Co. Ltd,.
Caso OMPI No. D2000-0809; America Online, Inc. v. Kandl Co. Ltd.,
Caso OMPI No. D2000-1695; Viacom International Inc. v. Edwin Tan,
Caso OMPI No. D2001-1440; Bayer Aktiengesellschaft v. H. Monssen,
Caso OMPI No. D2003-0275; o Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti,
Caso OMPI No. D2005-0037).
Atendiendo a todo lo expuesto, el Experto considera que la Demandante ha probado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEl apartado 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que los Demandados ostentarían un derecho o interés legítimo sobre el correspondiente nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política. En concreto, tales supuestos son:
(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
(ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
En el presente caso, el Experto considera que no concurre elemento alguno que permita estimar que los Demandados ostentan un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. Efectivamente, según se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, se ha podido confirmar que el uso que se hizo del Nombre de Dominio fue para la distribución de software malicioso, además de haberse convertido en una plataforma para la ejecución de actividades de suplantación de identidad (phishing).
Tal y como se indica en la sección 2.13.1 de las Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), el uso de un nombre de dominio en relación con una actividad ilegal, como puede ser el phishing o la distribución de software malicioso, no tan sólo excluye la concurrencia de cualquier posibilidad de derecho o interés legítimo por parte de su titular sino es que además se ha considerado como una prueba de mala fe (según se analizará con más detalle en la siguiente sección). Así lo han determinado numerosos expertos bajo la UDRP (ver, por ejemplo, Twitter, Inc. v. Moniker Privacy Services/ accueil des solutions inc,
Caso OMPI No. D2013-0062; Euroview Enterprises LLC v. Jinsu Kim,
Caso OMPI No. D2016-1124; o Wikimedia Foundation, Inc. v. Walter Gerbert,
Caso OMPI No. D2016-1346).
Atendiendo a todo lo expuesto, el Experto considera que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los elementos requeridos por la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feDe acuerdo con lo indicado en la sección anterior, existe un consenso generalizado al considerar que la vinculación del nombre de dominio con actividades ilegales (como sin lugar a duda lo son el phishing y la distribución de software malicioso) impide considerar cualquier atisbo de buena fe en el registro y uso del nombre de dominio en cuestión. Así se establece en la sección 3.1.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, a la luz de numerosas decisiones (ver, por ejemplo, Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,
Caso OMPI No. D2000-0163; Pixers Ltd. v. Whois Privacy Corp.,
Caso OMPI No. D2015-1171; o Booking.com BV v. Chen Guo Long,
Caso OMPI No. D2017-0311).
El Experto considera que este esta interpretación es plenamente aplicable a este caso. En efecto, atendiendo a las circunstancias, el registro del Nombre de Dominio no respondió a una “coincidencia desafortunada” sino a una voluntad expresa de los Demandados para registrar un nombre de dominio basado en la denominación utilizada por la Demandante para el desarrollo de sus actividades bancarias y financieras, respondiendo a criterios de mala fe, la cual ha quedado suficientemente acreditada por la Demandante.
Por lo que respecta al uso del Nombre de Dominio, el Experto considera igualmente que los Demandados han actuado de mala fe. Tal y como se ha indicado con anterioridad, el Nombre de Dominio ha estado conectado hasta la presentación de la Demanda a un sitio web que sirvió tanto para prácticas de phishing como para la distribución de software malicioso.
Teniendo en cuenta todo lo indicado, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del tercero de los elementos requeridos por la Política.
8. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 24 de octubre de 2019