Las Demandantes son Experiencias Xcaret Hoteles, S.A.P.I. de C.V., Experiencias Xcaret Parques, S.A.P.I. de C.V., Destino Xcaret, S.A.P.I. de C.V., Naturama Adventures Tours, S.A.P.I. de C.V., y Promotora Xcaret, S.A. de C.V. (hoy Promotora Xcaret, S.A.P.I. de C.V.), México, representadas por Union Andina de Patentes, Perú; en adelante la “Demandante”.
Las Demandadas son Álvaro Baíllo de la Beldad Osorio y Osorio & Asociados, Estudio Legal, S.L. (actualmente denominada Affidavit Servicios Jurídicos, S.L.P)1 , España; en adelante la “Demandada”.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El registrador del nombre de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM (el “Registrador”).
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de septiembre de 2019. El 11 de septiembre de 2019 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de septiembre de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 18 de septiembre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 21 de septiembre de 2019.
El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de septiembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de octubre de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de octubre de 2019.
El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de octubre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Una vez contestada la Demanda, la Demandante presentó el 21 de septiembre de 2019 un escrito suplementario que, entre otras cosas, alegaba que uno de los enlaces del sitio de la Demandada se había puesto en marcha. Por su parte, la Demandada presentó el 5 de noviembre de 2019 un escrito suplementario alegando situaciones extraordinarias por efectuar la presentación con tardía, presentando nuevos hechos y ampliando los argumentos de la Contestación de la Demanda. Conforme lo autoriza el párrafo 10 d) del Reglamento, estos no serán considerados por el Experto.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante está integrada por varias empresas que conforman el grupo económico mexicano denominado Grupo Xcaret, dedicado a la actividad hotelera y turística en Cancún y la Rivera Maya, en México.
Brindan, entre otros, servicios de hospedaje, reservas, organización de viajes, esparcimiento, entretenimiento, eventos culturales, actividades deportivas, transporte, embalaje y almacenamiento.
Son titulares de muchas marcas registradas en distintos países que contienen el término XCARET, en su mayoría solicitadas, usadas y registradas antes del 18 de mayo de 2018, fecha en que fue registrado el nombre de dominio en disputa.
Por citar algunos ejemplos, la Demandante es titular de la marca registrada mexicana XCARET No. 1989886, solicitada 18 de mayo de 2017 y concedida el 11 de abril de 2019 en clase 41, con fecha de inicio de uso del 1 de julio de 1987; la marca registrada mexicana XCARET y Diseño No. 1301584, solicitada el 13 de julio de 2011 y concedida el 2 de agosto del 2012 en clase 3; la marca peruana HOTEL XCARET MEXICO y Diseño No. S00108005, solicitada el 26 de marzo de 2018 y concedida el 4 de junio de 2018 en clase 43; la marca registrada mexicana DESTINO XCARET No. 1632402, solicitada el 14 de diciembre del 2015 y concedida el 25 de abril del 2016 en clase 39, entre muchas otras.
La Demandante también es propietaria del nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa
La Demandada es titular de las marcas españolas HOTELES XCARET No. M3.749.483 y XCARET HOTELS No. M3.749.482, ambas concedidas el 28 de junio de 2019.
4.1 Análisis PreliminarEl Experto considera que se dan en el presente caso las circunstancias que ameritan la presentación de una sola demanda por la Demandante -compuesta por múltiples personas jurídicas- contra la parte Demandada en la que solicitan se les transfiera el nombre de dominio en disputa
Asimismo, el Experto considera que la Demandante ha aportado prueba suficiente para la acreditación de la personería invocada, no siendo un requisito requerido por la Política la presentación de poderes con certificación notarial legalizados por Apostilla de la Convención de La Haya, como pretende la Demandada.
En lo que respecta a la identidad de la Demandada, el Experto nota que la Demanda fue inicialmente presentada contra Álvaro Baíllo de la Beldad Osorio. Posteriormente, el Registrador confirmó al Centro que el registrante del nombre de dominio en disputa es Osorio & Asociados, Estudio Legal, S.L. Atendiendo a los datos revelados la Demandante enmendó la Demanda para incluir tanto a Álvaro Baíllo de la Beldad Osorio como a la entidad Osorio & Asociados, Estudio Legal, S.L. A la vista de los antecedentes expuestos, y atendiendo a la argumentación proporcionada por Álvaro Baíllo de la Beldad Osorio (tanto en su propio derecho como representando a la entidad Osorio & Asociados, Estudio Legal, S.L., actualmente denominada Affidavit Servicios Jurídicos, S.L.P), el Experto ha decidido considerar a ambas personas (física y jurídica) como la “Demandada”.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante fundamenta su pretensión de que se le transfiera el nombre de dominio en disputa sobre la base de sus registros de marcas arriba mencionados que contienen el término “Xcaret”.
Tienen 7 parques temáticos, un hotel de 5 estrellas y operan tours y excursiones de lujo más importantes de Cancún y de la Rivera Maya de los últimos 30 años.
Mediante el nombre de dominio en disputa
El Grupo Xcaret tiene una presencia relevante en los medios de comunicación masivos desde antes del registro del nombre de dominio en disputa, como puede apreciarse en los Premios Platino del Cine Iberoamericano 2018 y 2019.
Antes de iniciar este procedimiento la Demandante intentó negociar una solución amigable con la Demandada que no prosperó y, en consecuencia, se vio precisada de iniciar esta acción en defensa de sus derechos.
En síntesis, la Demandante sostiene: (i) que el nombre de dominio en disputa es confundible con sus afamadas marcas XCARET y nombre Grupo Xcaret; (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y; (iii) que el nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de mala fe.
Por todo ello, solicita que el Experto ordene la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.
B. DemandadaLa Demandada sostiene que la Demanda no satisface ninguno de los tres requisitos requeridos en el párrafo 4.a) de la Política para que el Experto pueda ordenar la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante. En este sentido, aduce lo siguiente:
La palabra “Xcaret” no es una invención, no tiene ninguna originalidad, ni conlleva una aportación creativa que la demandante pueda atribuirse, por mucho que la utilice en sus marcas. Se trata de una palabra genérica referida a un lugar geográfico de México.
Cita a “WIKIPEDIA. LA ENCICLOPEDIA LIBRE”, que respecto a la palabra “Xcaret” dice “…Actualmente es un parque temático ecológico situado en la Riviera Maya…”
Es muy común, utilizar el nombre de una localización y asociarlo a una marca o negocio, sin que por ello se esté induciendo a confusión. Ahora bien, si la Demandante ha elegido este recurso débil, como elemento para distinguir su marca, tiene que ser consciente que la palabra “Xcaret” en sí no tiene fuerza distintiva, y no le faculta para prohibir su uso a potenciales competidores, y mucho menos si esos competidores están fuera de México.
Existen varias marcas registradas XCARET y marcas que incluyen esta palabra inscriptas a nombre de terceros en lugares distintos a México, tales como Europa, Estados Unidos de América, Brasil, Turquía, Chile, Perú y Argentina. Ninguna ha sido impugnada por la Demandante. Por ello, tampoco existe conflicto alguno, al uso de ese término en un nombre de dominio.
Don Álvaro Baíllo de la Beldad Osorio es titular de las siguientes marcas registradas: HOTELES XCARET No. M3.749.483 y XCARET HOTELS No. M3.749.482, Ambos registros fueron otorgados por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 24 de junio de 2019 sin objeción alguna de la Demandante.
La Demandante no puede ahora hacer valer su derecho a exigir que se le transfiera el nombre de dominio en disputa
El acto propio tiene fuerza vinculante, y el que en su momento la Demandante no instara el proceso de oposición a las marcas de Don Álvaro Baíllo de la Beldad Osorio significa que había prestado su consentimiento a ese proceso, lo cual resulta absolutamente desacorde con su conducta de iniciar este procedimiento, pues el nombre de dominio en disputa contiene los términos de esas dos marcas. Por lo tanto, a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior comportamiento.
Una comparación entre las páginas web a las que remiten el nombre de dominio en disputa
La Demandante ha intentado comprar la marca a su legítimo propietario aquí demandado hasta en tres ocasiones, lo que, por el principio de los actos propios, reconocido internacionalmente, le vincula dando legitimidad a la Demandada en su legítimo derecho de propiedad sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandante ha ocultado la respuesta a su pedido sobre cómo sería el canal de comercialización, para llegar a un acuerdo sobre las tarifas, precios y obligaciones entre otras (se adjunta evidencia de lo alegado en el Anexo 31 de la Contestación a la Demanda).
La Demandada informa que tiene la relación comercial fijada con diferentes proveedores o mayoristas, para ofrecer más diversidad en cuanto a hoteles, traslados y demás actividades en los destinos de Quintana Roo.
La Demandante no tiene el monopolio en el uso de “Xcaret” en marcas ni en nombres de dominio y no puede impedir que exista el libre mercado y se creen nuevos negocios que están relacionados con un lugar turístico de interés en el planeta.
La Demandada es una “startup” que se encuentra en su fase inicial por lo que aún se está desarrollando.
La Demandada ha contestado a las inquietudes recibidas a través de página web aduciendo que solamente ofrece asesoramiento general sobre el destino Xcaret y otros de la Riviera Maya. Asimismo, alega que frente a la solicitud de reserva del Hotel Xcaret, se informó que la reserva debía dirigirse a ese sitio.
La Demandada ejerce su actividad desde España.
6. Debate y conclusionesEn opinión de este Experto, el presente caso no constituye una disputa tradicional sobre una controversia que versa exclusivamente sobre el registro y uso abusivo de un nombre de dominio, de conformidad con la Política. Si bien la Demandante hace alegaciones relacionadas con el registro y uso de mala fe, surgen problemas más fundamentales basados en las versiones alternativas y diametralmente opuestas de los hechos de las Partes.
Conforme el párrafo 4 de la Política, la Demandante deberá probar los elementos siguientes:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, y
(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y usado de mala fe.
De acuerdo con el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
A. Identidad o similitud confusaEl Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca XCARET.
El test de confundibilidad implica realizar una comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa para determinar si la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa.
En el presente caso ambos son similares, ya que en el nombre de dominio en disputa
Siguiendo la tradicional costumbre de los Expertos en otros casos resueltos bajo la Política, el Experto no tomará en cuenta el “.com” del nombre de domino en disputa a los fines de su cotejo con la marca de la Demandante.
La Demandante, pues, ha cumplido con el primer requisito.
B. Derechos o intereses legítimos; registro y uso del nombre de dominio de mala feLa Demandante ha negado que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandada pretende demostrar lo contrario invocando sus marcas registradas españolas HOTELES XCARET No. M3.749.483 y XCARET HOTELS No. M3.749.482, que no fueron objetadas por parte de la Demandante a pesar de contar con prioridad de derechos sobre sus marcas XCARET. Por ello, sostiene la Demandada que la Demandante prestó su consentimiento con dichas inscripciones lo cual contradice su conducta actual de pretender que se le transfiera el nombre de dominio en disputa. Invoca la doctrina de los propios actos para sostener que tal pretensión es ilícita.
La Demandante – respecto del programa de afiliación que mantiene en España cuyo objetivo radica en que terceros interesados promocionen el sitio web “hotelxcaret.com” – menciona que “Hotel Xcaret Mexico es un resort exclusivo con un diseño eco-integrado con el entorno, ubicado en el corazón dela Riviera Maya”. Si bien ambas partes son afines a la actividad hotelera y turística, la Demandante se dedica exclusivamente a la actividad hotelera del Hotel Xcaret México, así como de la venta de entradas de las distintas actividades que ofrece el parque Xcaret.
Por su parte, la Demandada ofrece información general, incluidos los hoteles, sobre la zona próxima y que comprende un sitio arqueológico de la cultura maya.
Aún más, el Experto nota que existen varias marcas registradas con la palabra “Xcaret” fuera de México a nombre de terceros. Sin perjuicio de ello, el quid de la cuestión es determinar si la Demandada posee derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.
En virtud de las constancias y pruebas aportadas a la causa, el Experto considera que si bien la Demandada posiblemente conocía de la existencia de la Demandante, su actividad en los rubros de hotelería y turismo y sus marcas XCARET antes del 18 de mayo de 2018, fecha en que registró el nombre de dominio en disputa
Caso OMPI No. D2017-0132.
El Experto nota que tanto la Demandante como la Demandada son titulares de respectivas marcas registradas en distintos territorios que incluyen o consisten en el término “Xcaret”. A la vista del expediente no existen evidencias que lleven al Experto a concluir que la Demandada habría registrado las marcas HOTELES XCARET y XCARET HOTELES para evitar la aplicación de la Política.
Parecería que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con la marca de su titularidad para ofrecer información sobre hoteles y actividades en la zona donde se ubica el yacimiento arqueológico de “Xcaret”. También resulta significativo que el nombre de dominio en disputa hace mención a “hoteles” y no a “hotel”. En consecuencia, el Experto considera que éste caso presenta circunstancias complejas que necesitarían de un análisis bajo otros foros más adecuados, que exceden del análisis sobre el registro y uso abusivo de nombres de dominio al que se circunscribe la Política.
En este sentido, en numerosos asuntos que implican disputas complejas con elementos que exceden el alcance de la Política, diversos grupos de expertos han tendido a rechazar la pretensión de los demandantes debido a la naturaleza limitada de la Política UDRP (ver sección 4.14.6 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En consecuencia, considerando la naturaleza limitada de la Política y las circunstancias que exceden de su ámbito, resulta inviable resolver en este caso conforme a la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.
Miguel B. O'Farrell
Experto Único
Fecha: 13 de noviembre de 2019
1 Tal y como obra en el expediente Álvaro Baíllo de la Beldad Osorio se persona en el presente procedimiento tanto a título personal como representante de Osorio & Asociados, Estudio Legal, S.L. (actualmente denominada Affidavit Servicios Jurídicos, S.L.P).