신청인들: Viacom International Inc., 미국, CBS Broadcasting Inc.
신청인의 대리인: Kim & Chang, 대한민국
피신청인들: James Park, 대한민국, kyj, 대한민국, Gwonyunjeong, 대한민국, 본인 대리
2. 도메인이름 및 등록기관분쟁도메인이름
신청인들은 분쟁해결신청서를 2019년 9월 26일 세계지식재산기구(WIPO) 중재·조정센터(이하 “센터”라 함)에 제출하였다. 센터는2019년 9월 27일 등록기관들에게 분쟁도메인이름과 관련하여 등록기관 확인 요청서를 이메일로 발송하였다. 2019년 9월 30일 등록기관들은 센터에 이메일로 보낸 답변을 통해서 신청서 상에 기재된 피신청인들 및 연락처와 다른 분쟁도메인이름 등록인 및 연락처 정보를 제공하였다. 센터는 2019년 10월 11일 신청인들에게 등록기관들로부터 확인된 등록인과 연락처 정보를 제공하면서, 보정분쟁해결신청서를 제출할 것을 요청하였다. 신청인들은 2019년 10월 16일 보정분쟁해결신청서를 제출하였다.
센터는 2019년 10월 1, 15, 18, 20, 23, 27일에 피신청인들로부터 이메일 교신을 접수하였다.
센터는 분쟁해결신청서가 보정분쟁해결신청서와 함께 통일도메인이름분쟁해결규정(이하 “규정”이라 함), 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 절차규칙(이하 “절차규칙”이라 함) 및 통일도메인이름분쟁해결규정에 대한 WIPO보충규칙(이하 “보충규칙”이라 함)에 따른 형식적 요건을 충족하였음을 검토하였다.
센터는 절차규칙 제2조 및 제4조에 따라 2019년 10월 28일 분쟁해결신청서를 피신청인들에게 공식적으로 통지하고 행정절차를 개시하였다. 절차규칙 제5조에 따라 피신청인들의 답변서 제출 마감일은2019년 11월 17일이었다. 답변서는 2019년 11월 8일에 센터에 접수되었다.
2019년 11월 28일 센터는Moonchul Chang을 본 건의 단독 패널위원으로 선정하였다. 패널은 본 패널이 절차에 따라 구성되었음을 확인한다. 패널은 절차규칙 제7조에 따라 센터가 요청한 대로 패널위원으로서의 수락서 및 공정성과 독립성 선언서를 제출하였다.
4. 사실관계신청인 Viacom International Inc.(이하 “Viacom”)는 미국 뉴욕시에 소재하는 미디어 기업으로서 엔터테인먼트 콘텐츠, 서비스, 관련 브랜드 상품을 제공하는 세계적 규모의 사업을 운영하고 있으며 1970년부터 케이블 TV방송 및 엔터테인먼트 서비스 사업과 연계하여 VIACOM표장을 사용해왔고 미국(예, United States Patent and Trademark Office(이하 “USPTO”) 상표등록번호 1,008,233, 등록일자 1975년 4월 1일). 캐나다, 유럽 연합 등을 포함한 세계 각국에 VIACOM상표를 등록하여 보유하고 있다
신청인 CBS Broadcasting Inc.(이하 “CBS”)는 미국 뉴욕시에 소재하는 글로벌 미디어 기업으로서 뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트 네트 워크 등을 제작 유통하는 미국 주요 TV 방송국 중 하나이며 1933년부터 CBS 방송활동 분야에 속하는 상표와 서비스표를 사용해왔고 미국(예, USPTO 상표등록번호852,481, 등록일자 1968년 7월 9일), 대한민국(예, 상표등록번호0013374, 등록일자 1967년 6월 20일)을 포함한 세계각국에 CBS 상표를 등록하여 보유하고 있다.
Viacom과 CBS는 1999년부터 2005년까지 결합된 회사인 Viacom Inc.의 일부였으며 2005년에 다시 분리되었다가 2019년 8월 13일 Viacom과 CBS는 합병 합의사실을 발표했고 결합된 회사의 명칭은 ViacomCBS이다.
한편 피신청인James Park는 분쟁도메인이름
피신청인 kyj는 분쟁도메인이름
피신청인 Gwonyunjeong 은 분쟁도메인이름
신청인들의 주장을 요약하면 아래와 같다.
(1) 분쟁도메인이름들은 신청인들의 VIACOM표장과 CBS 표장을 모두 포함하고 있으므로 신청인들의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
(2) 신청인들은 VIACOM과 CBS라는 표지에 대해 상표권을 가지고 있으며 피신청인들에게 해당 표장을 사용할 권한을 주거나 허락한 사실이 없으므로 피신청인들은 해당표지에 대하여 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다. 또한 피신청인들은 분쟁도메인이름들로 널리 알려진 적도 없으며, 다만 소비자들을 유인하여 상업적 이익을 얻을 목적으로 분쟁도메인이름들을 사용하고 있다.
(3) 신청인 Viacom과 CBS는 1999년부터 2005년까지 결합된 회사였으며 그 후 분리되어 있다가 2019년 8월 13일 합병 합의 사실을 발표하였으므로 피신청인들이 분쟁도메인이름들을 등록할 당시에 양사의 합병 가능성을 인지하였을 것으로 추론되며, 피신청인들은 신청인들의 상표의 신용에 편승하여 이익을 얻거나 신청인들이 분쟁도메인이름들을 사용하는 것을 막으려는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름들을 등록한 것으로 볼 수 있다. 또한 피신청인들은 신청인들의 상표인 VIACOM과 CBS 표장과 연계된 신용에 무상으로 편승하여 분쟁도메인이름들을 이용하여 pay-per-click(이하 “PPC”) 링크를 호스팅함으로써 이득을 얻으려는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름들을 사용하고 있다.
B. 피신청인의 주장피신청인의 주장을 요약하면 아래와 같다.
(1) 피신청인은 분쟁도메인이름에 대해 정당한 이익을 가지고 있다. 즉, 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록하여 미디어간 합병을 통해 탄생하는 거대 미디어의 폐해를 국내외에 널리 알릴 목적으로 등록하고 웹사이트를 운영 및 준비 중이다.
(2) 피신청인은 분쟁도메인이름을 등록만 하고 있을 뿐 사용하지 않고 있으며 부당한 이득을 얻으려는 의도나 시도도 하지 않았다.
6. 검토 및 판단 6.1. 선결 사항: 분쟁해결 절차의 병합절차규칙 제10(e)조에 따르면 패널은 다수의 도메인이름 분쟁해결 절차들의 병합을 요청하는 당사자들의 요구에 대해 절차의 병합 여부를 결정할 권한을 갖는다. 또한 절차규칙 제3(c)조는 다수 도메인이름들을 같은 등록인이 등록한 경우 신청인은 다수 도메인이름들에 대해 하나의 분쟁해결 절차를 신청할 수 있다고 정하고 있다. 그런데 이 경우 패널은 (i) 다수 도메인이름들 또는 해당 웹사이트들이 공통의 관리 및 지배하에 있는지 여부 (ii) 절차합병이 모든 당사자들에게 공정하고 공평한지 여부 (iii) 그리고 절차의 효율성 등을 고려하여 정한다. 특히 이 경우 다수 피신청인들과 다수 도메인이름들을 하나의 절차로 병합하여 진행할 수 있는지에 관한 입증책임은 절차 병합을 주장하는 신청인이 부담한다(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition(이하 “WIPO Overview 3.0”이라 함) 문단 4.11 참조).
신청인들은 다음과 같은 근거에서 이 사건의 다수 피신청인들과 다수 도메인이름들에 대한 분쟁해결절차를 병합할 것을 주장한다.
(i) 이 사건에서 분쟁도메인이름들은 동일한 피신청인에 의해 보유 및 관리되고 있다. 즉, WhoIs정보에 따르면 분쟁도메인이름
(ii) 신청인 Viacom International Inc.가 피신청인 James Park에게 서신으로 분쟁도메인이름들을 신청인에게 양도해 줄 것을 요구하였을 때, 이에 대한 답신에서 피신청인이 분쟁도메인이름들을 등록한 것을 부인하지 않은 점에서 피신청인 James Park이 본 사건 분쟁도메인이름들 모두를 보유하거나 관리하고 있다는 사실을 보여주는 것이다.
(iii) 이 사건에서 널리 알려진 상표인 VIACOM 표장과 CBS 표장을 앞뒤 순서를 바꾸어 분쟁도메인이름들을 등록한 이외에도 피신청인은 자신의 이메일주소 parkkane0616@daum.net을 사용하여 등록한
본 패널은 절차규칙 제10(e)조 및 제3(c) 조의 취지에 따라 (i) 분쟁도메인이름들의 등록인의 동일인 여부 확인 (ii) 등록인의 연락처 정보인 이메일주소 및 전화번호 등 (iii) 분쟁도메인이름의 단어 구성 패턴 (iv) 피신청인이 과거에 행한 유사한 행동 패턴 (v) 신청인과 피신청인 간에 이메일 교신에서 행한 주장과 답변 등을 검토해 볼 때 신청인들의 절차 병합 요청은 당사자간의 절차상의 공정 및 공평 그리고 절차 진행의 효율성 등에 부합한다고 판단하여 본 사건의 분쟁해결 절차를 병합하여 진행한다.
6.2 본안규정 제4(a)조에 따르면 신청인은 자신의 주장을 관철시키기 위하여 다음과 같은 요건을 모두 입증하여야 한다.
(i) 신청인이 권리를 갖고 있는 상표 또는 서비스표와 피신청인의 분쟁도메인이름이 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 것,
(ii) 피신청인이 분쟁도메인이름에 대하여 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 아니하다는 것, 그리고
(iii) 피신청인의 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록 및 사용되고 있다는 것.
따라서 상기의 사항과 관련하여 당사자가 주장하는 논점을 판단하면 다음과 같다.
A. 상표와 분쟁도메인이름의 동일 유사성첫째, 분쟁도메인이름들 , , , 은 신청인들의 상표인 VIACOM 표지와 CBS 표지를 앞뒤 순서를 바꾸거나 “-”를 삽입하는 등으로 조합하여 결국 신청인들의 두 가지 상표를 전체적으로 포함하고 있으므로 신청인의 상표들과 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다.
규정 제4(a)(i)조에서 정한 요건에서 신청인의 상표와 분쟁도메인이름이 동일한지 여부 또는 혼동을 일으킬 정도로 유사한지 여부를 요건으로 하고 있고, 이 경우 혼동을 일으킬 정도의 여부는 신청인 상표의 원문적 요소와 분쟁도메인이름의 비교로 판단된다(WIPO Overview 3.0, 문단 1.7 및 Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah,
WIPO Case No. D2001 0843; AT&T Corp. v. Amjad Kausar,
WIPO Case No. D2003-0327 참조). 또한 분쟁도메인이름의 구성 중 “.com”과 같은 식별력이 없는 일반 최상위 도메인(generic Top-Level Domain, gTLD)은 동일성 및 유사성 여부 판단에서 배제할 수 있다(DHL Operations B.V. v. zhangyl,
WIPO Case No. D2007-1653 참조).
따라서 본 패널은 규정 제4(a)(i)조에서 요구하는 바와 같이 신청인들이 분쟁도메인이름이 신청인의 상표와 동일하거나 혼동을 일으킬 정도로 유사하다는 점을 충분히 입증한 것으로 판단한다.
B. 피신청인의 권리 또는 정당한 이익규정 제4(a)(ii)조에서 정한 요건에서 신청인이 피신청인이 해당 분쟁도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 없다고 추정될 만한 일단의 증거를 제시(a prima facie case)한 후에는 해당 도메인이름에 대해 권리나 정당한 이익이 있다는 사실에 대한 증거를 제시할 책임이 피신청인에게 전환된다.
그런데, 신청인들은 피신청인이 VIACOM표지와 CBS표지에 대한 상표권자인 신청인들과 아무런 관련이 없으며 해당 상표들을 사용할 것을 허락 받지 않았으므로 피신청인은 분쟁도메인이름들에 대해 권리 또는 정당한 이익을 가지고 있지 않다고 주장함으로써 신청인은 일단 입증책임은 다한 것으로 판단된다(a prima facie case). 따라서 피신청인에게 자신이 분쟁도메인이름들에 대해 권리나 정당한 이익이 있다는 사실에 대해 증거를 제시할 책임이 전환되었다고 본다 (WIPO Overview 3.0, 문단 2.1 참조).
한편, 피신청인은 분쟁도메인이름들을 등록하여 미디어간 합병을 통해 탄생하는 거대 미디어의 폐해를 국내외에 널리 알릴 목적으로 등록하고 웹사이트를 운영 중이라고 주장하고 있으나 이를 입증할 만한 증거가 없을 뿐만 아니라 이러한 선의의 목적으로 사용할 가능성도 찾기 어려워 설득력이 없다. 또한 분쟁도메인이름들이 피신청인의 이름이나 사업과 어떤 관련이 있거나 피신청인이 분쟁도메인이름들과 같은 명칭으로 일반적으로 대중에게 인식되고 있다는 사실도 발견되지 않고 있다.
따라서 본 패널은 규정 제4(a)(ii)조에서 요구하는 바와 같이 피신청인이 분쟁도메인이름들에 대해서 아무런 권리나 정당한 이익을 가지고 있지 않다는 사실을 신청인 측에서 충분히 입증한 것으로 판단한다.
C. 피신청인의 부정한 목적규정 제4(a)(iii)조에 따르면 신청인은 분쟁도메인이름이 부정한 목적으로 등록되었고 사용되고 있음을 입증하여야 한다. 또한 규정 제4(b)조는 부정한 목적에 해당하는 경우를 열거하면서도 부정한 목적의 증거를 열거된 경우만으로 한정하지 않고 있다.
본 패널은 피신청인이 분쟁도메인이름들을 부정한 목적을 가지고 등록하고 사용하였는지 여부를 검토함에 있어 다음과 같은 점을 고려하여 판단하고자 한다.
우선, 신청인들의 상표인 VIACOM과 CBS 표지는 미국과 대한민국을 포함한 세계 각국에 널리 알려져 있고 신청인 Viacom과 CBS가 과거에 결합된 회사로서 운영된 바 있고 그 후 2019년 8월 13일 합병 합의 사실을 발표하였으므로 피신청인들이 분쟁도메인이름들을 등록할 당시에 신청인들의 존재와 합병 가능성을 인지하였을 것으로 추론된다. 나아가 피신청인은 분쟁도메인이름들을 등록함으로써 신청인 상표의 명성을 이용하여 경제적 이득을 얻을 것을 기대하며 분쟁도메인이름들을 부정한 목적으로 등록하였을 가능성도 아주 높다.
또한 피신청인은 분쟁도메인이름들을 이용하여 PPC 링크 사이트를 운영한 적이 있는데 이 웹사이트에는 신청인들과 관련없는 제3사이트로 연결하여 사용함으로써 신청인들의 웹사이트로 향하는 인터넷 트래픽을 가로채서 경제적 이득을 얻거나, 피신청인이 선점하여 신청인들이 분쟁도메인이름들을 등록하지 못하도록 방해하려는 부정한 목적으로 분쟁도메인이름들을 사용한 것으로 추론할 수 있다.
마지막으로 피신청인 James Park은 과거에도 타인의 상표를 이용하여 다수의 도메인이름을 등록하여 통일도메인이름분쟁해결규정 분쟁해결절차에서 패소한 이력이 있다(Simbec-Orion Group Limited, Simbec Research Limited, Orion Clinical Services Limited v. James Park,
WIPO Case No. D2014-1187; Coyle Hamilton Ltd. Et al. v. Park,
WIPO Case No. D2004-0747 참조).
덧붙여, 신청인들이 제출한 증거에 따르면 피신청인 James Park으로 추정되는 동일인물이 유명 상표의 표지를 결합한 다양한 종류의 도메인이름들 , , , , , 등을 등록하는 전형적인 사이버스쿼팅의 패턴도 보이고 있다.
따라서 본 패널은 신청인들이 피신청인이 부정한 목적으로 분쟁도메인이름들을 등록 및 사용하고 있다는 사실에 대해 충분한 주장이나 증거를 제출하였다고 판단한다.
7. 결정앞에서 검토한 바와 같은 이유로, 본 행정패널은 규정 제4(i)조 및 절차규칙 제15조에 따라, 분쟁도메인이름들 , , , 을 신청인 Viacom 에게 이전할 것을 결정한다.
Moonchul Chang
단독 패널위원
일자: 2019년 12월 16일