Las Demandantes son WhatsApp Inc. (“Demandante#1”) e Instagram, LLC (“Demandante#2”), Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representadas por Hogan Lovells (Paris) LLP, Francia.
Los Demandados son Rafael Muñoz Bertran (“Demandado#1”), España y Matilde Bertran Reguera (“Demandado#2”), España. 2. Los Nombres de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa El registrador de los nombres de dominio en disputa es 1&1 IONOS SE. 3. Iter Procedimental La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de octubre de 2019. El 2 de octubre de 2019 el Centro envió a 1&1 IONOS SE. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 8 de octubre de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son quienes figuran como registrantes (según se refiere más abajo para cada nombre de dominio en disputa), proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió por correo electrónico una comunicación a las Partes el 9 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. Las Demandantes reiteraron su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 9 de octubre de 2019. El Demandado#1 presentó una comunicación por correo electrónico el 10 de octubre de 2019. El 11 de octubre de 2019 el Centro envió a las Partes una comunicación por correo electrónico estableciendo que las Demandantes podían solicitar la suspensión del procedimiento si es que deseaban explorar un posible acuerdo con los Demandados, sin que el Centro hubiese obtenido respuesta alguna de las Demandantes. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 23 de octubre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de noviembre de 2019. El Demandado#1 envió una comunicación por correo electrónico el 23 de octubre de 2019. El Centro notificó a las Partes el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 15 de noviembre de 2019. El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 19 de noviembre de 2019, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. 4. Antecedentes de Hecho Las Demandantes son sociedades de Estados Unidos, subsidiarias de Facebook, Inc. La Demandante#1, fundada en 2009 y adquirida por Facebook, Inc. en 2014, es el proveedor de la aplicación WhatsApp de mensajería móvil. La Demandante#2, adquirida por Facebook, Inc. en abril de 2012, es el proveedor de la aplicación de redes sociales Instagram que permite compartir fotos y videos en línea. La Demandante#1 tiene derechos sobre la marca WHATSAPP, la cual cuenta con registro internacional No. 1085539 en clases 9 y 38, otorgado el 24 de mayo de 2011, registro No. 009986514 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en clases 9, 38 y 42, otorgado el 25 de octubre de 2011, y registro No. 3939463 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en clase 42, otorgado el 5 de abril de 2011. La Demandante#2 tiene derechos sobre la marca INSTAGRAM la cual cuenta con registro internacional No. 1129314 en clases 9 y 42, otorgado el 15 de marzo de 2012, y registro No. 4146057 ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en clase 9, otorgado el 22 de mayo de 2012 (con fecha declarada de primer uso en comercio el 6 de octubre de 2010). La Demandante#2 también tiene derechos sobre la marca INSTAGRAM y diseño la cual cuenta con registro No. 012111746 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en clases 9, 38, 41, 42 y 45, otorgado el 6 de marzo de 2014. La Demandante#1 aparece como la registrante de los nombres de dominio De acuerdo a registros históricos de WhoIs que obran en el expediente respecto a nombres de dominio aparentemente ya expirados, el Demandado#1 aparecía como registrante de los siguientes: El Demandado#1 es el registrante de los nombres de dominio en disputa El Demandado#2 es el registrante de los nombres de dominio en disputa De conformidad con la información que obra en el expediente, con anterioridad a la presentación de la Demanda los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa mostraban, entre otros, las siguientes leyendas: (i) Los alegatos de las Demandantes se pueden resumir como sigue. La Demandante#1 es el proveedor de una de las aplicaciones de mensajería móvil más populares del mundo que permite a los usuarios a nivel global intercambiar mensajes a través de teléfonos inteligentes, incluidos iPhone, Samsung y BlackBerry, sin tener que pagar por SMS (por sus siglas en inglés, servicio de mensajes cortos). Su sitio web principal “www.whatsapp.com” también permite a los usuarios de Internet acceder a su plataforma de mensajería. Desde su lanzamiento en 2009, la aplicación WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones móviles más populares y de más rápido crecimiento en el mundo, con más de 1 millón de usuarios activos mensuales al final de 2009, 200 millones de usuarios en abril de 2013, 500 millones de usuarios en abril de 2014, 900 millones de usuarios en septiembre de 2015 y más de 1.6 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo en la actualidad. WhatsApp es la cuarta aplicación más descargada en el mundo y séptima en España según el ranking mundial 2019 de App Annie. La Demandante#2 es el proveedor de la aplicación de redes sociales Instagram que permite compartir fotos y videos en línea. Desde su lanzamiento en 2010, Instagram registró 500,000 usuarios en menos de un mes y más de 10 millones de usuarios en septiembre de 2011. Instagram tiene actualmente 500 millones de usuarios activos diarios, con más de 95 millones de fotos y videos compartidos por día. Su sitio web “www.instagram.com” está clasificado como el 28º más visitado en el mundo según la empresa de información web Alexa. Actualmente disponible en más de 31 idiomas, la aplicación Instagram es la séptima más descargada del mundo y la quinta en España según el ranking mundial 2019 de App Annie. Las Demandantes son titulares de numerosos registros de marcas para INSTAGRAM y WHATSAPP en diversas jurisdicciones, incluida España (la Unión Europea) donde se encuentran los Demandados, así como de diversos nombres de dominio que consisten en los términos “instagram” y “whatsapp”. Diversas decisiones bajo la Política han reconocido el renombre de las marcas de las Demandantes. Los resultados obtenidos de búsquedas al escribir los términos “instagram” y “whatsapp” en el motor de búsqueda de Google disponible en “www.google.com” y “www.google.es” se refieren exclusivamente a las Demandantes. Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas WHATSAPP e INSTAGRAM de las Demandantes. Los 9 nombres de dominio en disputa incorporan en su totalidad las marcas de las Demandantes. De acuerdo a decisiones rendidas bajo la Política, cuando una marca es reconocible dentro de los nombres de dominio en disputa, la adición de términos genéricos como “download”, “pc” y “para”, así como la marca de un tercero (“Samsung”) no evita que haya similitud confusa. Los Demandados no tienen derechos o intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa. Los Demandados no pueden invocar ninguna de las circunstancias establecidas en el párrafo 4.c de la Política, para demostrar derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Los Demandados no son licenciatarios de las Demandantes ni se les ha permitido hacer uso de las marcas de las Demandantes, y tampoco son conocidos comúnmente por las marcas de las Demandantes. Según la investigación de las Demandantes, los Demandados no han obtenido ni intentado obtener derechos de marca válidos sobre INSTAGRAM y WHATSAPP. Los nombres de dominio en disputa Los nombres de dominio en disputa Los nombres de dominio en disputa sugieran falsamente una afiliación con las Demandantes lo que excluye cualquier posible uso justo de los mismos. Los nombres de dominio en disputa se registraron y se utilizan de mala fe. Los Demandados registraron los nombres de dominio en disputa con pleno conocimiento de los derechos de las Demandantes. Las marcas WHATSAPP e INSTAGRAM de las Demandantes son distintivas y conocidas en todo el mundo, han sido usadas continua y extensamente (desde 2009 para WHATSAPP y 2010 para INSTAGRAM), y han adquirido rápidamente considerable renombre en todo el mundo, incluso en España donde se ubican los Demandados. Sería inconcebible que los Demandados argumentaran que no tenían conocimiento de las marcas de las Demandantes en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa. El uso posterior de los nombres de dominio en disputa para resolver a sitios web relacionados con las Demandantes no deja dudas sobre el conocimiento de las Demandantes en el momento del registro de los mismos por los Demandados. Además de los 9 nombres de dominio en disputa, los Demandados también registraron previamente un gran número de nombres de dominio que infringen los derechos de marca de las Demandantes y de terceros. Los Demandados se han involucrado en un patrón de conducta, en el sentido del párrafo 4.b(ii) de la Política, al registrar no sólo los nombres de dominio en disputa, sino también una gran cantidad de otros nombres de dominio que infringen las marcas de las Demandantes y de terceros con el fin de evitar que sus dueños reflejen sus marcas en los nombres de dominio correspondientes. Los Demandados están utilizando los nombres de dominio en disputa para atraer intencionalmente, con fines de lucro, a usuarios de Internet a sus sitios web al crear un riesgo de confusión con las marcas de las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de dichos sitios web. Los nombres de dominio en disputa Dado el renombre de INSTAGRAM y de WHATSAPP en todo el mundo, y la naturaleza de los nombres de dominio en disputa, no se puede concebir un uso real o contemplado de buena fe de los mismos por parte de los Demandados o un tercero ya que invariablemente resultaría en un desvío engañoso e injusto aprovechándose de los derechos de las Demandantes. Las Demandantes solicitan (i) que les sean transferidos los nombres de dominio en disputa Los Demandados no contestaron a las alegaciones de las Demandantes. En sus comunicaciones por correo electrónico del 10 y 23 de octubre de 2019, en español e inglés, el Demandado#1 en esencia manifestó: “[…] con animo de resolver cualquier controversia en relación a los nombres de dominio que me indican. Me pongo en contacto con ustedes para expresar que no entiendo el ingles, pero usando el traductor online he intentado entender el contenido […] Entiendo que lo que se desea es que dejen de estar activos. Nunca he pretendido actuar de mala fe […] este procedimiento se me hace complicado de entender por mi bajo conocimiento del ingles. Los dominios estaban sin uso pero al tener activada la renovación automática se ha ido renovando cada año. No tengo intención de usar esos nombres para nada y menos aun para molestar o dañar la imagen de cualquier persona o marca. Para resolver cualquier controversia que puedan generar los dominios, he eliminado el contenido y si lo desean daré de baja estos nombres de dominio […] Pido disculpas por el redactado en ingles, lo he traducido con el traductor online […]”; y “[…] Atendiendo a su correo, y con el fin de evitar cualquier controversia con los nombres de dominio citados o cualquier disputa que derive en acción judicial. Adjunto formulario de acuerdo con la opción de cancelación de los nombres de dominio, si es la opción deseada. Me remito a la intención de resolver cualquier controversia con buena fe. Si la opción deseada es la de transferir los dominios, rellenaré el formulario con esa opción, en caso que así lo deseen […] Disculpen el redactado en ingles, está realizado con un traductor online […]”. 6. Debate y conclusiones El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. De acuerdo con el Registrador, el idioma de los acuerdos de registro de los nombres de dominio en disputa es el español. La Demanda fue presentada en inglés y las Demandantes solicitaron que el idioma del procedimiento fuera el inglés. En su correo electrónico de 10 de octubre de 2019, el Demandado#1 manifestó tener un bajo conocimiento del inglés y que había obtenido en línea traducción al español de la Demanda. Las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español y este Experto maneja ambos idiomas. Tomando en consideración lo anterior y en ausencia de un acuerdo de las Partes sobre el idioma del procedimiento, sin perjuicio de la aceptación por parte de este Experto de la Demanda en inglés, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, el idioma de este procedimiento es el español. En lo que respecta a tener 2 Demandantes que presenten una única Demanda, si bien la Política utiliza el término “demandante” en singular, no impide que varias personas presenten conjuntamente una demanda. Este Experto considera que es apropiado tener tanto a la Demandante#1 como a la Demandante#2 como Demandantes en este procedimiento, ya que ambas pertenecen al mismo grupo de interés y han mostrado una afectación común y similar por parte de los Demandados (véase la sección 4.11.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, Tercera Edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”)). Respecto a haber 2 Demandados, este Experto considera que las Demandantes han establecido que todos los nombres de dominio en disputa parecen estar bajo control común y que es justo, equitativo y eficiente tener a ambos Demandados en este único procedimiento administrativo (véase la sección 4.11.2 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Las comunicaciones informales por correo electrónico del Demandado#1, mencionadas anteriormente, no pueden considerarse como una respuesta formal ya que no cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento, párrafo 5(b). Si bien es cierto que la falta de respuesta por parte de los Demandados da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha falta de contestación no se traduce per se en una resolución favorable para las Demandantes. De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, las Demandantes tienen que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que alguna de las Demandantes tiene derechos; (ii) los Demandados no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Identidad o similitud confusa La Demandante#1 acreditó tener derechos sobre la marca WHATSAPP, en tanto la Demandante#2 acreditó tener derechos sobre la marca INSTAGRAM, las cuales están registradas en diversas jurisdicciones. Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico (“.com”, “.net”, “.org”) generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a dichas marcas de las Demandantes. Cada nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una de dichas marcas, acompañada de prefijos y/o sufijos consistentes en términos de diccionario (en idiomas inglés o español) y/o una marca de un tercero (por ejemplo, “download”, “forpc”, “parapc”, “parasamsung”) percibiéndose que el elemento dominante y claramente reconocible en cada nombre de dominio en disputa es una de las marcas de las Demandantes, y sin que la adición de tales prefijos y/o sufijos sea suficiente para evitar que haya similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y dichas marcas de las Demandantes. Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política. B. Derechos o intereses legítimos Las Demandantes afirman que los Demandados no disponen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Las Demandantes hacen valer que los Demandados no cuentan con autorización alguna para usar las marcas WHATSAPP e INSTAGRAM de las Demandantes, que no cuentan con registro marcario alguno en relación con “whatsapp” e “instagram”, que no son comúnmente conocidos por las marcas de las Demandantes, que no han utilizado los nombres de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hacen un uso legítimo y leal o no comercial de los mismos. Las Demandantes acompañaron imágenes del contenido de los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa (véase el apartado 4. de la presente Decisión), donde se aprecia claramente que en general los mismos reproducen las marcas de las Demandantes y contienen referencias genéricas a otras aplicaciones similares a las de las Demandantes, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad de quien posee la titularidad de las marcas de las Demandantes ni de la titularidad u operador de los nombres de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con las Demandantes. Además, este Experto nota que la composición de cada nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación con las marcas de las Demandantes. Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal de los nombres de dominio en disputa (véase la sección 2.5 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de los Demandados. En base a lo anterior, las Demandantes han acreditado prima facie que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.2 En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política. C. Registro y uso de mala fe Ha quedado acreditado que WHATSAPP e INSTAGRAM son marcas registradas y que su registro y uso es anterior al registro de los nombres de dominio en disputa, que los Demandados no han sido autorizados por las Demandantes para usar dichas marcas en los nombres de dominio en disputa ni en sitio web alguno, y que dichas marcas alcanzaron rápidamente un amplio conocimiento a nivel internacional, por lo que es difícil concebir que alguien obtuviese los nombres de dominio en disputa sin que al mismo tiempo tuviese en mente precisamente dichas marcas de las Demandantes. El conocimiento previo de dichas marcas no fue refutado por los Demandados. Varias decisiones bajo la Política han determinado que el registro y uso de una marca famosa o ampliamente conocida de un tercero, sin tener derechos o intereses legítimos sobre la misma, puede constituir registro y uso de mala fe bajo la Política.3 El contenido en general de los sitios web asociados a los nombres de dominio en disputa deja claro que pretende la confusión por asociación con las marcas de las Demandantes y que su uso es previsiblemente con ánimo de lucro para atraer usuarios a dichos portales, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con las marcas de las Demandantes respecto a la fuente, patrocinio o afiliación de los mismos y los productos o servicios ofertados en dichos sitios. El hecho de que alguno de los nombres de dominio en disputa resuelva ahora a un sitio web inactivo no es obstáculo para establecer la mala fe de parte de su registrante (véase la sección 3.3 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Lo anterior permite inferir que los Demandados obtuvieron cada nombre de dominio en disputa por su confusa similitud y asociación con las marcas de las Demandantes para de alguna manera beneficiarse indebidamente de dichas marcas.4 El hecho de que los Demandados apareciesen como registrantes de otros nombres de dominio aparentemente ya expirados (véase el apartado 4. de la presente Decisión) que también incorporaban las marcas de las Demandantes (y de terceros) resulta indicativo de mala fe ya que pareciese que los Demandados pudieron haber desarrollado un patrón de conducta de registro abusivo de nombres de dominio en perjuicio de las Demandantes (véase párrafo 4.b(ii) de la Política y la sección 3.1.2 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). En suma, todos los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. 7. Decisión Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que sean (i) transferidos a las Demandantes los nombres de dominio en disputa Gerardo Saavedra 1 Véase, por ejemplo, Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,Caso OMPI No. D2003-0465: “the panel finds that as a result of the default, Respondent has failed to rebut any of the factual assertions that are made and supported by evidence submitted by Complainant. The panel does not, however, draw any inferences from the default other than those that have been established or can fairly be inferred from the facts presented by Complainant and that, as a result of the default, have not been rebutted by any contrary assertions or evidence.” 2 Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0. En Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim,Caso OMPI No. D2003-0400, se establece: “There is no evidence that the Complainant authorized the Respondent to register the disputed domain name or to use the CASIO trademark […] These circumstances are sufficient to constitute a prima facie showing by the Complainant of absence of rights or legitimate interest in the disputed domain name on the part of the Respondent.” 3 En DaimlerChrysler Corporation v. Web4COKK SRL Romania,Caso OMPI No. DRO2006-0003, se estableció: “The registration and use in any form of a famous trademark which belongs to somebody else, without proving any rights or legitimate interests in it, represents bad faith registration and use.” 4 En Jafra Cosmetics, S.A. de C.V. and Jafra Cosmetics International, S.A. de C.V. v. ActiveVector,Caso OMPI No. D2005-0250, se estableció: “due to the intrinsically distinctive character of Complainants’ trademarks, it is inconceivable that the contested domain name would have been registered and used if it were not for exploiting the fame and goodwill of Complainants’ marks by diverting Internet traffic intended for Complainant.” En Villeroy & Boch AG v. Mario Pingerna,Caso OMPI No. D2007-1912 se estableció: “paragraph 4(b)(iv) requires the Respondent to intend to attract Internet users ‘for commercial gain’, but this gain does not need to be derived by the Respondent himself.”
Experto Único
Fecha: 3 de diciembre de 2019
Full & Egal Universal Law Academy