La Demandante es AB Electrolux, Suecia, representada por SILKA Law AB, Suecia.
El Demandado es Fernando Diaz Diaz, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El registrador del nombre de dominio en disputa es Hostinger, UAB.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de octubre de 2019. El 7 de octubre de 2019 el Centro envió a Hostinger, UAB por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de octubre de 2019 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto.
El Centro envió una comunicación a las partes el 9 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 9 de octubre de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de octubre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de noviembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de noviembre de 2019.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de noviembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El Experto considera que el idioma del procedimiento ha de ser el español, en consonancia con el párrafo 11(a) del Reglamento, en atención a la solicitud presentada por la Demandante, la falta de manifestación del Demandando respecto al idioma del procedimiento y las circunstancias del caso, en especial dado que el Demandando se encuentra localizado en un país de habla hispana, el nombre de dominio contiene el término español “especialista” y la página web a la que se ha encontrado ligado temporalmente el nombre de dominio en disputa se encontraba en español, dirigiéndose, por tanto, al mercado de habla hispana.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa sueca fundada en 1901, que opera a nivel internacional, en el sector de la fabricación de electrodomésticos y aparatos electrónicos tanto de uso doméstico como profesional, con unas ventas que alcanzan cada año los 40 millones de productos, a clientes en más de 150 países, entre ellos Colombia. Asimismo, la Demandante presta servicios técnicos de instalación, reparación y mantenimiento respecto a sus productos.
La Demandante opera en el mercado e identifica sus productos mediante la marca coincidente con el elemento principal de su denominación social “Electrolux”, siendo titular de un amplio número de marcas que contienen o consisten en esta denominación sola o unida a otros elementos gráficos o denominativos, registradas en las jurisdicciones en las que lleva a cabo su actividad (en más de 150 países, entre ellos Colombia). Son suficientemente representativas de las mismas para el presente procedimiento:
La Marca de Colombia No. 84563 ELECTROLUX, registrada el 30 de abril de 1975, para servicios de la clase 36;
La Marca de Colombia No. 500451 ELECTROLUX ULTRAPOWER, registrada el 22 de diciembre de 2014, para productos de la clase 7;
La Marca de Estados Unidos de América (“Estados Unidos”) No. 2808980 ELECTROLUX, registrada el 27 de enero de 2004, para productos de la clase 11.
Asimismo, la Demandante es titular de varios nombres de dominio que identifican sus páginas web oficiales, mediante las cuales promociona y comercializa sus productos y servicios. Son suficientemente representativos de los mismos para el presente procedimiento
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de febrero de 2019 e, inicialmente, se encontraba ligado a una página Web en la que se reproducía la marca ELECTROLUX en su encabezamiento, antes del texto de la página, incluyendo a continuación diversas fotos de electrodomésticos (dos lavadoras, un horno, un frigorífico y un lavavajillas), contenía la leyenda “técnicos certificados centrales, ¡Llame ahora!”, así como un pulgar hacia arriba unido a la indicación “servicio de calidad”. Posteriormente, el nombre de dominio en disputa ha sido dejado sin contenido, de forma que en la fecha de verificación de su contenido después de la presentación de la Demanda, solo incluye un mensaje de error indicando que “no se puede acceder a este sitio web, no se ha podido encontrar la dirección IP del servidor”, unido a la sugerencia “busca especialista electrolux site en Google”.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante sostiene en la Demanda:
Que, debido a la inversión realizada por la Demandante en distribución y publicidad, la marca ELECTROLUX ha adquirido renombre a nivel mundial, como acredita su elevado número de ventas y han reconocido diversas decisiones anteriores adoptadas en virtud de la Política.
Que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca ELECTROLUX en su integridad, añadiendo el término descriptivo “especialista” que carece de distintividad y refuerza la asociación con la Demandante y su marca, ya que ésta ofrece servicios especializados de instalación, reparación y mantenimiento de sus productos a nivel mundial. El nombre de dominio en disputa es, por tanto, similar hasta el punto de crear confusión con la marca de la Demandante, habiendo sido registrado en fecha muy posterior al registro de la marca ELECTROLUX, cuyo primer registro en Colombia data de 2001.
Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que no se encuentra autorizado por la Demandante ni guarda relación alguna con la misma, no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni realiza un uso de buena fe del mismo en relación a una oferta de productos o servicios. El nombre de dominio en disputa se encuentra ligado a un sitio web en el que se incluye, sin autorización, la marca y el logo de la Demandante, así como fotos de electrodomésticos de la misma. Este contenido unido al uso del término descriptivo “especialista” (incluido en el nombre de dominio en disputa), crean la falsa impresión de tratarse de un sitio web especializado y autorizado, no cumpliéndose los requisitos fijados para considerar este uso como legítimo en la decisión OKI Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0903, dado que no se indica la falta de relación entre el Demandado y la Demandante, no conteniendo ninguna mención o disclaimer en este sentido. El Demandado, intencionadamente y con ánimo de lucro, está desviando a los consumidores de manera equivocada y engañosa a su sitio web, dando una impresión de asociación con la Demandante.
Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El Demandado utiliza la marca y logotipo de la Demandante en su sitio web, lo que indica que en el momento del registro del nombre de dominio en disputa y de la publicación de contenidos en ésta página web, el Demandado conocía la marca y su reputación, eligiendo deliberadamente el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, generando y aumentando el número de visitas a su negocio en Internet, aprovechándose indebidamente de la reputación de la marca ELECTROLUX. El nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe creando la falsa impresión de tratarse del sitio web de la Demandante para Colombia respecto a sus servicios técnicos de mantenimiento y reparación especializados, o de ser el servicio técnico certificado de la marca para Colombia, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, mediante el error o confusión, a usuarios de Internet que buscan los servicios de un “especialista” en la marca ELECTROLUX. Los números de teléfono de contacto proporcionados en el sitio web del Demandado aparecen en otras páginas web de competidores de la Demandante (como el Grupo Vaillant). La Demandante envió una carta de cese y desistimiento al Demandado con la finalidad de alcanzar un acuerdo amistoso, pero el Demandado nunca contestó a este requerimiento, evidenciando su mala fe.
La Demandante cita varias decisiones anteriores adoptadas bajo la Política que considera que apoyan su posición.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesSe procede a continuación a analizar si se cumplen todos los presupuestos cumulativos necesarios para la estimación de la Demanda contenidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política. La disputa se encuentra dentro del ámbito de la Política y el Grupo Administrativo de Expertos compuesto por un único miembro tiene autoridad para decidir la disputa.
El párrafo 15(a) del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda sobre la base de las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, lo dispuesto en la Política y en el propio Reglamento, así como cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.
El Experto ha tomado en consideración todas las evidencias, documentos aportados y alegaciones de las partes, realizando, además, algunas investigaciones limitadas e independientes bajo los poderes generales que se le reconocen inter alia en los párrafos 10 y 12 de la Política. Véase la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónLa Demandante funda su Demanda en la titularidad de varias marcas que consisten o contienen la denominación “electrolux”, sola o unida a otros elementos gráficos y/o denominativos. Todas ellas se encuentran registradas y vigentes, entre otros países, en Colombia, donde el Demandando se encuentra localizado según los datos de registro del nombre de dominio en disputa.
Es importante destacar que, como se recoge en la sección 1.10 de la elaborada por la OMPI 3.0, el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca o las marcas de la Demandante. La existencia de logos u otros elementos gráficos en las marcas de la Demandante, no afecta al análisis de la concurrencia del primer elemento de la Política.
También es importante precisar que el dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.site”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política, si bien su significado puede ser relevante en el análisis de los restantes elementos. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, a excepción del dominio genérico de nivel superior “.site”, el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente el elemento principal de la denominación social y marca de la Demandante ELECTROLUX precedido del término “especialista”, que constituye una clara referencia a la especialización respecto a los productos de la marca, eminentemente técnicos, al tratarse de electrodomésticos y aparatos electrónicos. El Experto considera que la adición del término “especialista” a la marca ELECTROLUX en el nombre de dominio en disputa, no evita la similitud confusa (siendo la marca fácilmente reconocible), aunque la naturaleza de dicho término adicional pueda tener relevancia en la evaluación del segundo y/o tercer elemento. Véase en este sentido la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En conclusión, el Experto considera que la marca ELECTROLUX es fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo por ello éste último confusamente similar a la marca de la Demandante, concurriendo, por tanto, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEn relación al segundo elemento, se requiere que la Demandante acredite que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
La prueba presentada por la Demandante acredita prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. El Experto ha podido comprobar, además, que no consta el registro de ninguna marca a favor del Demandado que contenga o consista en la denominación “electrolux” ni en la denominación “especialista electrolux”.
El Demandando ha elegido no contestar a la Demanda ni al requerimiento previo realizado por la Demandante, no habiendo aportado ninguna evidencia que pueda sustentar algún tipo de derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
Conforme ha demostrado la Demandante, el nombre de dominio en disputa se encontró temporalmente ligado a una página web en la que se ofertaban los servicios de “técnicos certificados centrales” relativos a electrodomésticos de la marca ELECTROLUX. Sin embargo, en fecha indeterminada se modificó el contenido de esta página dejándola sin contenido, apareciendo un simple mensaje de error del servidor por no poder acceder al sitio web.
Llama, por tanto, especialmente la atención, a juicio del Experto, la reacción del Demandado ante el requerimiento previo a la Demanda y la presentación de la Demanda, que lejos de reaccionar justificando su actuación y su carácter (según se indicaba en su sitio web) de “técnico autorizado”, dio de baja su página web dejando en desuso el nombre de dominio en disputa, no habiendo aportando evidencia alguna, ni siquiera contestado a la Demanda.
El Experto considera que, si como mostraba en su página web, el Demandado fuera en realidad técnico certificado de la marca de la Demandante, le hubiera sido muy fácil verificar su situación mediante la simple aportación al presente procedimiento de la documentación pertinente en relación a esta circunstancia. Por ello, en atención a las circunstancias cumulativas de este caso, el Experto considera que, como afirma la Demandante y no desvirtuado mediante ninguna evidencia el Demandado, este último no es ni ha sido nunca un técnico autorizado de la marca ELECTROLUX, no estando autorizado para el uso de esta marca, ni habiendo indicado esta falta de relación con la Demandante en la página web a la que estuvo temporalmente ligado el nombre de dominio en disputa.
El Experto considera que todas estas circunstancias no pueden ser indicativas de un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino que apuntan a la intención de crear las circunstancias necesarias para que se produzca un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que la página web a la que estuvo temporalmente asociado el nombre de dominio en disputa se encontraba ligada o autorizada por la Demandante y/o que su titular es técnico autorizado de la marca ELECTROLUX.
En casos similares al que nos ocupa, cuando se alega un uso nominativo legítimo de distribuidores o revendedores de productos o prestadores de servicios relativos a la marca a la que alude el nombre de dominio en disputa, las decisiones adoptadas en el marco de la Política han definido los requisitos cumulativos que han de concurrir para considerar que se realiza un uso legítimo. Es la doctrina que se deriva del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0903 (el llamado “Oki Data test”) alegado por la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Básicamente, es preciso que concurran los siguientes requisitos cumulativos:
(i) que el demandado ofrezca efectivamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(ii) que el demandado utilice la página web para vender únicamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(iii) que se indique en la página web de forma adecuada y prominente la relación o falta de relación con el titular de la marca; y
(iv) que el demandado no trate de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejen la marca.
A juicio del Experto, no concurren en el caso que nos ocupa los mencionados requisitos cumulativos. En especial es de destacar la presencia prominente del logo y marca ELECTROLUX en la página web, junto con la indicación confusa en la página web del Demandado a la que se encontraba ligado el nombre de dominio en disputa de su carácter de “técnico autorizado” lo que podría causar una asociación de la Demandante, no indicando de forma prominente su falta de relación con la Demandante.
La circunstancia de que, en un momento posterior, el nombre de dominio en disputa haya sido dejado en desuso, la tenencia pasiva del mismo o passive holding, tampoco puede ser considerada como acreditativa de ningún derecho o interés legítimo en el Demandado.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
La documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, permite concluir que la misma gozaba de notable presencia en Internet y dentro de su sector a nivel internacional, siendo, al menos, notoria dentro del sector de los electrodomésticos y aparatos electrónicos a nivel internacional en la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Por lo que, teniendo en cuenta lo anterior y el alcance global de Internet, sería posible presumir que el Demandado pudiera conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida al término “especialista”, así como el contenido incluido en la página web a la que estuvo temporalmente ligado el nombre de dominio en disputa, que incluía la marca y el logo de la Demandante así como fotos de algunos de sus productos, indicando ser técnico autorizado de esta marca.
Estas circunstancias evidencian, a juicio del Experto, que la Demandada conocía la existencia de la marca ELECTROLUX y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a la misma, probablemente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación, con la intención de aumentar el tráfico de su página web, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
El uso del nombre de dominio en disputa y contenido de la página web a la que éste se encontró temporalmente asociado, corroboran esta conclusión, así como la propia circunstancia de que el referido contenido haya sido modificado por el Demandado, dejando el nombre de dominio en disputa sin contenido.
También llama la atención, a juicio del Experto, la reacción del Demandado ante el requerimiento previo a la Demanda y ante la notificación de la Demanda, no ofreciendo justificación alguna de su actuación, sino, simplemente, dando de baja y dejando sin contenido el nombre de dominio en disputa, sin proceder a su transferencia en favor de la Demandante.
Es importante destacar que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa o passive holding no impide considerar la existencia de mala fe cuando, como en el caso que nos ocupa, concurren circunstancias que apuntan a la misma, como el carácter notorio de la marca, la falta de contestación a la Demanda u otras que revelen la existencia de mala fe en el Demandado. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El alegado carácter de “técnico autorizado” por parte del Demandado, a juicio del Experto, podría haber sido fácilmente justificado mediante la exhibición de su carnet de instalador o técnico autorizado o cualquier otra documentación pertinente. En cambio, el Demandado no ha ofrecido evidencia alguna de este carácter ni ha contestado a la Demanda.
Además, el propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado de los términos que lo componen da a entender que existe relación o afiliación con la Demandante y su marca, dando la impresión de ser una página web de un servicio técnico autorizado de la marca para Colombia, creando por tanto una suerte de asociación con la marca ELECTROLUX de la Demandante, que tiene su propia red de servicios técnicos y distribuidores autorizados en los numerosos países en los que comercializa sus productos, entre ellos en Colombia.
Todas estas circunstancias cumulativas, permiten, a juicio del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando, en un principio (mediante la página web que estuvo temporalmente ligada al nombre de dominio en disputa), la existencia de un probable riesgo de confusión y de asociación, que no se excluía mediante ninguna indicación que advirtiera a los usuarios de la ausencia de relación con la Demandante, sino, al contrario, se presentaba como servicio técnico autorizado de la marca sin tener acreditación alguna para ello, incluyendo una referencia clara y destacada a la marca de la Demandante y a un carácter de técnico autorizado que no ostenta realmente, y, posteriormente, dejando en desuso el nombre de dominio en disputa sin transferirlo a la Demandante, todo ello, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, atendiendo a la documentación disponible en el expediente, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 29 de noviembre de 2019