La Demandante es Sociedad Comercializadora y de Servicios Macal Limitada, Chile, representada por Alfero y Figueroa Ltda., Chile.
El Demandado es juan salinas, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del nombre de dominio en disputa es PSI-USA, Inc. dba Domain Robot.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de octubre de 2019. El 7 de octubre de 2019 el Centro envió a PSI-USA, Inc. dba Domain Robot por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de octubre de 2019 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 16 de octubre de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 17 de octubre de 2019.
El Centro envió una comunicación a las partes el 16 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 17 de octubre de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de octubre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de noviembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de noviembre de 2019.
El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de noviembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoConforme a lo afirmado en la Demanda y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen los siguientes hechos por parte de la Demandante:
(1) Es una empresa constituida de acuerdo con las leyes de Chile con más de 30 años de existencia, reconocida en su país en el rubro de los remates y pionera en el extranjero.
(2) Es titular de más de 20 registros de marca comercial los cuales contienen las expresiones MACAL y/o REMATES MACAL y se encuentran registrados en Bolivia, Chile, Colombia y Perú.
(3) Cuenta con más de 100 profesionales trabajando en el área de planificación y desarrollo de subastas.
(4) Es titular de diversos nombres de dominio, que contienen la denominación “Macal”, “Remates Macal”, “Macal Subastas”, “Macal Remates” en países tales como; Chile, Colombia, México y Perú.
El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 6 de abril del 2017 y actualmente resuelve a un sitio inactivo.
La Demandante tiene registrada, entre otras, la marca chilena RM REMATES MACAL, concedida el 17 de diciembre de 2014 bajo el número 1146178.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante sostiene en sus alegaciones que:
1) El nombre de dominio en disputa, además de ser idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante, fue registrado el 6 de abril del 2017, fecha posterior a las fechas de solicitud y registro de las marcas de la Demandante en Chile, Colombia y Perú.
2) No tiene conocimiento o pruebas de que haya realizado o haya utilizado o efectuado preparativos demostrables y serios para la utilización del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios, sino al contrario se le ha acusado de defraudador por actividades comerciales ilícitas en México.
3) El nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado de mala fe, puesto que el Demandado debió tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marcas MACAL y REMATES MACAL, la cual se viene utilizando desde el año 2014.
4) Ha utilizado el nombre de dominio en disputa, con la intención fraudulenta de atraer al usuario de Internet, con el ánimo de lucro creando confusión sobre la identidad, fuente, afiliación o bien la actividad misma entre la clientela de la Demandante con las marcas MACAL y REMATES MACAL.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
La Demandante solicita que el presente procedimiento sea en español, teniendo en cuenta la nacionalidad y lugar de residencia de las partes y el contenido del nombre de dominio en disputa. El Demandado, guardó silencio sobre la cuestión.
De acuerdo con dichos antecedentes, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español.
De conformidad con la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren conjuntamente con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa:
i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
En virtud de lo anterior, y toda vez que el Demandado no presentó contestación en tiempo y forma a la Demanda presentada por la Demandante, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.a) del Reglamento; es decir, resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables..
En este orden de ideas, y puesto que el Demandado no presentó contestación a las alegaciones de la Demandante, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar al Demandado.
A. Identidad o similitud confusaEl nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la marca REMATES MACAL, lo cual se infiere de un análisis comparativo de la denominación en cuestión, puesto que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la denominación REMATES MACAL amparada por los registros de marca de la Demandante, con excepción de la letra “s” de la palabra “remates”.
Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.com” es requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis en este caso.
A juicio del Experto, la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
ii) el Demandado(en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de manera equivoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios con ánimo de lucro.
En opinión del Experto, la Demandante demostró la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
En este orden de ideas, el Demandado no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.
Al tratar de acceder al nombre de dominio en disputa, el Experto nota que el mismo resuelve a un sitio inactivo. Sin embargo, de acuerdo a la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha sido supuestamente utilizado para ofrecer a los usuarios de Internet servicios con la marca REMATES MACAL a través de un correo electrónico. No se encontraron evidencias, de las que se pueda concluir que el Demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
Adicionalmente, a juicio del Experto, el Demandado tenía pleno conocimiento de la existencia de la marcas MACAL y REMATES MACAL al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y con las conductas señaladas por la Demandante, las hizo con el fin de aprovecharse de las marcas MACAL y REMATES MACAL y aprovecharse de una asociación con la Demandante entre los usuarios de Internet, razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:
“(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;
(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.”
Con base en los argumentos expuestos por la Demandante y la falta de contestación del Demandado, a juicio de este Experto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y utilizado por el Demandado de mala fe.
El hecho de que el nombre de dominio en disputa se registrara en fecha posterior al registro de marca de la Demandante -dada la notoriedad de las marcas MACAL y REMATES MACAL en el ámbito de los remates-, la composición del nombre de dominio en diputa casi idéntico al nombre de dominio en disputa, así como el que la marca REMATES MACAL existiera desde el 2015, aún y cuando la empresa fue fundada desde hace más de 30 años, esto es, mucho antes del registro del nombre de dominio en disputa y con presencia en diferentes mercados, acredita el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa sobre la base de que el Demandado tenía conocimiento de la existencia de la marca, al momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa y lo registró para aprovecharse de la marca de la Demandante.
Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, este Experto considera que ante la ausencia de contestación por parte del Demandado y la manifestación de la Demandante consistente en que el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con el propósito de impedir el registro del nombre de dominio bajo el dominio “.com”, y engañar al público consumidor al hacerle creer que existe una relación o asociación con la Demandante, pretendió aprovecharse de su buen nombre y prestigio.
Lo anterior, permite concluir que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, siendo ello una evidencia de mala fe.
El Demandado, ha incurrido en el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe de conformidad con el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Martin Michaus Romero
Experto Único
Fecha: 6 de diciembre de 2019