La Demandante es Ford Motor Company, S.A. de C.V., México, representada por Cuesta Llaca Esquivel Abogados, México.
El Demandado es Andrés Romero, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de octubre de 2019. El 29 de octubre de 2019 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de octubre de 2019 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El Centro envió una comunicación a las Partes el 31 de octubre de 2019 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 1 de noviembre de 2019. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
Si bien el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés, este Experto, conforme a lo dispuesto en el párrafo 11.a del Reglamento, está de acuerdo en que el idioma del procedimiento sea español, derivado de los siguientes hechos: La Demanda fue presentada en español; la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, haciendo valer que ambas partes son de nacionalidad mexicana, sus domicilios se encuentran en México y que el contenido de la página de Internet a la que dirección el nombre de dominio en disputa esta en idioma español; el Demandado no contestó la solicitud de la Demandante, por lo que no manifestó oposición a que el lenguaje del procedimiento fuera español; y las comunicaciones del Centro a las partes fueron en inglés y en español.
Este Experto constató que los domicilios de ambas partes se encuentran en México, y aunque al momento en que se emite la presente resolución, el nombre de dominio no está siendo usado por parte de el Demandado y por tanto no pudo corroborar lo que afirmó la Demandante, respecto de que el contenido de la página web estaba escrita en idioma español, este Experto considera que el hecho de que las partes tengan su domicilio en México, que se incluya el elemento “mx” (diminutivo de México) y que la palabra adicional a la marca FORD dentro del nombre de dominio esté escrita en idioma español, a saber “planta”, es suficiente para considerar procedente la petición de la Demandante de que sea en idioma español.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de noviembre de 2019. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de diciembre de 2019. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado la falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de diciembre de 2019.
El Centro nombró a Mauricio Jalife Daher como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de diciembre de 2019. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoPor haber sido alegados por la Demandante, comprobados con documentos y por no haber sido objetados por el Demandado los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados:
La Demandante es una empresa mexicana subsidiaria de Ford Motor Company. La Demandante es licenciataria inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de los siguientes registros de marcas propiedad de Ford Motor Company:
- Registro No. 734083 FORD en clase 35, para amparar, entre otros, servicios de comercialización de vehículos, otorgado el 11 de febrero de 2002;
- Registro No. 409053 FORD Y DISEÑO en clase 12, otorgado para amparar vehículos y aparatos de locomoción terrestre y aérea, el día 26 de marzo de 1992; y
- Registro No. 285917 FORD Y DISEÑO en clase 12, otorgado para amparar vehículos y aparatos de locomoción terrestre y aérea otorgado el 7 de abril de 1983.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 24 de septiembre de 2019. La Demandante alega en la Demanda que el nombre de dominio incluía las marcas de su titularidad arriba indicadas, así como la leyenda “Planta Ford Sonora”. El Experto constató que el nombre de dominio en disputa actualmente se encuentra hospedado en la página de GoDaddy y se oferta a la venta.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante esencialmente hace valer lo siguiente:
Ford Motor Company es titular exclusivo de la marca FORD en múltiples países incluyendo México.
La Demandante es la única licenciataria inscrita ante el IMPI para utilizar la marca FORD en México, por lo que ningún tercero puede hacer uso de la misma sin su autorización.
El Demandado utiliza la marca FORD como parte del nombre de dominio en disputa sin la autorización de la Demandante o de Ford Motor Company.
El nombre de dominio en disputa puede orillar a error al público consumidor haciéndole creer que se trata de la Demandante y/o Ford Motor Company, ya que en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se puede apreciar la marca FORD y diseño, la leyenda “Planta Ford Sonora” y los vehículos que la Demandante comercializa, lo que puede poner en riesgo sus intereses además de la buena reputación y nombre de la Demandante.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesDebido a que el Demandado no ha presentado un escrito de contestación a la Demanda en términos del artículo 5 del Reglamento, el Experto puede calificar de ciertos los argumentos razonables de la Demandante (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk,
Caso OMPI No. D2002‑0487; y Talk City, Inc. v. Michael Robertson,
Caso OMPI No. D2000-0009).
De conformidad con la Política, la Demandante deberá acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (párrafo 4(a)):
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza por el Demandado de mala fe.
El nombre de dominio en disputa
Caso OMPI No. D2014-1596,
En este sentido, es importante considerar que la adición de las palabras “planta” y “mx”” a la marca FORD dentro del nombre de dominio en disputa no impide la similitud confusa (ver sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), al tratarse de la forma genérica de referirse al lugar en donde se fabrican automóviles (“planta”), y el diminutivo de México (“mx”). Adicionalmente, el término “.com” es el sufijo o identificador que agrupa a todos los dominios inscritos con código de actividad comercial y no constituye una adición voluntaria, caprichosa o arbitrariamente seleccionada por la parte que obtiene el registro de un nombre de dominio.
En virtud de lo anterior, a juicio de este Experto, la Demandante ha acreditado el cumplimiento del primer requisito de la Política.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el párrafo 4(a).i de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, entre otras, cualquiera de las siguientes circunstancias, puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:
“(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos bajo la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante establezca, prima facie, que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez establecida tal circunstancia, es el Demandado quien debe probar que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a).ii de la Política (ver The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang,
Caso OMPI No. D2002-1064; Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb,
Caso OMPI No. D2004-0827; y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings,
Caso OMPI No. D2005-0899).
En el caso de estudio, la Demandante ha alegado que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.
Por su parte, la Demandante ha probado contar con derechos respecto de la marca FORD en México, en su carácter de licenciatario de la marca FORD inscrito ante IMPI, con 7 años de anticipación a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa.
El Demandado no ha presentado explicación o justificación alguna respecto de la adopción y registro del nombre de dominio en disputa el cual comprende en su totalidad la marca FORD.
No hay evidencia que demuestre que el Demandado haya sido conocido corrientemente como “Ford”.
Con anterioridad el nombre de dominio incluía las marcas de su titularidad arriba indicadas, así como la leyenda “Planta Ford Sonora” y se llevaba a cabo una oferta de vehículos para la venta, por lo que este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Solicitud, sin que existan indicios en contrario y sin que el Demandado lo haya refutado.
Actualmente, el nombre de dominio en disputa no está en uso, y se ofrece a la venta en un sitio de “parking” gratuito del proveedor de servicios GoDaddy.
Por consiguiente, se tiene por satisfecha la condición prevista en el párrafo 4(2)ii de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feLa Política, en su párrafo 4(b) establece las siguientes circunstancias, respecto del registro o uso de mala fe:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea."
De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por la Demandada, se tiene por acreditado lo siguiente:
Que el Demandado no guarda ningún tipo de relación con la Demandante o con Ford Motor Company.
Que la Demandante ha probado ser licenciataria autorizada de las marcas FORD en México.
Que la Demandante cuenta con derecho de iniciar acciones para defensa de la marca FORD en México, tal y como se desprende de los oficios expedidos por el IMPI, mediante los cuales se toma nota de la inscripción del contrato de licencia respecto de los registros de marca FORD.
Que la marca FORD fue registrada en México con mucha anterioridad a la fecha en la que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa.
Que siendo la marca de la Demandante notoriamente conocida en México en el mercado relevante de automóviles, el Experto encuentra que el Demandado conocía o debió haber conocido la marca FORD antes de registrar el nombre de dominio en disputa, lo que implica un acto intencional y premeditado.
Este Experto identificó la existencia de los dos siguientes procedimientos previos seguido ante el Centro, en donde se ordena transferir a la Demandante los siguientes nombres de dominio que incluyen la marca FORD.
Ford Motor Company, S.A. de C.V., v Andrés Romero
Caso OMPI No. D2019-1758
Ford Motor Company, S.A. de C.V., v Andrés Romero
Caso OMPI No. D2019-1563
En el momento de presentación de la Demanda el nombre de dominio incluía la marca de la Demandante, ofreciendo vehículos a la venta. El nombre de dominio en disputa actualmente está hospedado en una página del proveedor de servicios GoDaddy y es ofertado a la venta, actividad que no indica la existencia de buena fe en la adopción del nombre de dominio.
El Experto, luego de valorar el patrón de creación de nombres de dominio que incluyen la marca FORD, sin contar con autorización para ello, por parte del Demandado, considera que el nombre de dominio en disputa se obtuvo con el ánimo de perturbar la actividad comercial de la Demandante y que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se produjo de mala fe por el Demandado y por ello se tiene cumplido el requisito de la mala fe establecido por el párrafo 4(a).iii de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
Mauricio Jalife Daher
Experto Único
Fecha: 1 de enero de 2020