La Ricorrente è Galbiati Italia S.r.l., Italia, rappresentato da NCTM Studio Legale Associato, Italia.
La Resistente è Contact Privacy Inc. Customer 0115802584, Canada / galbiati Srl, Italia.
2. Il nome a dominio e il RegistrarIl nome a dominio contestato
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 26 novembre 2019, via email, in lingua italiana. Il 27 novembre 2019, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 27 novembre 2019, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la propria risposta, con la quale sono state rivelate l’identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, che differiscono da quelle della Resistente nominata nel Ricorso, ed ha comunicato che la lingua del contratto di registrazione del nome a dominio contestato è l’inglese. Il Centro ha dunque inviato un’email alla Ricorrente, il 2 dicembre 2019, fornendo le informazioni del titolare del nome a dominio rivelate dal Registrar, e invitandola a modificare il suo Ricorso. Parallelamente, il Centro ha inviato nella medesima data una comunicazione alla Ricorrente in merito alla lingua della procedura, oltre che una notifica di irregolarità del Ricorso. La Ricorrente ha trasmesso al Centro, in data 5 dicembre 2019, un Ricorso modificato come richiesto dal Centro, includendo la richiesta di condurre la procedura in lingua italiana.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).
In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 9 dicembre 2019, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 29 dicembre 2019. La Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 7 gennaio 2019, il Centro ha notificato l’inadempienza della Resistente.
Il Centro ha nominato, in data 13 gennaio, Luca Barbero quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7.
4. I presupposti di fattoLa Ricorrente è una società costituita nel 2015 nell'ambito di un progetto imprenditoriale volto alla commercializzazione e assistenza tecnica di macchinari elettromedicali del settore della odontoiatria.
La Ricorrente ha deciso di adottare per contraddistinguere i propri prodotti il marchio GALBIATI, un marchio storico noto nel settore in precedenza di titolarità della società G.Galbiati s.r.l., impresa che dal 1935 al 5 gennaio 2012 - data di cessazione dell'attività per intervenuto fallimento - operava ed era nota sul mercato per la produzione e la vendita di apparecchi odontoiatrici e elettromedicali.
Il marchio, oggetto di successive cessioni nel corso dell’ultimo periodo di registrazione, è stato infine acquisito dalla Ricorrente, che ha pertanto iniziato ad operare, presentandosi sul mercato e alle fiere, utilizzando il proprio marchio GALBIATI ed utilizzando il nome a dominio
La Ricorrente è titolare del marchio nazionale italiano n. 302014902312338 GALBIATI (figurativo), depositato il 26 novembre 2014 e registrato il 20 marzo 2015 per i seguenti prodotti della classe 10: “strumenti e apparecchi di chirurgia, di medicina e di odontoiatria, apparecchi elettrici dentari; radiografie per uso medico; poltrone per uso medico dentistico”. Tale marchio costituisce il più recente rinnovo del marchio n. 202004901273963, depositato il 30 dicembre 2004 a nome della G. Galbiati s.r.l. ed acquisito dalla Ricorrente Galbiati Italia S.r.l. in data 22 ottobre 2015, come regolarmente annotato sul registro dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Il nome a dominio contestato
La Ricorrente sostiene che il nome a dominio contestato sia pressoché identico o, comunque, confondibile con il marchio di titolarità della Ricorrente, in quanto riproduce integralmente il cuore del marchio GALBIATI, in associazione all’elemento verbale “srl”, dotato di una limitata capacità distintiva, e al Top-Level Domain “.com”. Sottolinea inoltre che l’aggiunta della parola “srl”, chiaro acronimo di “società a responsabilità limitata”, non fa che aumentare il rischio di confusione, posto che si tratta della forma giuridica della società Ricorrente.
La Ricorrente ritiene che la Resistente non abbia un legittimo interesse in relazione al nome a dominio contestato in quanto:
i) non esiste nel Registro delle Imprese italiane una società denominata come la Resistente basata a Pozzo d’Adda, comune presso cui la Resistente sarebbe basata stando al WhoIs del nome a dominio;
ii) le informazioni presenti sul sito Internet collegato al nome a dominio contestato potrebbero essere riconducibili alla società denominata G. Galbiati S.r.l., oggi inattiva e cessata a seguito di fallimento. Società che, in quanto fallita, cessata e inattiva, non avrebbe alcun attuale diritto né interesse legittimo ad utilizzare, a scopi promozionali di un’inesistente attività, il nome a dominio corrispondente al marchio di titolarità della Ricorrente;
iii) l’uso del marchio della Ricorrente come nome a dominio contestato induce a ritenere che vi sia un’affiliazione – non inesistente – con la Ricorrente, che non opera a Pozzo d’Adda né ha alcun collegamento con tale luogo;
iv) la Resistente trae senza dubbio un indebito vantaggio dalla confusione ingenerata nel pubblico, trovandosi nella posizione di essere contattato da chi, in realtà è interessato alla Ricorrente e ai prodotti dalla stessa commercializzati; allo stesso tempo, determina un sicuro danno a carico della Ricorrente, i cui clienti saranno indotti in confusione dall’uso del marchio e dall’offerta dei prodotti e riterranno sussistere un collegamento tra l’attività promossa con il nome a dominio contestato e quella della Ricorrente, le cui informazioni di contatto non sono riportate sul sito corrispondente al nome a dominio contestato;
v) non è dato rinvenire alcun interesse legittimo nell’uso del nome a dominio contestato in capo alla Resistente.
La Ricorrente asserisce infine che la Resistente abbia registrato ed usato in malafede il nome a dominio contestato in quanto:
i) il nome a dominio contestato è utilizzato al fine di attrarre gli utenti di Internet interessati ai prodotti GALBIATI della Ricorrente su un sito Internet i cui contenuti inducono chiunque a ritenere di navigare sul sito della Ricorrente e di ivi trovare le informazioni e la rappresentazione dei prodotti dalla stessa posti in vendita, i contatti dell’azienda e altre informazioni;
ii) sul sito è chiaramente rappresentato il marchio di titolarità esclusiva della Ricorrente, sul quale la Resistente non vanta alcun diritto o legittimo interesse;
iii) lo scopo della Resistente è evidentemente quello di creare confusione e avere la possibilità di intercettare soggetti interessati ai prodotti della Ricorrente a fini di trarne un indebito vantaggio;
iv) l’uso indebito del marchio GALBIATI nel nome a dominio contestato e sul sito Internet induce a ritenere che sussista un rapporto, se non di identità, di sponsorizzazione, affiliazione o, in ogni caso di approvazione del sito Internet, non inesistente, da parte della Ricorrente;
v) la Resistente, nonostante sia stata formalmente informata dalla Ricorrente dei propri diritti di esclusiva sul segno GALBIATI con plurime comunicazioni inviate prima dell’instaurazione della presente procedura, non ha trasferito il nome a dominio né ha cessato l’uso del nome a dominio contestato.
B. ResistenteLa Resistente non ha presentato alcuna Risposta per replicare alle affermazioni del Ricorrente.
6. Motivi della decisioneIl paragrafo 15(a) delle Norme istruisce il Collegio in base ai principi che lo stesso deve utilizzare nel determinare la controversia: “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle affermazioni e dei documenti depositati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile.”
Il paragrafo 4(a) della Policy elenca tre elementi che la Ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dalla Resistente debba essere cancellato o trasferito alla Ricorrente:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui la Ricorrente vanti diritti; ed
(ii) la Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
A. Questione procedurale preliminare: lingua del procedimentoSecondo il paragrafo 11(a) delle Norme, salvo sia stato diversamente concordato tra le Parti o specificato nel contratto di registrazione, la lingua del procedimento amministrativo ai sensi della Policy è quella del contratto di registrazione, ma il collegio nominato dal Centro può decidere di condurre il procedimento in una lingua diversa sulla base delle circostanze del caso.
Alla luce dell’esito delle verifiche esperite dal Centro con il Registrar competente, la lingua del contratto di registrazione è l’inglese. Il Ricorso è stato presentato in italiano e la Ricorrente ha richiesto di condurre la procedura in italiano sulla base delle seguenti argomentazioni:
i. il nome a dominio è stato registrato tramite un Registration Service Provider italiano, Aruba S.p.a.;
ii. entrambe le parti sono italiane, hanno sede e recapiti in Italia;
iii. il nome a dominio contestato incorpora il marchio nazionale italiano della Ricorrente ed è collegato a un sito Internet redatto esclusivamente in lingua italiana, che rappresenta in primo piano il marchio nazionale italiano della Ricorrente ed è volto a promuove l’attività di un’azienda italiana.
La Resistente non ha presentato commenti in merito alla lingua della procedura né ha inviato una Risposta al Ricorso.
Alla luce delle circostanze del caso e nell’esercizio dei propri poteri ai sensi dei paragrapfi 10 e 11 delle Norme, il collegio ritiene opportuno accogliere la richiesta della Ricorrente e renderà pertanto la decisione in lingua italiana.
B. Identità o somiglianza tale da indurre a confusione del nome a dominio contestato con il marchio della RicorrenteLa Ricorrente ha dimostrato di essere titolare del marchio italiano n. 302014902312338 GALBIATI (figurativo), depositato il 26 novembre 2014 e registrato il 20 marzo 2015 per i seguenti prodotti della classe 10: “strumenti e apparecchi di chirurgia, di medicina e di odontoiatria, apparecchi elettrici dentari; radiografie per uso medico; poltrone per uso medico dentistico.” Tale marchio costituisce il rinnovo del marchio n. 202004901273963, depositato il 30 dicembre 2004 a nome della G. Galbiati s.r.l. ed acquisito dalla Ricorrente in data 22 ottobre 2015.
Come riconosciuto da numerosi Collegi in precedenti decisioni e dalla sezione 1.7 della WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), la valutazione della confondibilità tra un marchio ed un nome a dominio contestato viene effettuata attraverso una comparazione tra i segni mirata a stabilire se il marchio o perlomeno l’elemento predominante dello stesso, sia riconoscibile all’interno del nome a dominio in contestazione.
Comparando il nome a dominio contestato con il marchio della Ricorrente, è evidente che il primo riproduce il cuore o nucleo ideologico del marchio registrato GALBIATI, con la mera aggiunta dell’elemento verbale “srl” (acronimo di “società a responsabilità limitata”) e del Top Level Domain “.com”, entrambi non sufficienti, ad avviso del Collegio, a distinguere il nome a dominio contestato dal marchio della Ricorrente.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che la Ricorrente abbia dimostrato la confondibilità del nome a dominio contestato con un marchio sul quale ha diritto ai sensi del paragrafo 4(a)(i) della Policy.
C. Assenza di diritti o d’interessi legittimi della Resistente in relazione al nome a dominio contestatoLa Ricorrente è tenuta a dimostrare l’assenza di diritti o legittimi interessi in capo alla Resistente in relazione al nome a dominio contestato. Tuttavia per la Ricorrente è un onere particolarmente arduo provare una circostanza negativa come quella della carenza di diritti o interessi legittimi in capo alla Resistente. Per tale ragione, numerosi Collegi in precedenti decisioni hanno ritenuto sufficiente la prova prima facie offerta dalla Ricorrente, quando tale prova non sia efficacemente contestata dalla Resistente. Si vedano, inter alia, le decisioni Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.,
Caso OMPI No. D2003-0455; Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.,
Caso OMPI No. D2004 0110; Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira,
Caso OMPI No. D2007-0912; Accor v. Eren Atesmen,
Caso OMPI No. D2009-0701).
Nel caso di specie, la Resistente non ha risposto al Ricorso e, pertanto, non ha replicato alle allegazioni della Ricorrente.
Sulla base delle argomentazioni e della documentazione depositate dalla Ricorrente, non sono emersi collegamenti tra la Resistente e la Ricorrente e non risulta che la Resistente sia stata autorizzata dalla Ricorrente ad usare il marchio GALBIATI o il nome a dominio contestato.
Inoltre, non vi sono prove sufficienti a concludere che la Resistente sia stata o sia conosciuta con il nome a dominio contestato o che abbia diritto o titolo sul marchio GALBIATI. Invero, sulla base della documentazione agli atti, non è chiaro se la società Galbiati S.r.l. indicata come registrante nei dati di WhoIs e menzionata sul sito Internet corrispondente al nome a dominio contestato sia una società esistente e/ovvero sia stata o sia collegata alla società G. Galbiati S.r.l. – oggi cessata - che originariamente deteneva la titolarità del marchio GALBIATI acquisito dalla Ricorrente. Anche l’indirizzo pubblicato negli estremi di registrazione del nome a dominio contestato e sul relativo sito Internet non corrisponde, peraltro, a quello riportato nella visura storica della società G. Galbiati S.r.l. depositata dalla Ricorrente come allegato al proprio Ricorso.
Alla luce di quanto precede, in considerazione dell’attuale titolarità del marchio in capo alla Ricorrente, dell’uso del nome a dominio contestato da parte della Resistente per promuovere sul corrispondente sito Internet un’attività commerciale analoga a quella della Ricorrente, riproducendo anche il marchio registrato GALBIATI, ed in assenza di una Risposta da parte della Resistente, il Collegio ritiene che il nome a dominio contestato non sia al momento usato in relazione ad un’offerta in buona fede di prodotti o servizi né per un uso legittimo non commerciale.
La Ricorrente ha pertanto dimostrato anche il requisito del paragrafo 4(a)(ii) della Policy.
D. Registrazione e Uso in MalafedeLa Ricorrente deve dimostrare che il nome a dominio contestato è stato registrato ed è usato in malafede dalla Resistente. Sulla base delle allegazioni della Ricorrente ed in assenza di una Risposta da parte della Resistente, il Collegio è giunto alle seguenti conclusioni.
In considerazione della palese confondibilità del nome a dominio contestato con il marchio GALBIATI e dell’uso del nome a dominio contestato in relazione ad un sito Internet sul quale vengono pubblicizzati prodotti in relazione ai quali il marchio in questione è stato registrato e usato dai precedenti titolari del marchio - poi validamente trasferito in capo a Ricorrente - con data di primo deposito antecedente alla registrazione del nome a dominio contestato, si ritiene che la Resistente fosse probabilmente a conoscenza dell’esistenza di tale segno distintivo all’epoca della registrazione del nome a dominio contestato.
Alla luce dell’attuale uso del nome a dominio contestato in relazione ad un sito Internet che promuove prodotti identici a quelli attualmente commercializzati dalla Ricorrente e pubblica il marchio GALBIATI in capo alla stessa al momento registrato, il Collegio ritiene che la Resistente stia attualmente utilizzando il nome a dominio contestato per attrarre utenti di Internet sul proprio sito, allo scopo di trarne profitto, causando un chiaro rischio di confusione con il marchio della Ricorrente in ordine alla fonte, affiliazione, approvazione o sponsorizzazione del proprio sito e dei relativi contenuti, ai sensi del paragrafo 4(b)(iv) della Policy.
Si ritiene pertanto provato anche il requisito del paragrafo 4(a)(iii) della Policy.
7. DecisionePer i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato
Luca Barbero
Membro Unico del Collegio
Data: 10 febbraio 2020