La Requérante est Kiloutou, France, représenté par Cabinet Beau de Loménie, France.
Le Défendeur est Franck Zanre, Canada.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrementLe nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée en français par Kiloutou auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 janvier 2020. En date du 20 janvier 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 21 janvier 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 22 janvier 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique en anglais et en français aux Parties, indiquant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais, et les invitant à fournir des éléments de preuve suffisants d’un accord conclu entre les parties pour que le français soit la langue de la procédure, une plainte traduite en anglais ou une demande que le français soit la langue de procédure. La Requérante a demandé que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a présenté aucun commentaire.
Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 13 février 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mars 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 mars 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 29 mars 2020 le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLa Requérante est une société française par actions simplifiée au capital de 10,441,555 EUR, active depuis 1980 dans le domaine de location d’engins, de matériels, et d'équipements. A ce jour, elle emploie plus de 4,500 employés à travers un réseau de 487 agences en France. La Requérante multiplie également les enseignes à l'étranger.
La Requérante est la propriétaire de la marque contenant ou comprenant KILOUTOU dans diverses juridictions et possède de nombreux enregistrements de marques. Ces enregistrements comprennent:
- la marque de l’Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle KILOUTOU portant le numéro d’enregistrement 90643, enregistrée le 30 novembre 2016, en classes 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45;
- la marque de l’Union européenne KILOUTOU portant le numéro d’enregistrement 003332814, enregistrée le 18 novembre 2005, en classes 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, et 45;
- la marque figurative internationale KILOUTOU MULTI-LOCATION portant le numéro d’enregistrement 628442, enregistrée le 16 novembre 1994, en classes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, et 42.
En outre, la Requérante est également le titulaire de nombreux noms de domaine tels que
Le Défendeur est un particulier au Canada.
Le nom de domaine litigieux,
La langue du contrat d’enregistrement utilisé par le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux est l’anglais, comme l’a confirmé l’Unité d’enregistrement.
5. Argumentation des parties A. RequérantLa Requérante soutient que chacun des trois éléments spécifiés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait en l’espèce, comme suit:
a) Le nom de domaine litigieux est identique à, ou d’une similitude prouvant prêtée à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle la Requérante a des droits.
La Requérante estime que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à ses marques KILOUTOU sur laquelle la Requérante a des droits. A cet égard, la Requérante soutient que ses marques jouissent d’une grande renommée (Kiloutou c. Domain Drop SA,
Litige OMPI No. D2006-1105; Kiloutou Société Anonyme Directoire c. Marylin Martin,
Litige OMPI No. D2006-1104).
La Requérante soutient que la marque KILOUTOU est reproduite intégralement et à l’identique dans le nom de domaine litigieux. Elle estime en outre que la juxtaposition du terme descriptif “immobilier” dans le nom de domaine litigieux et l’adjonction de l’élément “.com” ne suffissent pas à écarter le risque de confusion.
Enfin, la Requérante invoque également que le nom de domaine
b) Le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux.
La Requérante précise que le Défendeur n'a pas de lien avec la Requérante et ne bénéficie d'aucune licence ou autorisation d'exploitation de la Requérante lui permettant d’utiliser la marque KILOUTOU et le nom de domaine litigieux pour des services de location.
La Requérante estime par ailleurs que le Défendeur n'a aucun droit sur une marque, une dénomination sociale ou un nom commercial “kiloutouimmobilier”.
Enfin, la Requérante déclare que le Défendeur ne fait pas état d'un usage non commercial légitime ni d'un usage loyal du nom de domaine litigieux lui permettant de justifier d'un intérêt légitime sur celui-ci. En ce sens, le nom de domaine litigieux renvoi vers un site de location au Niger, pays dans lequel la Requérante dispose également d'un enregistrement de marque. L’exploitation du nom de domaine litigieux est donc réalisée dans un but d'attirer, à des fins lucratives, des internautes vers son site, créant ainsi l’apparence d’une filiation avec la Requérante.
c) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Requérante soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi pour la raison suivante: le terme “kiloutou” n'a aucune signification dans le langage courant.
Par ailleurs, la Requérante fait valoir que le Défendeur aurait dû avoir connaissance de la marque KILOUTOU lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En l’espèce, une simple recherche d’antériorité aurait permis au Défendeur, lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, de constater l'existence des marques de la Requérante notamment pour des activités de location.
La Requérante fait également valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue d’empêcher la Requérante de reprendre sa marque pour des services en relation avec l’immobilier.
Enfin, la Requérante soutient qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur tente sciemment d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet en laissant croire que le site Internet du Défendeur est affilié ou approuvé par la Requérante.
B. DéfendeurLe Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusions A. Langue de la procédureAvant de statuer sur le fond du litige, la Commission administrative souhaite aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.
Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “[s]auf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.
La formulation de cette disposition indique clairement que la préférence est donnée à la langue du contrat d’enregistrement pour la langue de la procédure. Il appartient au requérant de soumettre des arguments et des preuves à l’appui de sa demande de changement de langue de la procédure.
En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais. Cela dit, le Défendeur a indiqué une adresse de contact et un numéro de téléphone au Québec, une province majoritairement francophone du Canada. De plus, la combinaison de la marque de la Requérante, avec un terme faisant référence à un secteur d’activités, implique que le Défendeur connaissait la Requérante, ce qui renforce la probabilité que le Défendeur comprenne le français. En outre, le contenu du site Internet est intégralement rédigé en français et propose des services de location au Niger, pays dont la langue officielle est le français. Enfin, le Centre a adressé des notifications au Défendeur en français et en anglais. Celui-ci avait l’occasion de réclamer une procédure en anglais, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de toute réponse.
Dans ces circonstances, il serait disproportionné d’imposer à la Requérante de procéder en anglais.
Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement et de permettre que la procédure soit menée en français.
B. Identité ou similitude prêtant à confusionLa Requérante est tenue d’établir les deux éléments suivants:
(1) qu’elle a des droits sur la marque et, si tel est le cas;
(2) que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion à sa (ses) marque(s).
Tout d’abord, la Commission administrative estime que la Requérante a clairement démontré détenir de nombreuses marques sur la dénomination KILOUTOU.
En outre, le nom de domaine litigieux se distingue uniquement par l’ajout du terme “immobilier”, ce qui n’est pas suffisant pour distinguer le nom domaine litigieux de la marque de la Requérante. Il ressort de nombreuses décisions UDRP que l'adjonction d'un terme descriptif ou générique à une marque, a fortiori, lorsque cette marque bénéficie d'une grande renommée, ce qui est le cas de la marque KILOUTOU au sein de son secteur d'activité, n'est pas suffisante pour distinguer le nom domaine litigieux de la marque de la Requérante.
Il est également rappelé que la présence de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”), “.com”, doit être jugée inopérante, puisque dictée par un impératif technique, et ne rentre généralement pas en ligne de compte lors de la comparaison des signes.
Sur la base de ce qui précède, et conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, cette Commission administrative constate et conclut que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, aux marques KILOUTOU de la Requérante.
C. Droits ou intérêts légitimesLe paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère les circonstances, en particulier mais sans s’y limiter, qui, si la Commission administrative les juge avérées, attestent les droits ou les intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs se lit comme suit:
“(i) avant réception par vous de toute notification relative au litige, votre utilisation, ou vos travaux de préparation pouvant être démontrés en vue de l’utilisation du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi; ou
(ii) vous (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) êtes généralement connu sous le nom de domaine, même si vous n’avez acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou
(iii) vous faites une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.”
La Commission administrative constate qu’il n’y a pas de preuve que le Défendeur ait des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Selon une jurisprudence bien établie des commissions administratives, avec laquelle la présente Commission administrative est d’accord, une preuve prima facie avancée par le requérant est généralement suffisante pour que ce dernier satisfasse aux exigences du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, à condition que le défendeur ne soumette aucune preuve contraire.
En l’espèce, compte tenu du défaut du Défendeur, la Commission administrative estime que la Requérante a présenté une preuve suffisante prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment les facteurs suivants:
- il n’y a pas de preuve que le Défendeur ait été autorisé ou licencié à utiliser le nom de domaine litigieux par la Requérante;
- il n’y a pas de preuve que le Défendeur ait été communément connu par le nom de domaine litigieux; et
- il n’y a aucune preuve qu’un usage légitime non commercial ou équitable du nom de domaine litigieux ait eu lieu.
Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Commission administrative conclut que la Requérante a démontré que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
D. Enregistrement et usage de mauvaise foiLe paragraphe 4(b) des Principes directeurs identifie, en particulier mais sans s’y limiter, quatre circonstances qui, si elles sont jugées avérées par cette Commission administrative, constituent la preuve de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine. Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs est libellé comme suit:
“(i) les faits montrent que le Défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine litigieux essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine litigieux;
(ii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant ce nom de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Un enregistrement de mauvaise foi se produit, entre autres, lorsque le Défendeur connaissait ou aurait dû connaître l’enregistrement et l’utilisation de la marque avant d'enregistrer le nom de domaine litigieux. Étant donné que la marque de la Requérante est un mot inventé n'ayant aucune signification dans le langage courant, sauf en relation avec le service de la Requérante, et que la Requérante est bien connue pour ses services de location, le fait que le Défendeur ait choisi le nom de domaine litigieux ne peut pas être une simple coïncidence. En l’absence de preuve contraire, il est donc extrêmement improbable que le Défendeur n’ait pas eu connaissance des marques KILOUTOU de la Requérante au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Cette mauvaise foi est, selon la Commission administrative, encore renforcée par le fait que les marques KILOUTOU ont été enregistrées avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux.
Quant à l'usage du nom de domaine litigieux, sur la base des preuves déposées, le Défendeur l'utilise pour offrir des services de location au Niger à des fins commerciales. La Commission administrative estime que la marque KILOUTOU est connue et reconnaissable au sein de son secteur d'activité. Les internautes qui recherchent des services de location fournis et commercialisés par la Requérante sont susceptibles de visiter le site web du Défendeur, perturbant ainsi l'activité de la Requérante. Ceci étaye la conclusion selon laquelle l'usage du nom de domaine litigieux par le Défendeur est de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iii) et (iv) des Principes directeurs.
La Commission administrative estime également que l’absence de présentation d’une réponse constitue une circonstance supplémentaire prouvant la mauvaise foi du Défendeur.
A la lumière de ce qui précède, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé par le Défendeur de mauvaise foi en vertu du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
Benoit Van Asbroeck
Expert Unique
Le 10 avril 2020