La Demandante es Asociación Los Olivos, Colombia, representada por Muñoz Abogados, Colombia.
Las Demandadas son Domains By ProxyDomains By Proxy, LLC, Estados Unidos de América / Rubi Pasos, Casa de Funerales Los Olivos S.A.S., Colombia y Funeraria Los Olivos, Colombia.
2. Los Nombres de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El Registrador de los nombres de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de enero de 2020. El 24 de enero de 2020 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 27 de enero de 2020 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de las demandadas y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 28 de enero de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 31 de enero de 2020.
El Centro envió una comunicación a las partes en español e inglés el 28 de enero de 2020 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 31 de enero de 2020. Las Demandadas no presentaron ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento el 7 de febrero de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de febrero de 2020. Las Demandadas enviaron correos electrónicos el 11 y 13 de febrero de 2020. El Centro notificó el Comienzo del Proceso de Nombramiento del Experto el 4 de marzo de 2020.
El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de marzo de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho1. La Demandante se dedica a la prestación de servicios funerarios y exequiales y a la comercialización de productos y servicios relacionados y complementarios, identificándolos con la marca LOS OLIVOS.
2. La Demandante es titular de las siguientes marcas LOS OLIVOS en Colombia:
Marca Nº de Solicitud Clase Nº de Registro Vigencia13256319
16
496763
25 de junio de 2024
07088676
19
348827
26 de marzo de 2028
01078525
20
258854
15 de noviembre de 2022
07088696
31
348828
26 de marzo de 2028
9232637642
42
170501
16 de septiembre de 2024
07088682
45
348829
26 de marzo de 2028
01078524
4
265032
15 de noviembre de 2022
3. Las marcas de la Demandante fueron consideradas notorias en Colombia, por lo menos entre los años 2006 a 2012, de conformidad con la Resolución No. 63303 del 23 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad marcaria en Colombia, que estableció:
“ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la notoriedad de la marca LOS OLIVOS para identificar ‘servicios funerarios’ servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, para el período comprendido entre los años 2006 a 2012.”
4. Las Demandadas registraron el nombre de dominio en disputa
5. La Demandante es titular de 52 nombres de dominio que contienen la marca LOS OLIVOS.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante se dedica a la prestación de servicios funerarios y exequiales y a la comercialización de productos y servicios relacionados y complementarios, identificándolos con la marca LOS OLIVOS.
- La Demandante tiene amplia presencia en Colombia.
- La Demandante tiene la marca LOS OLIVOS registrada en Colombia ante la Superintendencia de Industria en las clases 4, 16, 19, 20, 31, 42 y 45.
- La Demandante cuenta con registros marcarios de LOS OLIVOS en Ecuador, España, Panamá, Perú y Venezuela.
- La marca LOS OLIVOS es notoria en Colombia para identificar servicios funerarios.
- Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con las marcas registradas LOS OLIVOS, pues tienen identidad fonética, gramatical y conceptual, al reproducir parcialmente las marcas de la Demandante.
- La Demandante es titular de 52 nombres de dominio que contienen la marca LOS OLIVOS.
- Las Demandadas no tienen derechos en relación con la marca LOS OLIVOS ni han sido autorizadas para hacer uso de la misma por parte de la Demandante.
- Las Demandadas registraron y usan los nombres de dominio en disputa de mala fe.
- Las Demandadas obstaculizan a que la Demandante refleje su marca en los nombres de dominio en disputa.
- Las Demandadas son competidores de la Demandante en ejercicio de una conducta ilegítima, pues hacen uso de una marca del Demandante sin autorización.
- La Demandante ha iniciado reclamaciones prejudiciales en contra de las Demandadas sin obtener una respuesta favorable.
- Las Demandadas pretenden atraer, con ánimo de lucro a consumidores, con base en la confusión creada con la marca de la Demandante.
B. DemandadasLas Demandadas enviaron correos electrónicos el 11 y 13 de febrero de 2020, sin dar respuesta a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesEl párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”
En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”
En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cual ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas ex officio, o para verificar ex officio la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia de los nombres de dominio en disputa:
(i) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y
(iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrado y se utilizan de mala fe.
En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos de las Demandadas en los nombres de dominio en disputa, y por último, se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si las Demandadas registraron y han usado de mala fe los nombres de dominio en disputa.
Cuestión Preliminar: Idioma del procedimientoEl Experto nota que la Demanda se ha presentado en idioma español. Sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es inglés.
En virtud del artículo 11.a) del Reglamento: “A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.”
En la Demanda, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. Las Demandadas no presentaron ningún argumento en este respecto.
El Experto entiende que el idioma de las partes es el español dado que, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, tanto la Demandante como las Demandadas están domiciliadas en Colombia, cuyo idioma oficial es el español y, por lo tanto, se presume que las partes de este procedimiento administrativo conocen este idioma. Asimismo, el Experto nota que las Demandadas en ningún momento se han opuesto a la petición efectuada por la Demandante en relación con que el idioma del procedimiento fuera el español y que, por el contrario, los correos electrónicos que enviaron al Centro se encontraban en español.
Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español y que la decisión ha de dictarse en dicho idioma.
A. Identidad o similitud confundibleLa Demandante alega ser la titular exclusiva de las marcas LOS OLIVOS en Colombia para identificar, entre otros productos y servicios: “servicios funerarios” de la clase 45 internacional.
a) Existencia de una marca de titularidad de la DemandanteEl párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.
La Demandante aportó prueba (Anexo 4 de la Demanda) de su titularidad sobre los registros de marca colombianos nos. 496763, 348827, 258854, 348828, 170501, 348829 y 265032 en relación con la expresión LOS OLIVOS, concedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y referidos previamente en los antecedentes de hecho de la presente Decisión.
Los certificados de registro marcario incluidos en el Anexo 4 de la Demanda, así como sus respectivas renovaciones, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre las marcas LOS OLIVOS.
b) Identidad o similitud confusaLa Demandante afirma que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con sus marcas registradas por cuanto los nombres de dominio en disputa reproducen la marca LOS OLIVOS.
Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios de nivel superior genéricos (“gTLDs”), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, y los dominios de nivel superior por código de país (“ccTLDs”), como por ejemplo “.co”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos bajo la UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier gTLD en los nombres de dominio no es un factor diferenciador al analizar la identidad o similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca de la demandante (sección 1.11. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). Ello es así porque los gTLD y los ccTLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio.1
En el caso concreto se observa que los nombres de dominio en disputa
En efecto, la adición de las palabras “casa de funerales” y “funeraria” a los nombres de dominio en disputa, no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, debido a que las mismas corresponden al término del servicio que se pretende identificar y que de hecho, identifica la Demandante y a que la marca LOS OLIVOS de la Demandante es reconocible en los nombres de dominio en disputa (ver sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas LOS OLIVOS de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos a) Caso Prima FacieEn relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa es en la mayoría de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado2.
En el caso Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited,
Caso OMPI No. D2001-0121, el experto sostuvo:
“¿Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4 (c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, la demanda prospera en este aspecto”3 (traducción libre del Experto).
Así las cosas, se requiere que la Demandante haga un caso prima facie en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Una vez se haga el caso prima facie, corresponde al Demandado aportar prueba de sus derechos o intereses legítimos.4 Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.
La Demandante afirma que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa: i) Las Demandadas no tienen derechos en Colombia sobre la marca LOS OLIVOS ni sobre palabra equivalente o similar; ii) Las Demandadas no tienen autorización para utilizar la marca registrada LOS OLIVOS en relación con los nombres de dominio en disputa; iii) Las Demandadas han sido demandadas y vencidas en juicio en relación con los mismos hechos; iv) Las Demandadas tienen pleno conocimiento de las marcas de la Demandante desde mucho antes de los registros de los nombres de dominio en disputa.
De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso prima facie y corresponde a las Demandadas probar sus derechos o intereses legítimos.
b) Derechos o intereses legítimos de las Demandadas respecto de los nombres de dominio en disputaDe conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias pueden servir para demostrar derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio en disputa:
“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”
La Demandante alega que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa pues no tienen otro interés sobre los nombres de dominio disputa más allá de no permitir que la Demandante haga uso de estos y confundir al público consumidor obteniendo un rédito económico. En efecto, habiendo sido revisados ex officio por el Experto, los nombres de dominio en disputa no redireccionan a ninguna página y por el contrario generan un aviso de error.
La Demandante ha aportado evidencia de que las Demandadas prestan servicios similares a aquellos prestados por la Demandante, siendo competencia entre ellas.
A su vez, las Demandadas no presentaron prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa. De hecho, las Demandadas no respondieron a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, las Demandadas no presentaron prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que las Demandadas no han aportado pruebas que permitan inferir que tienen derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa, ni refutar el caso prima facie de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que las Demandadas no tienen derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa:
(i) No existe prueba alguna que demuestre que las Demandadas están haciendo uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios, en efecto, no están en uso.
(ii) Las Demandadas no presentaron prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la expresión “los olivos” en la operación de su negocio.
(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma a las Demandadas el uso de la marca LOS OLIVOS.
(iv) No existe prueba alguna que acredite que las Demandadas son o han sido comúnmente conocidas por los nombres de dominio en disputa.
(v) No existe prueba alguna que acredite a las Demandadas como titulares de un derecho de marca en relación con los nombres de dominio en disputa.
(vi) Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas LOS OLIVOS de la Demandante.
(vii) No existe prueba alguna que indique que las Demandadas están haciendo uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.
En consecuencia, las Demandadas no aportaron evidencia de sus derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:
“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”
La Demandante afirma que es evidente la mala fe de las Demandadas pues los nombres de dominio en disputa no dirigen a una página web activa, así como tampoco permiten que la Demandante lo adquiera. Adicionalmente, las Demandadas ofrecen por otros medios los mismos servicios que la Demandante.
El Experto considera que el hecho que las Demandadas hayan escogido la marca LOS OLIVOS para registrar los nombres de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca notoria en Colombia, país de las Demandadas.
En consecuencia, la escogencia de los nombres de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que las Demandadas conocían la marca del Demandante. Por lo tanto, el Experto encuentra que las Demandadas deliberadamente tomaron la marca de un tercero para registrarla como parte de los nombres de dominio en disputa y crear un negocio alrededor del reconocimiento ajeno.
En efecto, LOS OLIVOS es una marca notoria y famosa tal como consta en la Resolución No. 63303 del 23 de octubre de 2014, de la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad marcaria en Colombia, y reconocida en la Decisión Asociación Los Olivos c. Dns Admin, Publicar Colombia,
Caso OMPI No. D2018-2613.
En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca notoria de un tercero a sabiendas de su condición de notoriedad, constituye, dadas las circunstancias del caso y atendiendo a la composición de los nombres de domino en disputa, un registro de mala fe a efectos de la UDRP.5 Al respecto el experto en Aktiebolaget Electrolux v. Jorgeariel Figueroa Rodríguez,
Caso OMPI No. D2011-1311, determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca” (traducción libre del Experto).
Por otra parte, tratar de confundir a terceros, reproduciendo las marcas de la Demandante, es indicativo de mala fe a los efectos de la Política, puesto que es clara su intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante y aprovecharse de su reputación.
Así, el Experto considera que las Demandadas registraron y están usando los nombres de dominio en disputa con el propósito de perturbar la actividad de la Demandante impidiéndole que refleje su marca en los nombres de dominio en disputa, lo que constituye mala fe de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política.
En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa
Fernando Triana
Experto Único
Fecha: 24 de Marzo de 2020
1 Ver Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio,
Caso OMPI No. D2012-1110.
2 Ver Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyProtect.org,
Caso OMPI No. D2012-0875; Ver también F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services,
Caso OMPI No. D2012-0474.
3 “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”
4 Ver Do The Hustle, LLC v. Tropic Web,
Caso OMPI No. D2000-0624.
5 Ver LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung,
Caso OMPI No. D2012-2491.