La Demandante es Bankinter Sociedad de Financiación, S.A., España, representada por Herrero & Asociados, España.
El Demandado es Francisco José Rodríguez Porto, España, representado por Juan Blanco Gutiérrez, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa demanda tiene como objeto el nombre de dominio
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de enero de 2020. El 24 de enero de 2020 el Centro envió al registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de febrero de 2020 el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 4 de febrero de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en alemán mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una Demanda traducida el 6 de febrero de 2020.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de febrero de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de marzo de 2020. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de marzo de 2020.
El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de marzo de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de Hecho A. La DemandanteLa Demandante es una entidad financiera constituida en España en 1965 como banco industrial, si bien en 1972 se transformó en banco comercial y empezó a cotizar en la Bolsa de Madrid. Desde entonces ha expandido sus actividades tanto en España como en otros países, contando en la actualidad con alrededor de 445 oficinas y más de 7.772 empleados a nivel global.
La Demandante ha utilizado para el desarrollo de sus actividades la marca “BANKINTER”, respecto a la cual ha aportado numerosas evidencias de su carácter renombrado en el mercado español. En este sentido, es titular de numerosos registros marcarios basados en dicha denominación, entre los que cabe citar, a los efectos de la presente decisión, los siguientes:
- Marca de la Unión Europea nº 014867972 BANKINTER, registrada el 20 de abril de 2016 en las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional.
- Marca de la Unión Europea nº 275909 BANKINTER, registrada el 28 de octubre de 1998 en las clases 16, 35 y 42.
- Marca española nº 1789573 BANKINTER, registrada el 1 de junio de 1994 en la clase 16.
- Marca española nº 2917137 BANKINTER, solicitada el 17 de junio de 1969 y renovada el 19 de junio de 2019, registrada en las clases 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 40, 41 y 42.
B. El DemandadoEl Demandado es un ciudadano español especializado en la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría financiera, habiendo desarrollado una carrera profesional en el sector bancario y de inversión desde 2009.
Cabe señalar que el Demandado ha sido igualmente titular del nombre de dominio
Caso OMPI No. DES2019-0040 (ordenándose en la correspondiente decisión fechada el 20 de febrero de 2020 la transferencia de la titularidad de dicho nombre de dominio a favor de la Demandante).
El Demandado registró el Nombre de Dominio el 21 de noviembre de 2019.
Hasta la actualidad el Nombre de Dominio se ha encontrado vinculado a una página web de Cronos, en la que meramente se indica que se trata de un nombre de dominio registrado, si bien todavía no se han cargado contenidos en el mismo. Sin perjuicio de ello, el Demandado ha indicado que su intención al registrar el Nombre de Dominio era vincularlo a un proyecto personal para albergar un blog financiero sobre productos de inversión financiera así como una plataforma multifuncional basada en promover sinergias inmobiliarias y financieras, de acuerdo con un plan de negocio aportado en la Contestación a la Demanda.
D. Comunicaciones entre las partesEl 28 de noviembre 2019 la Demandante envió al Demandado un requerimiento, instándole a cesar en el uso del Nombre de Dominio, a transferirlo a favor de aquélla, así como a comprometerse a no registrar en el futuro marcas o nombres de dominio vinculados a las marcas de la Demandante.
El Demandado respondió a dicho requerimiento el 13 de diciembre de 2019, negando haber actuado de mala fe y haber infringido los derechos de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio atendiendo al criterio de prioridad temporal en el registro del mismo. De este modo, en la correspondiente comunicación el Demandado se negó a cesar en el uso del Nombre de Dominio.
Una vez iniciado el presente procedimiento, las partes intercambiaron igualmente comunicaciones para una eventual transferencia del Nombre de Dominio (aparentemente combinada con la transferencia del nombre de dominio
La Demandante alega en la Demanda:
- Que es una entidad financiera que se ha implantado con éxito a nivel internacional, contando para la comercialización de sus servicios con numerosos registros de marca basados en la denominación “BANKINTER”, habiendo alcanzado – al menos en el mercado español – un carácter renombrado.
- Que el Nombre de Dominio se basa en una combinación entre los términos “bankinter” e “investment” (inversión, en inglés). De este modo, la Demandante entiende que el Nombre de Dominio es confusamente similar con la marca de la que es titular en cuanto que no sólo reproduce la misma sino que además la combina con un término directamente vinculado al sector en el que desarrolla sus actividades.
- Que no ha autorizado al Demandado a hacer uso de sus marcas ni al registro de nombre de dominio alguno. De hecho, la Demandante indica que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo alguno respecto a la denominación “BANKINTER” ni sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, considera la Demandante que el Demandado intenta aprovecharse de su buen nombre y reputación.
- Que, en opinión de la Demandante, uno de los objetivos del Demandado al registrar y usar el Nombre de Dominio fue perturbar su actividad comercial, aprovechándose de la asociación evidente entre dicho Nombre de Dominio y la propia Demandante o, directamente, evitar que ésta pueda registrar un nombre de dominio descriptivo de su actividad empresarial. En este sentido, la Demandante pone de relieve el carácter renombrado de su marca, de tal modo que considera que el Demandado debió ser plenamente consciente de la existencia de la misma así como de la correspondiente infracción de los derechos de la Demandante.
- Que, atendiendo a lo anterior, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.
B. DemandadoEl Demandado alega en la Contestación a la Demanda:
- Que la Demandante no ha acreditado la titularidad de la marca con la denominación “bankinterinvestment”, por lo que debe considerarse que carece de un derecho previo y en vigor respecto del Nombre de Dominio. Abundando en este argumento, el Demandado indica que las marcas registradas por la Demandante no se corresponden íntegramente con el Nombre de Dominio, lo cual determina que deba considerarse la inexistencia de derechos previos de la demandante sobre el término “bankinterinvestment”.
- Que el Nombre de Dominio no entraña riesgo de confusión con las marcas de la Demandante, en tanto que los términos “bank”, “inter” e “investment” que lo componen son muy comunes y se utilizan en multitud de situaciones y mercados financieros. De este modo, en opinión del Demandado, resulta difícil asociar el Nombre de Dominio a un producto determinado. En un sentido parecido, considera que la Demandante no ha acreditado la existencia de producto alguno relacionado con el registro del Nombre de Dominio, ni haber iniciado en el momento del registro actividad promocional alguna relacionada con el Nombre de Dominio.
- Que el Demandado se dedica profesionalmente a la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría financiera y de inversión, de modo que el Nombre de Dominio forma parte de un proyecto profesional individual para la creación de un blog financiero sobre diversos productos de inversión. De este modo, el registro del Nombre de Dominio debe entenderse como un acto preparatorio del mencionado proyecto profesional, habiéndose desarrollado un trabajo importante para el lanzamiento de tal proyecto.
- Que la Demandante no ha acreditado la concurrencia de ninguna de las circunstancias que, con arreglo a la Política, permiten afirmar la existencia de un registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe. En particular, el Demandado pone de manifiesto que no consta que él haya tratado de lucrarse mediante la venta del Nombre de Dominio, sino que, por el contrario, la finalidad de su registro fue iniciar un nuevo negocio totalmente ajeno a la Demandante.
- Que el Nombre de Dominio se registró con anterioridad a cualquier acción de la Demandante y lo que ésta pretende, por medio de este procedimiento, es realizar un secuestro inverso del Nombre de Dominio en disputa viendo las posibilidades comerciales del mismo, su posible posicionamiento en Internet o su alcance futuro.
- Que, atendiendo a todo lo indicado, solicita que se rechace la Demanda.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo con la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado y utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.
A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.
A. Identidad o similitud confusaLas marcas invocadas por la Demandante en el presente procedimiento se basan en la denominación “Bankinter”, mientras que el Nombre de Dominio es
El Experto considera que el núcleo distintivo del Nombre de Dominio lo constituye el término “bankinter”, denominación idéntica a la de las mencionadas marcas de las que es titular la Demandante. En este sentido, debe considerarse que la inclusión del término “investment” en el Nombre de Dominio constituye en modo alguno una circunstancia lo suficientemente relevante para excluir la similitud confusa entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio.
En efecto, el Experto no considera que la similitud confusa quede excluida, particularmente teniendo en cuenta que el término inglés que completa el Nombre de Dominio (“investment”) se refiere de forma directa a un sector en el que la Demandante ha venido desarrollando sus actividades durante muchos años, habiendo obtenido un gran reconocimiento, como mínimo, en el mercado español.
Dicha conclusión se alinea con la adoptada por otros expertos en numerosos precedentes (véanse por ejemplo los casos TPI Holdings, Inc. c. Carmen Armengol,
Caso OMPI No. D2009-0361; Schering Corporation, a subisidary of Merck & Co., Inc. c. Provate Whois Claritingenetic.com,
Caso OMPI No. D2012-0027; o Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company c. Valero Enregy,
Caso OMPI No. D2017-0075). De hecho, así se reconoce en la sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Es por ello que el Experto estima que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de la Demandante, de modo que debe concluirse que la Demandante ha acreditado el primero de los elementos requeridos por la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEl párrafo 4(c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. En concreto tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- Ser conocido corrientemente por la denominación contenida en el Nombre de Dominio, aún cuando no se hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los usuarios de Internet de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas titularidad de la Demandante con ánimo de lucro.
Tal y como se ha indicado en los Antecedentes, el Demandado se dedica profesionalmente a la prestación de servicios de asesoramiento y consultoría financiera y que el Nombre de Dominio forma parte de un proyecto profesional individual para la creación de un blog financiero sobre diversos productos de inversión. Teniendo en cuenta estas circunstancias, debe evaluarse si dicho uso constituye un título suficiente para considerar que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, en el sentido previsto por la Política.
A tal efecto, deben recordarse algunas circunstancias relevantes. En primer lugar, según ha acreditado la Demandante, sus marcas BANKINTER han adquirido un carácter renombrado en España, país donde reside y desarrolla sus actividades profesionales el Demandado. De este modo, el uso del Nombre de Dominio previsto por el Demandado difícilmente podría considerarse ajeno a un riesgo de asociación con la Demandante y sus marcas. Teniendo esto en cuenta, es difícil aceptar que el uso previsto del Nombre de Dominio pudiera considerarse cubierto por un derecho o interés legítimo según se prevé en la Política.
En este sentido, cabe recordar que en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se indica lo siguiente: “Incluso en aquellos casos en los que un nombre de dominio consista en una marca junto a un término adicional (…) los expertos aplicando la Política han considerado de forma amplia que dicha composición no podría constituir un uso legítimo si conduce a una suplantación de identidad o a una apariencia de vinculación o apoyo por parte del titular de la marca en cuestión.”1 Cabe recordar en este sentido que la explotación del Nombre de Dominio estaría intrínsecamente vinculada a un conflicto con unas marcas renombradas en España, como son las de la Demandante. La alegación del carácter genérico de la combinación de los términos “bank” e “inter” parece poco plausible a criterio del Experto.
Efectivamente, en contra de lo que indica el Demandado, el término “inter” en inglés, en su estricta definición genérica, no corresponde a “internacional” sino al verbo “enterrar” (como puede comprobarse en el Diccionario Oxford de Lengua Inglesa, en https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/inter_1). Dada esta circunstancia, y la evidente reminiscencia que el Nombre de Dominio supone respecto de las marcas de la Demandante, el Experto debe rechazar el carácter genérico de la combinación de los términos “Bank” e “Inter”.
Asimismo, aun cuando el término “inter” pudiera ser una referencia a “internacional”, el Experto nota que el Nombre de Dominio no se habría utilizado en el sentido que señala el Demandado, siendo además poco plausible que el Demandado no haya sido consciente del potencial riesgo de confusión por asociación entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante.
A ello hay que sumarle el hecho de que el Demandado pretende realizar un uso comercial del Nombre de Dominio, un uso que de hecho se encuadraría dentro del sector en el que la Demandante ha obtenido un amplio reconocimiento en España. Este es otro factor que dificulta considerar el uso del Nombre de Dominio previsto por el Demandado como amparado por un interés o derecho legítimo en el sentido previsto por la Política.
A tal efecto, cabe recordar que en la sección 2.5.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se establece que “en términos generales, si bien los expertos tendrán en cuenta las circunstancias propias de cada caso (…), decidir si el uso por parte del demandado de un nombre de dominio es legítimo dependerá de que el contenido del correspondiente sitio web (…) constituya un pretexto para perjudicar [la marca afectada] u obtener un beneficio comercial”.2
Atendiendo a estas circunstancias el Experto considera que no puede considerarse la existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Esta conclusión es plenamente conforme con las alcanzadas por numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, Wal-Mart Stores, Inc. c. Domains by Proxy, LLC / VFCM International Union,
Caso OMPI No. D2013-1304; EV Lilly and Company and Novartis Tiergesundheit AG c. Manny Ghuman,
Caso OMPI No. D2016-1698; Richement International SA c. Tuavill Consultants,
Caso OMPI No. D2014-0862; o Segway Inc. c. Domains by Proxy LLC / Arthur Andreasyan, NIM,
Caso OMPI No. D2016-0725).
Atendiendo a lo expuesto en la sección anterior y a las circunstancias que se dan en el presente caso, el Experto considera que no existe apoyo alguno para considerar que no se ha producido un registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio.
En efecto, en primer lugar, el Demandado no ha actuado de buena fe en cuanto que todos los indicios apuntan a considerar que no tan sólo conoce las marcas de la Demandante, sino que también es consciente de su titularidad sobre aquellos y probablemente del potencial riesgo de confusión por asociación que el Nombre de Dominio conlleva. Por ello, su inclusión no autorizada en el Nombre de Dominio implica un acto de evidente mala fe en el registro del Nombre de Dominio. A tal fin, téngase en cuenta que la marca en cuestión es notoria en el sector financiero español, en el cual de hecho el Demandado ha actuado profesionalmente durante más de 20 años, según él mismo ha indicado en la Contestación a la Demanda.
Por otra parte, cabe recordar que, sin perjuicio de las intenciones anunciadas para explotar el Nombre de Dominio, hasta el momento el mismo ha tenido un uso meramente pasivo. En este sentido, la eventual concurrencia de mala fe debe evaluarse atendiendo a las circunstancias que se den en cada caso, destacando – según prevé la sección 3.3. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 entre otras, “el grado de distintividad o reputación de la marca de la demandante”.
Según se ha señalado de forma reiterada, las marcas BANKINTER se han convertido en renombradas en el mercado español, atendiendo al uso reiterado y amplia proyección de las mismas en el mencionado mercado. Si se tiene en cuenta que el Demandado – según indica en la Contestación a la Demanda – pretendía utilizar el Nombre de Dominio en relación con un proyecto centrado precisamente en el ámbito financiero, es difícil evitar llegar a la conclusión que el uso de la marca BANKINTER en el Nombre de Dominio constituiría una evidente ventaja para atraer a usuarios o, como mínimo, para crear una apariencia de vinculación de la Demandante con el proyecto en cuestión.
Atendiendo a lo anterior, y habiendo llegado a la conclusión de que el Demandado debía ser plenamente consciente de la existencia de las marcas de la Demandante, el Experto considera que el Demandado debía ser igualmente consciente de que cualquier uso del Nombre de Dominio implicaría una infracción de los derechos de la Demandante. Habida cuenta de estas circunstancias, el Experto debe concluir que el Demandado ha actuado de mala fe sin que la tenencia pasiva del Nombre de Dominio impida una conclusión de la existencia de mala fe, en línea con lo decidido en numerosas decisiones previas basadas en la Política (ver, por ejemplo, “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc.,
Caso OMPI No. D2017-0246; 537397 Ontario Inc. operating as Tech Sales Co. c. EXAIR Corporation,
Caso OMPI No. D2009-0567; o Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,
Caso OMPI No. D2000-0003).
Por todo lo expuesto, el Experto considera que la Demandante ha acreditado que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe por lo que ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos requeridos en la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio
Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único
Fecha: 16 de abril de 2020
1 Traducción no oficial del texto original inglés: “Even where a Domain name consists of a trademark plus an additional term (…) UDRP panels have largely held that such composition cannot constitute fair use if it effectively impersonates or suggests sponsorship or endorsement by the trademark owner.”
2 Traducción no oficial del texto original inglés: “In the broadest terms, while panels will weigh a range of case-specific factors (…), judging whether a respondent’s use of a domain name constitutes a legitimate fair use will often hinge on whether the corresponding website (…) is not a pretext for tarnishment or commercial gain.”