Las Demandantes son Ternium Internationaal B.V., Países Bajos y Ternium México, S.A. de C.V, México, representada por Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno Abogados, Argentina.
El Demandado es Domain Admin, Whois Privacy Corp, Bahamas.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de febrero de 2020. El 11 de febrero de 2020 el Centro envió a TLD Registrar Solutions Ltd. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de febrero de 2020 el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro envió una comunicación a las Partes el 18 de febrero de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. Las Demandantes presentaron una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 18 de febrero de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de marzo de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de marzo de 2020.
El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 6 de abril de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLas Demandantes, Ternium Internationaal B.V. y Ternium México, S.A. de C.V. son compañías afiliadas de la compañía internacional holding Ternium S.A., organizada en Luxemburgo, que puede considerarse como una de las empresas líder en el sector de la producción de acero a través de una gran implantación internacional, que incluye 17 centros de producción diverso países como Estados Unidos de América, México, Brasil, Argentina, Colombia y Guatemala, en los que se da empleo a 21.300 personas.
La marca TERNIUM goza de notoriedad dentro de su sector de actividad a nivel internacional, siendo México la jurisdicción donde las Demandantes operan gran parte de su actividad.
Las Demandantes son titulares de registros de marca TERNIUM en numerosos países y, concretamente en México, de los registros nº 917034 TERNIUM en clase 16 y nº 917035 TERNIUM en clase 6, ambos solicitados con fecha 19 de diciembre de 2005 y registrados con fecha de 26 de enero de 2006, así como los registros nº 922025 TERNIUM (mixta) en clase 6 y nº 917398 TERNIUM (mixta) en clase 16, ambos solicitados el 20 de octubre de 2005 y registrados el 27 de enero de 2006.
El Demandado obtuvo el registro del nombre de dominio en disputa el 21 de enero de 2020.
El sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa se encuentra activo y en él se reproducen la marca y el logotipo propio de las Demandantes y se ofrecen a los internautas una amplia gama de productos de acero.
Las Demandantes han recuperado a través de los correspondientes procedimientos ante la OMPI los siguientes nombres de dominio:
Caso OMPI No. DMX2019-0018;
Caso OMPI No. DMX2019-0010; y
Caso OMPI No. D2019-2996, cuyos datos de contacto reproducidos en las páginas web a las que dirigían los nombres de dominio en disputa eran idénticos a los del nombre de dominio en disputa
Las Demandantes son compañías afiliadas de la compañía internacional holding Ternium S.A., organizada en Luxemburgo y tienen una presencia relevante en numerosos países del mundo, incluidos los del continente americano, Ternium Internationaal B.V. unificó bajo su nombre la titularidad de los principales derechos de propiedad intelectual e industrial del Grupo Ternium (“Ternium”).
Ternium es una compañía líder que fabrica y procesa una amplia gama de productos de acero y es el principal productor de acero plano de América Latina, posee una red mundial que incluye 17 centros de producción en países como Estados Unidos de América, México, Brasil, Argentina, Colombia y Guatemala, en los que se emplean 21.300 personas.
La marca TERNIUM es una palabra de fantasía compuesta por las voces latinas Ter (tres) y Eternium (eterno), haciendo referencia a la integración de las tres grandes fábricas de acero de la compañía sin que exista ninguna palabra en diccionarios de inglés o español e inglés bajo la denominación “ternium” no pudiendo además considerarse un término genérico, ni descriptivo o común.
Los productos y servicios asociados al nombre y marca TERNIUM están ampliamente promocionados a nivel mundial y en virtud de su uso continuo y extendido, TERNIUM ha adquirido una gran reputación habiéndose convertido en una marca notoria.
Las Demandantes son titulares de registros de marca TERNIUM en numerosos países y, concretamente en México, de los registros nº 917034 TERNIUM en clase 16, nº 917035 TERNIUM en clase 6, nº 922015 TERNIUM (mixta) en clase 6 y nº 917398 TERNIUM (mixta) en clase 16.
Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a la marca y los nombres comerciales de las Demandantes, ya que TERNIUM es el vocablo principal y la adición de la abreviatura “mx” no es más que una referencia al país donde las Demandantes operan una parte importantes de su negocio, y no hace más que acrecentar la semejanza entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de las Demandantes.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en diputa ya que las Demandantes no tienen relación o asociación alguna con el Demandado, ni han autorizado, directa o indirectamente, al Demandado a usar de cualquier manera su marca, nombres de dominio o nombres comerciales, ni tampoco a solicitar tal registro. El Demandado, además, no ha acreditado haber usado el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de buena fe de productos o servicios; no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, ni está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
El Demandado registro el nombre de dominio en disputa de mala fe 10 años después de que las Demandantes registraran sus marcas y una vez que TERNIUM se había convertido en una marca notoriamente conocida.
El Demandado usa el nombre de dominio en disputa de mala fe ya que el sitio web identificado por el mismo reproduce la marca TERNIUM y el logotipo de las Demandantes, así como imágenes, videos, textos y otros elementos que se reproducen en los canales y sitios web de las Demandantes, tratando de suplantarlas y aprovecharse de su prestigio.
El “look & feel” del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa es muy similar a la de los identificados por los nombres de dominio
Caso OMPI No. DMX2019-0018, Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia,
Caso OMPI No. DMX2019-0010 y Ternium Internationaal B.V. y Ternium México, S.A. de C.V. c. Shanon Jordania,
Caso OMPI No.
D2019-2996.
El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.
6. Debate y conclusionesA continuación, el Experto analizará si concurren todos los requisitos establecidos en el párrafo 4(a) de la Política, en concreto:
(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Idioma del procedimientoDe acuerdo con lo establecido en el párrafo 11(a) del Reglamento, y en relación a la petición de las Demandantes, así como a los hechos y circunstancias que rodean el caso, teniendo en cuenta que el contenido del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa se ofrece íntegramente en español, y que ha quedado acreditado por las Demandantes que en dicho sitio web se ofrecen estimaciones de costes de productos a terceros también en ese idioma, el Experto acepta la petición de las Demandantes y determina que el idioma del presente procedimiento sea el español.
B. Identidad o similitud confusaLas Demandantes han acreditado su titularidad sobre registros de marca en México consistentes en la denominación TERNIUM por lo que el Experto considera que a efectos de la Política las Demandantes ostentan derechos de marca sobre TERNIUM.
TERNIUM es el signo del que las Demandantes se valen para identificar en el mercado sus productos y servicios, y se encuentra íntegramente reproducido en el nombre de dominio en disputa, añadiéndose la partícula “mx”, que es la abreviatura con la que internacionalmente se identifica al país de México. Por ello, la marca de las Demandantes constituye el elemento fundamental y claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, que debe considerarse como confusamente similar con dichas marcas.
La citada similitud confusa no queda en modo alguno afectada por la presencia de la partícula “.com” identificativa del nivel superior del dominio genérico tal y como se ha señalado en innumerables decisiones bajo la Política.
En consecuencia, el Experto considera que las Demandantes han probado la concurrencia del primer elemento del párrafo 4.a.i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimosLa conclusión acerca de si el Demandado ostenta o no derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, si bien es en las Demandantes sobre quienes recae la carga de probar que el Demandando carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Dada la dificultad que entraña la aportación de una prueba negativa, será suficiente que se acredite por las Demandantes prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá oportunidad de acreditar lo contrario presentando las alegaciones o pruebas que estime oportunas. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política, siendo especialmente relevante en este sentido lo dispuesto en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En opinión del Experto, las alegaciones y pruebas presentadas por las Demandantes acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ya que éste:
- no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; ni tampoco ha sido autorizado por las Demandantes al registro o uso de su marca ni del nombre de dominio en disputa;
- antes de recibir la notificación de la Demanda, el Demandado no ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. A este respecto, cabe destacar que en el sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa se ofrecen productos que entran en competencia directa con los de las Demandantes, reproduciéndose su marca y su logotipo e incluyendo referencias y afirmaciones que ofrecen a los usuarios la impresión de estar conectada con las Demandantes, sin que se haga constar mención o aviso alguno sobre la inexistencia de esa aparente conexión. Todo ello impide que las ofertas que contienen el citado sitio web puedan ser consideradas de buena fe a los efectos de la Política;
- no está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro. Las mismas razones descritas en el punto anterior abonan esta conclusión, es decir, no puede considerarse un uso legítimo no comercial o un uso leal del dominio en disputa por parte de quien sugiere, de forma falsa, una asociación del nombre de dominio en disputa con las marcas de un tercero.
Cabe señalar, adicionalmente, que el Demandado no ha contestado a la Demanda ni, por tanto, ha acreditado la existencia de ninguna otra circunstancia que pudiera permitir alcanzar la conclusión de que le asisten derechos o intereses legítimos.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por las Demandantes, considerando que también ha quedado acreditada la concurrencia del segundo requisito exigido por el párrafo 4.a.ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado y utilizado de mala fe.
En opinión del Experto, considerando tanto las pruebas y alegaciones aportadas por las Demandantes, como las propias averiguaciones llevadas a cabo, la marca TERNIUM de las Demandantes, goza de notoriedad en su sector de actividad. Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio, así cabe citar, entre otras, The Gap, Inc. v. Deng Youqian,
Caso OMPI No. D2009-0113.
Adicionalmente el Experto entiende que esa aludida notoriedad ya existía en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa con lo que sería posible concluir que el Demandado conocía su existencia en el momento en el que registro el nombre de dominio en disputa, y que este se realizó de mala fe. No obstante, esa conclusión resulta aún más plausible si se tiene en cuenta el uso efectuado por el Demandado del nombre de dominio en disputa, para albergar una página web en la que directamente se reproduce la marca de las Demandantes y se comercializan productos idénticos o íntimamente conectados a aquellos que ofrecen las Demandantes, sin informar en ningún caso al usuario de la ausencia total de conexión con éstas.
De estas circunstancias, puede concluirse, a juicio del Experto, una evidente mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa, siendo utilizado para crear confusión con la marca de las Demandantes, para atraer a usuarios de Internet con la intención de obtener un beneficio económico derivado de la confusión por asociación creada en los usuarios, tratando de aprovecharse de la notoriedad de la marca TERNIUM.
El Experto debe hacer también mención a las enormes semejanzas existentes entre el contenido y datos de contacto del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa y los de los nombres de dominio
Caso OMPI No. DMX2019-0018; Ternium México, S.A. de C.V, Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia,
Caso OMPI No. DMX2019-0010; y Ternium Internationaal B.V., Ternium México, S.A. DE C.V.,
Caso OMPI No. D2019-2996. Esas semejanzas de contenidos y datos de contacto de los sitios web de esos tres nombres de dominio con el que se encuentra en disputa no pueden obedecer, a juicio del Experto, a una mera casualidad, y resulta consecuente concluir que los cuatro nombres de dominio provienen del mismo origen o han tenido un control común, habiéndose registrado a favor de identidades nominalmente diferentes con la intención de continuar aprovechándose de la marca de las Demandantes, y de llevar a confusión a los usuarios de Internet.
En base a todo lo expuesto el Experto concluye que el nombre de dominio en diputa ha sido registrado y usado de mala fe y que, por tanto, también concurre el requisito exigido por el párrafo 4.a.iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa
Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes
Experto Único
Fecha: 24 de abril de 2020