Le Requérant est PIAB AB, Suède, représenté par Brann AB, Suède.
Le Défendeur est Martine CHAMPENOIS, BLET, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrementLe nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée par PIAB AB auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 mars 2020. En date du 4 mars 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 mars 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 6 mars 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 10 mars 2020.
Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 1 avril 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était originairement le 21 avril 2020. Le 7 avril 2020, le Défendeur a demandé une extension du délai jusqu’au 30 juin 2020 pour faire parvenir une réponse. Le 21 avril 2020, le Centre a accordé un délai de 10 jours et a invité les parties à commenter la possibilité d’étendre le délai de réponse au-delà de 10 jours. Le Défendeur et le Requérant ont commenté cette possibilité respectivement le 21 avril 2020 et le 22 avril 2020. Par conséquent, le 23 avril 2020, le Centre a informé les parties que le nouveau délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juin 2020. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 23 juin 2020.
En date du 7 juillet 2020, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLe Requérant est une société suédoise active dans le secteur des biens et services liés à la fabrication de machines destinées à être utilisés dans différents secteurs. Le Requérant exerce son activité sous le nom et la marque PIAB.
Le Requérant est titulaire d’enregistrements de marques “PIAB” dans de nombreux pays, dans les classes 7 et/ou 9. Le Requérant est notamment titulaire des enregistrements de marque PIAB suivants :
- Marque française numéro 1225137 déposée et enregistrée le 20 janvier 1983 et renouvelée jusqu’en 2023 pour des produits en classes 7 et 9, à savoir “Machines et machines-outils. Machines et outils pneumatiques. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques et électroniques; appareils et instruments de mesure, de pesage, de signalisation, de contrôle”;
- Marque de l’Union européenne numéro 002958197 déposée le 24 septembre 2002, enregistrée le 6 aout 2004 et renouvelée jusqu’en 2022 pour des produits de la classe 7, à savoir “Machines, appareils et équipements de machines (non compris dans d’autres classes) pour systèmes de transport à vide, y compris pompes à vide, transporteurs à vide, pièces et parties constitutives des produits précités (non compris dans d’autres classes), bouchons de d’aspiration”.
Le Requérant est titulaire et exploite des noms de domaine tels que
Par contrat du 30 juin 2006, le Requérant a concédé à la société Piab Sweden AB, devenue Gigasense AB, une licence de marque exclusive, de portée mondiale, l’autorisant à utiliser la marque PIAB en lien avec les instruments et appareils de mesure appartenant à la classe 9.
Le Requérant a en France une filiale du nom de Piab SAS.
Le Défendeur est une entreprise française active dans la commercialisation d’instruments de mesure et de contrôle. En qualité de détaillant de Gigasense AB, elle commercialise en France des produits de la marque PIAB, à côté de produits d’autres marques.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux
Le 20 février 2019, le Défendeur a déposé des demandes d’enregistrement de marques PIAB-BLET et DYNAMOMETRE PIAB en France. Le Requérant a formé opposition à ces marques. L’opposition à la marque PIAB-BLET a été rejetée. Le Requérant a indiqué une intention de faire appel. Le statut actuel des procédures n’est pas connu.
Le nom de domaine litigieux redirigeait jusqu’au 17 juin 2020 à une page du site Internet du Défendeur “www.blet-mesure.fr/produits/traction-levage-piab.html”. Cette page présentait des produits de marque PIAB. Sur le côté figurait le catalogue en ligne du Défendeur, ainsi qu’une liste d’actualités mentionnant des produits d’autres marques.
5. Argumentation des parties A. RequérantLe Requérant est titulaire de droits de marque portant sur PIAB, antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requérant argue de ce que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque PIAB en l’adjoignant au nom géographique “France” de sorte qu’il est similaire, au point de prêter à confusion, à sa marque dans la mesure où il peut être perçu comme étant un site Internet détenu par le Requérant destiné aux consommateurs français.
Le Requérant allègue que le Défendeur ne détient pas de droits sur la marque PIAB en France ou dans le monde.
Le Défendeur est un détaillant de produits de la société suédoise Gigasense AB, laquelle détient une licence exclusive octroyée par le Requérant pour l’usage de la marque PIAB en relation avec des instruments et appareils de mesure en classe 9. Selon le Requérant, le Défendeur, en tant que détaillant, doit ou aurait dû être informé que PIAB est une marque enregistrée.
Le Requérant estime que c’est en toute mauvaise foi que le Défendeur a tenté d’attirer des utilisateurs Internet sur son site Internet à des fins lucratives en créant un risque de confusion avec le Requérant.
B. DéfendeurLe Défendeur affirme qu’il a introduit en France le dynamomètre PIAB dans les années 1960 en distribution exclusive de sorte que la marque PIAB a été et est toujours associée au Défendeur en France.
Le Défendeur expose également avoir enregistré le nom de domaine litigieux de bonne foi dans le cadre d’une stratégie de protection contre des concurrents mal intentionnés et sans intention de nuire et ce alors que le nom de domaine avait déjà été enregistré avec l’extension «.fr » en 2008 par le Défendeur.
Le Défendeur soutient qu’il n’y a pas de risque de confusion dans la mesure où c’est désormais Gigasense qui fabrique et commercialise les appareils PIAB de la classe 9 et que les produits commercialisés par le Requérant, à savoir des ventouses/pompes à vide ne sont pas des produits similaires.
Selon le Défendeur, le maintien des droits de marque en classe 9 par le Requérant est abusif dans la mesure où il ne fabrique et ne commercialise plus de dynamomètres depuis la cession de cette activité à Gigasense.
6. Discussion et conclusionsSelon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionLe Requérant détient des enregistrements portant sur la marque verbale PIAB en classe 7 et/ou en classe 9, en particulier en France.
Le fait que le Requérant ait en l’espèce concédé une licence exclusive à un tiers, en l’occurrence la société Gigasense AB, portant sur certains produits de la classe 9 ne prive pas le Requérant de ses droits à la marque en lien avec les produits de cette classe. Le donneur de licence demeure en effet l’ayant-droit de la marque, et en règle générale, l’usage d’une marque par un tiers autorisé, comme un licencié, est assimilé à l’usage par le titulaire de la marque. Ce principe vaut notamment en France (art. L714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle).
Dès lors, la Commission administrative ne peut retenir l’argument du Défendeur selon lequel il n’y aurait pas de risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux dans la mesure où les produits de marque PIAB appartenant à la classe 9 sont commercialisés non pas par le Requérant mais par son licencié Gigasense, et où le Requérant commercialiserait uniquement des ventouses et pompes à vide appartenant à la classe 7. En effet, le Requérant reste titulaire des droits à la marque PIAB en relation avec les produits de la classe 9.
L’argument du Défendeur selon lequel le maintien des droits à la marque du Requérant en classe 9 serait “abusif” dans la mesure où le Requérant ne fabrique et ne commercialise pas lui-même ces produits méconnaît les principes ci-dessus et tombe également à faux. Au contraire, il appartient au donneur de licence, titulaire de la marque, de maintenir les droits à la marque en renouvelant les enregistrements.
Il convient enfin de rappeler, par souci d’exhaustivité, que l’examen de la première condition posée au paragraphe 4(a) des Principes Directeurs suppose uniquement de comparer la marque du titulaire avec le nom de domaine du défendeur, et n’implique pas de comparaison des produits et services (voir voir la section 1.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”)).
Le Requérant dispose donc bien de droits sur la marque PIAB.
Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque PIAB, avec l’adjonction d’un tiret et du terme géographique “france”.
Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l’adjonction d’un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse, version 3.0, voir aussi DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. c. Vinod Vinod,
Litige OMPI No. D2014-1808).
En l’espèce, la marque PIAB du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction du terme “france” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.
Enfin, l’extension “.com” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse, version 3.0).
Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.
B. Droits ou intérêts légitimesLe Défendeur est titulaire des marques françaises enregistrées PIAB-BLET no.194527228 et DYNAMOMETRE PIAB no.194527232. Toutefois, ces marques ont été déposées le 20 février 2019, soit postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel a été enregistré le 11 février 2019. Par ailleurs, le nom de domaine ne reflète pas les marques dans leur intégralité, mais ne reprend que l’élément “PIAB” des marques. Dès lors, la commission administrative considère que ces marques ne permettent pas au Défendeur de revendiquer des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur commercialise des produits revêtus de la marque du Requérant, fabriqués sous licence par Gigasense AB. Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux jusqu’au 17 juin 2020 pour rediriger les internautes vers une page de son site Internet, présentant les produits de marque PIAB mais incluant aussi des liens vers son catalogue général contenant des produits de diverses marques et vers des actualités relatives à des produits d’autres marques.
Comme mentionné dans la section 2.8 de la Synthèse, version 3.0, les commissions administratives ont reconnu que les revendeurs, distributeurs ou prestataires de services utilisant un nom de domaine contenant la marque du requérant pour entreprendre des ventes ou des réparations liées aux produits ou services du requérant peuvent faire une offre de bonne foi de produits et services et avoir un intérêt légitime sur ce nom de domaine, moyennant le respect de certaines conditions.
Conformément au “test d’Oki Data” (Oki Data Americas Inc. c. ASD, Inc.,
Litige OMPI No. D2001-0903), les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l’intérêt légitime d’un revendeur ou distributeur dans le cadre d’une procédure UDRP :
(i) le défendeur doit effectivement offrir les biens ou services en cause;
(ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du titulaire à l’exclusion de tout autre;
(iii) le défendeur fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque;
(iv) le défendeur n’entrave pas les activités du titulaire en l’empêchant de refléter sa marque comme nom de domaine.
En l’espèce, le Défendeur est un détaillant de produits portant la marque PIAB provenant du licencié exclusif du Requérant Gigasense de sorte qu’il offre effectivement les biens en cause. La première condition du test est satisfaite.
En revanche, le nom de domaine litigieux a été utilisé pour rediriger les utilisateurs sur le site Internet (commercial) du Défendeur, lequel propose une offre de produits multimarques. Le Défendeur ne satisfait ainsi pas au deuxième critère posé par le test “Oki Data”.
Par ailleurs, la relation du Défendeur avec le Requérant ou avec son licencié exclusif Gigasense, ne fait pas l’objet d’une description claire, ce d’autant que la page propose de cliquer sur des liens pour accéder “aux différents produits BLET-PIAB”. La troisième condition du test “Oki-Data” n’est donc pas satisfaite non plus.
Enfin, les commissions administratives sont d’avis qu’un nom de domaine combinant la marque et le nom d’un pays comporte un risque d’affiliation implicite (voir la section 2.5.1 de la Synthèse, version 3.0). La Commission administrative partage cet avis et considère de plus que l’enregistrement d’un nom de domaine combinant la marque du Requérant avec le nom géographique “France” est de nature à entraver les activités que le Requérant mène en France, notamment par l’intermédiaire de sa filiale française Piab SAS. La quatrième condition du test “Oki-Data” n’est pas satisfaite non plus.
Le Défendeur allègue dans sa réponse qu’il a introduit en France le dynamomètre PIAB dans les années 60 en qualité de distributeur exclusif, de sorte que la marque PIAB serait associée à son entreprise. A supposer que ces faits soient avérés (ce que la Commission administrative n’est pas en mesure de déterminer sur la base des pièces du dossier), ils ne suffiraient pas à justifier l’enregistrement du nom de domaine litigieux, car la qualité de distributeur, même exclusif, de produits d’une marque ne fonde pas un intérêt légitime, au sens des Principes Directeurs, à enregistrer la marque dans un nom de domaine lorsque la marque est combinée au nom d’un pays (générant ainsi le risque de faire croire à une affiliation entre le distributeur et le titulaire) et que le nom de domaine est utilisé en lien avec un site qui propose des produits d’autres marques.
Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiLe Défendeur ne conteste pas avoir eu connaissance de la marque PIAB lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur affirme avoir enregistré le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une stratégie de protection contre des concurrents mal intentionnés. Le Défendeur n’apporte cependant aucun indice de l’existence de tels projets malveillants de la part de concurrents. Par ailleurs, le fait que le Défendeur ait été titulaire du nom de domaine
Le Défendeur admet également que le nom de domaine litigieux redirigeait les internautes vers son site Internet commercial, présentant, à côté des produits PIAB, des produits d’autres marques.
Le paragraphe 4(b) des Principes UDRP prévoit que constitue la preuve de la mauvaise foi d’un défendeur le fait qu’en utilisant le nom de domaine, le défendeur a intentionnellement tenté d’attirer, à des fins commerciales, les internautes vers son site Internet ou autre emplacement en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet ou de l’emplacement du défendeur ou d’un produit ou service sur le site Internet ou l’emplacement du défendeur.
A ce titre, les commissions administratives considèrent notamment que la redirection du nom de domaine vers un autre site Internet appartenant au défendeur, démontre son intention d’enregistrer un nom de domaine pour attirer, à des fins commerciales, les internautes vers son site Internet en créant un risque de confusion avec la marque du requérant (voir Eli Lilly and Company and Novartis Tiergesundheit AG c. Manny Ghumman / Mr. NYOB / Jesse Padilla,
Litige OMPI No. D2016-1698).
L’utilisation de mauvaise foi ne suppose pas en revanche une intention de nuire ou de porter préjudice au titulaire de la marque.
En faisant rediriger le nom de domaine litigieux vers son site Internet, le Défendeur a selon toute vraisemblance eu l’intention d’attirer sur son site des clients intéressés par des produits de marque PIAB, en créant le risque que ces internautes croient avoir affaire à un nom de domaine menant au site officiel du Requérant ou de sa filiale française, ou au moins un site approuvé par eux, alors que tel n’était pas le cas. Le Défendeur a également créé le risque que ces internautes, une fois sur le site Internet du Défendeur, porte leur choix sur des produits d’autres marques.
Selon ce qui précède, la Commission conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, et que le Requérant a satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
Anne-Virginie La Spada
Expert Unique
Le 4 août 2020