La Demandante es Cerescos, S.A.S., Colombia, representada por Falcón Abogados, España.
El Demandado es Sergio Eder Baeza Rivera, España, representado por Jáudenes Abogados, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa demanda tiene como objeto el nombre de dominio
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de mayo de 2020. El 12 de mayo de 2020 el Centro envió al registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de mayo de 2020 el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de junio de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de junio de 2020. El 29 de junio de 2020 el Demandado solicitó, y le fue concedido por el Centro, un período adicional de 4 días para presentar el Escrito de Contestación a la Demanda, de conformidad con el párrafo 5(b) del Reglamento. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de julio de 2020.
El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de julio de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El idioma del presente procedimiento ha de ser el español, siendo el idioma del Acuerdo de Registro, de conformidad con al párrafo 11(a) del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es Cerescos, S.A.S., una empresa colombiana que se dedica al comercio de toda clase de cosméticos y es titular de diversos registros que consisten en la marca MASGLO o que incluyen la misma, entre los que cabe destacar los siguientes:
- Marca mexicana MASGLO con elementos gráficos n° 715704 registrada en fecha 24 de septiembre de 2001;
- Marca costarricense MASGLO con elementos gráficos n° 129425 registrada en fecha 26 de octubre de 2001;
- Marca española MASGLO BELLEZA PROFESIONAL con elementos gráficos n° M2428248 registrada en fecha 5 de marzo de 2002;
- Marca colombiana MASGLO con elementos gráficos n° 274781 registrada en fecha 30 de septiembre de 2003;
- Marca colombiana MASGLO n° 152390 registrada en fecha 26 de enero de 2004;
- Marca estadounidense MASGLO con elementos gráficos n° 2882540 registrada en fecha 7 de septiembre de 2004;
- Marca brasileña MASGLO n° 828635340 registrada en fecha 26 de mayo de 2009.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa
Asimismo la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca MASGLO, no se trata de un distribuidor autorizado a pesar de que en la página principal del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa aparezca la frase “Distribuidores autorizados para España de los esmaltes de uso profesional Masglo”, no se le conoce corrientemente por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca MASGLO de la Demandante conocida a nivel internacional en el ámbito de los productos cosméticos, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de la Demandante, con la finalidad de crear un sitio web para la venta de productos cosméticos con la marca de la Demandante y de esta manera atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, al hacerse pasar por una entidad relacionada con la Demandante.
B. DemandadoEl Demandado, en su Escrito de Contestación a la Demanda, alega lo siguiente.
Los derechos de la Demandante sobre la marca MASGLO no se pueden considerar derechos previos tal y como entiende el Reglamento, ya que muchos de los registros de marca MASGLO citados en la Demanda son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa, y los demás, a pesar de ser anteriores, no especifican en relación a cuales productos o servicios están registradas las marcas de la Demandante.
El Demandado afirma tener un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa ya que, en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, desde hace más de 9 años se promocionan y comercializan en el territorio español productos originales de la marca MASGLO adquiridos al distribuidor oficial de la Demandante en España.
Finalmente, al haberse acreditado que el nombre de dominio en disputa se registró en su momento en presencia de un interés legítimo para ofrecer productos originales de la Demandante, no se ha demostrado el registro y el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual el Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud confusaEl Experto considera que la Demandante es la titular de varias marcas que consisten en la denominación MASGLO o que la incluyen, y si bien la fecha del registro de las marcas no se considera un elemento relevante a los efectos del primer requisito de la Política, el Experto nota que algunas de las marcas son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, y que el nombre de dominio en disputa
Por lo que concierne la adición del término “espana”, el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos a la marca de la Demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca (ver Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti,
WIPO Case No. D2005-0037; Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub,
WIPO Case No. D2003-0709; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,
WIPO Case No. D2000-0713). La adición del término “espana” por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”), en el presente caso “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política (ver VAT Holding AG v. Vat.com,
WIPO Case No. D2000-0607).
Pasando a analizar las alegaciones del Demandado sobre la supuesta falta de concurrencia del primer requisito, el Experto constata que el mismo Demandado, en su Escrito de Contestación a la Demanda, admite que la Demandante tiene derechos sobre la marca MASGLO (ver a la página 7 del Escrito de Contestación a la Demanda, “(...) los derechos del Demandante como propietaria de la marca MASGLO, lo cual no se discute (...)”) y en los anexos del Escrito de Contestación a la Demanda incluye copia de la marca española de la Demandante MASGLO BELLEZA PROFESIONAL con elementos gráficos n° M2428248, cuya fecha de registro es anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa (todo ello sin perjuicio del cambio del nombre del titular al del Demandante en 2019 que en nada afecta al presente análisis) y cuyos productos se identifican claramente como cosméticos en clase 3 (Anexo 13 del Escrito de Contestación a la Demanda).
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosLa Demandante ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, alegando que este último no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca MASGLO, no se trata de un distribuidor autorizado a pesar de que en la página principal del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa aparezca la frase “Distribuidores autorizados para España de los esmaltes de uso profesional Masglo”, no se le conoce corrientemente por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
Por su parte, el Demandado ha afirmado tener un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa ya que, en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, desde hace más de 9 años se promocionan y comercializan en el territorio español productos originales de la marca MASGLO adquiridos al distribuidor oficial de la Demandante en España.
En otros casos similares al presente, es decir cuando se alega un uso nominativo legítimo de distribuidores o revendedores de productos o prestadores de servicios relativos a la marca a la que alude el nombre de dominio en disputa, las decisiones adoptadas en el marco de la Política determinan los requisitos cumulativos que han de concurrir para considerar que se realiza un uso legítimo. Es la doctrina que se deriva del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0903, “Oki Data test” (ver la sección 2.8.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición, “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Básicamente, es preciso que concurran los siguientes requisitos cumulativos:
(i) que el demandado ofrezca efectivamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(ii) que el demandado utilice la página web para vender únicamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
(iii) que se indique en la página web de forma adecuada y prominente la relación o falta de relación con el titular de la marca; y
(iv) que el demandado no trate de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejen la marca.
A juicio del Experto, en el presente caso no concurre el mencionado requisito (iii). En el sitio web del Demandado correspondiente al nombre de dominio en disputa aparece la indicación “Distribuidores autorizados para España de los esmaltes de uso profesional Masglo”, lo que podría causar una asociación con la Demandante, no indicándose de forma prominente la falta de relación con la Demandante.
Asimismo, el Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa que reproduce de manera íntegra la marca MASGLO junto con el término “espana” y que conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación (ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).
El Demandado, en anexo a su Escrito de Contestación a la Demanda, ha adjuntado copia del contrato de distribución exclusiva entre la Demandante y su distribuidor en España (Anexo 11 del Escrito de Contestación a la Demanda), alegando que los productos comercializados en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa son productos oficiales de la Demandante que el Demandado ha adquirido al distribuidor oficial de la Demandante en España. Este contrato, a parte el hecho de que tiene fecha 27 de octubre de 2010, por lo tanto más de 9 meses después del registro del nombre de dominio en disputa, no le otorga al Demandado el derecho de presentarse como “distribuidor autorizado” de la Demandante. Además, al párrafo 8 de este contrato se prevé que ni siquiera el distribuidor exclusivo estaría autorizado a “solicitar, registrar o utilizar de cualquier forma y en cualquier país, marca, diseño, nombre de dominio o denominación que, por su identidad o semejanza, pueda entrar en conflicto o provocar confusión con los signos distintivos y/o denominaciones de CERESCOS.” Además, el Experto considera que el hecho de que el Demandado adquiera los productos del distribuidor oficial de la Demandante en España en nada cambia la conclusión del Experto sobre el modo en el que se presenta el Demandado y el riesgo de confusión por asociación que se crea con la Demandante a los efectos de la Política.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o
(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o
(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, permite concluir que la misma gozaba de notoriedad, al menos, dentro del sector de los cosméticos a nivel internacional en la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Además, el Demandado ha admitido conocer la marca de la Demandante al declarar que “(...) los derechos del Demandante como propietaria de la marca MASGLO, lo cual no se discute (...)”. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Demandado pudiera conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca notoria que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida al término descriptivo “espana”, así como el contenido incluido en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, dedicado a la comercialización de los productos de la Demandante, indicando ser su distribuidor autorizado.
Estas circunstancias evidencian, en la opinión del Experto, que el Demandado conocía la existencia de la marca MASGLO y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a la misma, probablemente con la intención de aumentar el tráfico de su sitio web, dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante. Todo ello supone, a juicio del Experto, una actuación de mala fe a los efectos de la Política.
Pasando a analizar el uso del nombre de dominio en disputa, el contenido del sitio web correspondiente no hace más que confirmar la actuación de mala fe por parte del Demandado, tanto a la hora del registro como a la hora del uso. Además, el propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado del término “espana” que se junta a la marca MASGLO de la Demandante da a entender que existe relación o afiliación con la Demandante y su marca, creando la impresión de ser un sitio web de un distribuidor autorizado en uno de los países en los que la Demandante comercializa sus productos, es decir en España.
Estas circunstancias cumulativas, permiten, en la opinión del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando un probable riesgo de confusión y de asociación, que además no se excluía mediante ninguna indicación que advirtiera a los usuarios de Internet de la ausencia de relación con la Demandante, sino, todo lo contrario, se presentaba con una referencia clara y destacada como distribuidor autorizado de la Demandante para el territorio español, sin tener acreditación alguna para ello, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
Edoardo Fano
Experto Único
Fecha: 21 de julio de 2020