Le Requérant est Boursorama S.A., France, représenté par Nameshield, France.
Le Défendeur est Plumier Alain, France.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrementLes noms de domaine litigieux
Une plainte a été déposée par Boursorama S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 mai 2020. Le 19 mai 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant.
En date du 25 mai 2020, l’Unité d’enregistrement a indiqué au Centre qu’il avait identifié plus tôt les noms de domaine litigieux “comme faux enregistrements - par conséquent, [l’Unité d’enregistrement] avait résilié les enregistrements [des noms] de domaine à titre préventif le même jour qu’ils ont été enregistrés”. L’Unité d’enregistrement a également divulgué l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte.
Le 27 mai 2020, le Centre a demandé à l’Unité d’enregistrement de confirmer si les noms de domaine litigieux étaient disponibles afin d’être enregistrés par le Requérant. Le même jour, l’Unité d’enregistrement a indiqué au Centre que “[l’Unité d’enregistrement] avait arrêté le processus de résiliation interne et que les noms de domaine litigieux pouvaient être disponibles pour être enregistrés par le Requérant. Si les noms de domaine litigieux atteignent ce statut”, il y aurait “des frais éventuels lors du processus de restauration”.
Le 29 mai 2020, le Centre a informé le Requérant que les noms de domaine litigieux avaient été résiliés par l’Unité d’enregistrement à titre préventif le jour même de leur enregistrement en raison de faux enregistrement et que l’Unité d’enregistrement avait arrêté le processus de résiliation interne, de sorte que les noms de domaine litigieux pouvaient être disponibles pour être enregistrés par le Requérant. L’Unité d’enregistrement a en outre indiqué que si les noms de domaine litigieux pouvaient être restaurés, il y aurait des frais liés au processus de restauration. Le Centre a également indiqué au Requérant qu’il pourrait souhaiter contacter rapidement l’Unité d’enregistrement sur ce sujet.
Le 11 juin 2020, après avoir été relancé par le Centre, le Requérant a informé le Centre qu’il n’avait reçu aucune information de l’Unité d’enregistrement, et a demandé au Centre de poursuivre la procédure.
Le 22 juin 2020, le Centre a informé les Parties que la procédure allait se poursuivre sur le fondement que les informations transmises par l’Unité d’enregistrement le 25 mai 2020 sont correctes et que les noms de domaines litigieux sont verrouillés. Le Centre a également demandé à l’Unité d’enregistrement d’une part, de confirmer que les noms de domaines sont verrouillés et qu’ils le resteront pendant toute la durée de la procédure et d’autre part, de confirmer si les Parties devaient agir afin de maintenir le verrouillage des noms de domaine litigieux. Le Centre a envoyé un rappel à l’Unité d’enregistrement le 2 juillet 2020 et le 27 juillet 2020. Le 31 juillet 2020, l’Unité d’enregistrement a uniquement confirmé que les noms de domaine étaient verrouillés. Le Centre a envoyé une demande de clarification le même jour à laquelle l’Unité d’enregistrement a répondu le 13 août 2020. Dans son courrier électronique, l’Unité d’enregistrement a indiqué que les noms de domaine litigieux sont bien verrouillés et qu’elle a rencontré des problèmes techniques l’ayant empêché d’envoyé ce courrier plus tôt. L’Unité d’enregistrement a également indiqué que le verrouillage des noms de domaine litigieux restera en place jusqu’à ce qu’elle reçoive une décision dans le cadre de la présente procédure et qu’elle contactera alors la Partie victorieuse.
Le 24 juin 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a envoyé deux courriers électroniques au Centre le 25 juin 2020 et le 26 juin 2020 auxquels le Centre a répondu. Le 29 juin 2020, le Requérant a déposé une plainte amendée.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est le français. Le 24 juin 2020, la plainte ayant été déposée en anglais, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en français, ou une demande afin que l’anglais soit la langue de la procédure. Après avoir répondu qu’il souhaitait que la procédure soit conduite en anglais et non en allemand, le Requérant a déposé une plainte traduite en français le 29 juin 2020. La langue de la procédure est donc le français conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 6 juillet 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 juillet 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 juillet 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 7 août 2020, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLe Requérant est une société française fondée en 1995 et active dans le courtage en ligne, l’information financière sur Internet ainsi que la banque en ligne.
La banque en ligne exploitée par le Requérant et dénommée BOURSORAMA compte plus de 2 millions de clients, et son site Internet est visité chaque mois par plus de 30 millions de visiteurs uniques.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’ampleur de son activité, le Requérant se présente comme étant à la fois un pionnier et un acteur majeur du domaine de la banque en ligne en France.
Le Requérant indique être titulaire de la marque de l’Union européenne BOURSORAMA n° 1758614 laquelle a été déposée le 13 juillet 2000, est enregistrée depuis le 19 octobre 2001 et couvre des produits et des services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
Les noms de domaine litigieux ont été réservés le 18 mai 2020.
Selon les éléments du dossier et les constatations de la Commission administrative au jour de la rédaction de la présente décision :
- les noms de domaine
- les noms de domaine
Identité ou similitude prêtant à confusion:
Le Requérant soutient que:
- les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA invoquée,
- l’ajout des mots « clients » et « banque » dans les noms de domaine litigieux ne suffit pas à éviter le risque de confusion avec la marque invoquée, et il renvoie à cet égard à la décision rendue dans l’affaire Boursorama S.A. c/o Françoise Munter,
Litige OMPI No. D2016-2469.
Absence de droit ou d’intérêt légitime:
Le Requérant soutient que le Défendeur n’est pas identifié dans la base de données WhoIs comme “BOURSORAMA” et qu’il n’est donc pas connu sous les noms de domaine litigieux.
Le Requérant affirme également que le Défendeur n’est pas affilié à sa société et qu’il ne l’a pas autorisé à faire une quelconque utilisation de ses marques ni à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Enfin, le Requérant fait valoir ce qui suit : “les noms de domaine litigieux pointent vers la page de stationnement du bureau d’enregistrement ou la page non utilisée (annexe 6). Le [Requérant] soutient que le Défendeur ne peut utiliser de bonne foi les noms de domaine litigieux sans éviter le risque de confusion avec la marque du [Requérant]. Merci de consulter; Bolloré contre Assiom SITTI – NEWTEK,
Litige OMPI No. D2016-2489, (“il est acquis qu’un titulaire de noms de domaine n’’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services (voir en ce sens Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen,
Litige OMPI No. D2002-0878).”)”.
Enregistrement et usage de mauvaise foi :
Le Requérant soutient qu’il bénéficie, ainsi que sa marque, d’une notoriété importante en France et à l’étranger en relation avec des services financiers en ligne. Il se prévaut à cet égard de la décision rendue à son profit dans l’affaire Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas,
Litige OMPI No. D2016-2248.
Puis il fait valoir ce qui suit : “Dès lors, étant donné le caractère distinctif et la réputation de la marque BOURSORAMA® et le fait que le Défendeur utilise cette marque sur son site internet, le Requérant soutient que le Défendeur ne pouvait ignorer sa marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, les noms de domaine (…) pointent vers une page de parking ou une page inactive, ce qui démontre le manque d’utilisation légitime pour ces noms de domaine. Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré de mauvaise foi les noms de domaine litigieux en créant un risque de confusion avec la marque du [Requérant] quant à la source, l’affiliation ou l’endossement, au sens du paragraphe 4(b)(iv) des [Principes directeurs], et a donc agi de mauvaise foi”.
Enfin, le Requérant indique “[b]ien que les noms de domaine ne semblent pas utilisés, ils ont été configurés avec des enregistrements MX, ce qui suggère que les noms de domaine peuvent être activement utilisés à des fins de courrier électronique (annexe 8). Cela indique également un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi, car tout e-mail émanant des noms de domaine litigieux ne peut être utilisé à des fins de bonne foi”.
B. DéfendeurLe Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusionsSelon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “ Dans tous les cas, la commission doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie bénéficie de la même juste chance de présenter son cas”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionAux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir ses droits sur la marque invoquée, et ensuite démontrer que les noms de domaine litigieux leur sont identiques ou semblable au point de prêter à confusion.
En l’espèce, le Requérant fonde son action sur la marque de l’Union européenne BOURSORAMA laquelle a été déposée le 13 juillet 2000, a été enregistrée le 19 octobre 2001, et couvre des produits et des services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.
Pour justifier de ses droits, le Requérant communique un extrait de la base de données TMview de l’EUIPO daté du 30 décembre 2019 et selon lequel la marque invoquée arrive à échéance le 13 juillet 2020.
Compte tenu de l’ancienneté de ce document et de l’absence de preuve du renouvellement de la marque invoquée au jour où la Commission administrative rend sa décision dans cette affaire, se pose la question de savoir si le Requérant dispose encore de droits sur ladite marque.
La Commission administrative relève tout d’abord qu’au jour où elle statue, à supposer la marque invoquée non renouvelée à son échéance du 13 juillet 2020, celle-ci pourrait encore être renouvelée en délai de grâce.
En outre, il est constant que les attributions des commissions administratives telles qu’énoncées aux paragraphes 10 et 12 des Règles incluent, entre autres, la possibilité de réaliser des recherches factuelles limitées sur des points publiquement accessibles, si elles considèrent ces informations utiles pour apprécier le fond de l’affaire et ainsi rendre leur décision. Ces recherches factuelles limitées incluent notamment l’accès à des bases de données de marques (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 4.8).
En conséquence, la Commission administrative a recherché, dans la base de données des marques de l’Union européenne tenue par l’EUIPO, le statut de la marque invoquée et a pu relever qu’elle a été dûment renouvelée.
Les droits invoqués peuvent donc bien être pris en compte dans le cadre de cette procédure UDRP.
Par ailleurs, s’agissant de la comparaison entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux, la Commission administrative n’a aucune difficulté à estimer que ces derniers sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque BOURSORAMA.
En effet, la marque BOURSORAMA se trouve reproduite à l’identique et de manière tout à fait perceptible dans les noms de domaine litigieux. L’adjonction des termes non distinctifs “clients”, “banque”, “ssl”, “(nb)slvocompte(s)” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.
Enfin, il est constant que la présence de l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine, de sorte qu’elle est normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, et qu’elle peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,
Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse, version 3.0, section 1.11).
En conséquence, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion avec la marque invoquée par le Requérant.
La première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est donc satisfaite.
B. Droits ou intérêts légitimesLe paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine:
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que les requérants doivent établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.
Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes.
S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
En outre, l’identité du Défendeur ne correspond pas aux noms de domaine litigieux, de sorte que rien ne permet d’établir que le Défendeur pourrait être connu sous les noms de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
Enfin, tous les noms de domaine litigieux reproduisent la marque notoire (cf. infra) du Requérant.
Parallèlement, deux des noms de domaine litigieux dirigent vers une page déclenchant un message d’alerte du navigateur mettant en garde contre le caractère trompeur du site y accessible, et les trois autres dirigent vers des pages d’erreur. De plus, des serveurs de messagerie sont configurés en relation avec tous les noms de domaine litigieux. La réunion de tous ces éléments conduit nécessairement à penser que les noms de domaine litigieux sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’envois illégitimes d’e-mails.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur les noms de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiAux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que les noms de domaine litigieux ont été enregistré et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.
Par ailleurs, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.
1. Enregistrement de mauvaise foi
La Commission administrative relève que :
- les droits de marque du Requérant sont antérieurs aux noms de domaine litigieux, participent à identifier l’une des principales banques en ligne françaises, et ont déjà été reconnus comme étant notoirement connus (voir par exemple Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas,
Litige OMPI No. D2016-2248);
- le Défendeur apparaît domicilié en France, pays d’origine du Requérant et sur lequel la marque de ce dernier est largement exploitée,
- les noms de domaine litigieux incorporent des expressions telles que “banque(s)” et “vocompte(s)", lesquelles renvoient directement à l’activité du Requérant,
- le Défendeur a réservé plusieurs noms de domaine incorporant la marque du Requérant,
- le Défendeur n’a contesté aucun des arguments avancés par le Requérant.
Au regard de tels éléments, il est plus que probable que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux, de sorte que la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi.
2. Usage de mauvaise foi
Sur ce point, cette Commission administrative ne partage pas une partie des éléments factuels et juridiques avancés par le Requérant (cf. paragraphe 5.A supra) dans la mesure où contrairement à ce qu’indique le Requérant, aucun des noms de domaine litigieux ne dirige ou n’a dirigé vers une page parking (ou, à tout le moins, cela n’est pas démontré).
Au demeurant, il ressort du dossier et cela n’est aucunement contesté par le Défendeur, que:
- les noms de domaine litigieux reproduisent la marque notoire du Requérant,
- la présence dans les noms de domaine litigieux d’expressions telles que “clients”, “banque”, “ssl” et “vocompte(s)”, associée à la reproduction de la marque du Requérant, laisse entendre que les noms de domaine litigieux sont susceptibles de diriger vers un espace sécurisé en ligne où les clients de la banque BOURSORAMA peuvent accéder à leurs comptes,
- la saisie de deux des noms de domaine litigieux dans la barre d’adresse URL d’un navigateur déclenche l’affichage d’une page alertant l’internaute du caractère trompeur du site sur lequel il cherche à se rendre,
- des serveurs de messagerie sont configurés en relation avec les noms de domaine litigieux.
Un tel faisceau d’éléments établit que les noms de domaine litigieux peuvent être utilisés de manière frauduleuse, en particulier dans le cadre d’opérations d’hameçonnage afin de recueillir frauduleusement les données personnelles de clients du Requérant.
En tout état de cause, même à supposer qu’un aucun e-mail frauduleux n’ait été envoyé à partir d’adresses électroniques associées aux noms de domaine litigieux, leur détention passive par le Défendeur peut également s’assimiler à une exploitation faite de mauvaise foi.
En effet, il est constant que l’absence d’exploitation, tout comme l’absence d’action positive de la part du Défendeur, peuvent, dans certaines circonstances, constituer un usage passif de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,
Litige OMPI No. D2000-0003, Crédit Agricole S.A. v. zhangwei/YinSi BaoHu Yi KaiQi,
Litige OMPI No. D2016-0555 ou encore Synthèse, version 3.0, section 3.3).
Or, en l’espèce, la Commission administrative relève que :
- les noms de domaine litigieux reproduisent la marque du Requérant laquelle bénéficie d’une très large connaissance sur le marché et est intrinsèquement distinctive, puisqu’elle consiste en un terme de fantaisie,
- le Défendeur n’a à aucun moment contredit les arguments et les allégations du Requérant,
- le Défendeur a réservé les noms de domaine de façon anonyme et il est probable que les coordonnées qu’il a communiquées à l’Unité d’enregistrement soient fantaisistes dans la mesure où la Plainte que le Centre a tenté de lui faire parvenir par la voie postale n’a pu lui être remise par le service de messagerie,
- compte tenu de la structure des noms de domaine litigieux (ils contiennent une marque notoire et l’associent à des termes qui renvoient à l’activité du Requérant), tout usage de bonne foi desdits noms par un tiers non autorisé par le Requérant apparaît particulièrement improbable.
- en raison des risques de fraude dans le domaine bancaire, des commissions administratives prennent en compte la possibilité qu’un nom de domaine litigieux inexploité, puisse néanmoins être utilisé ultérieurement de manière frauduleuse pour attirer ou tenter d’attirer les internautes en créant un risque de confusion avec le Requérant (par exemple Boursorama S.A. contre Eurl Heranval,
Litige OMPI No. D2017-0179 ou Crédit Agricole SA, Caisse Régionale De Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée contre Data Privacy Protected / Alex Riera,
Litige OMPI No. D2019-1704). Or, comme cela a été indiqué précédemment, dans la présente espèce, la Commission administrative est d’avis qu’un tel risque est tout à fait réel.
L’ensemble de ces éléments conduit la Commission administrative à considérer que la condition d’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux est remplie.
En conclusion, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 21 août 2020