Les Requérants sont Coopérative U Enseigne, France (“Premier Requérant”) et GIE U, France (“Second Requérant”), représentés par Plasseraud IP, France.
Le Défendeur est Brother Leng (冷大哥), Chine.
2. Noms de domaine et unité d’enregistrementLes noms de domaine litigieux
Une plainte en français a été déposée par les Requérants auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 20 juillet 2020. Le 21 juillet 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 27 juillet 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 12 août 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Requérants avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant les Requérants à soumettre une plainte amendée. Les Requérants ont déposé une plainte amendée en français le 14 août 2020.
L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement des noms de domaine litigieux est le chinois. Le 12 août 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique aux Parties concernant la langue de la procédure. Le 14 août 2020, les Requérants ont déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 août 2020, une notification de la plainte amendée valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en chinois. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 septembre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 septembre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 21 septembre 2020, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLes Requérants appartiennent au groupe de sociétés “Système U”. Le Premier Requérant est une coopérative française de commerçants actifs dans le secteur de la grande distribution et regroupe plus de 1500 points de vente à travers ses cinq enseignes, SUPER U, HYPER U, U EXPRESS, MARCHE U et UTILE. Parmi ces points de vente, 762 portent l’enseigne SUPER U. Le Premier Requérant est titulaire de la marque de l’Union européenne SUPER U n° 007393465 enregistrée le 22 août 2009. Le Second Requérant est titulaire de la marque française SUPER U n° 1527815 enregistrée le 26 janvier 1989 et la marque internationale SUPER U n° 540277 enregistrée le 10 août 1989. Ces enregistrements désignent des produits et des services dans de nombreuses classes et sont tous en vigueur.
Les Requérants ont enregistré de nombreux noms de domaine composés de la marque SUPER U suivie d’un trait d’union puis le nom d’une commune française où les Requérants détiennent un point de vente, avec l’extension générique du premier niveau “.com”, par exemple,
Le Défendeur serait un individu résidant en Chine. Le nom du Défendeur qui figure dans l’annuaire WhoIs de l’Unité d’enregistrement serait un surnom. Selon des éléments de preuve fournis par les Requérants, l’adresse email du Défendeur est lié dans l’annuaire WhoIs à une personne nommée Qiao Da Wei et d’autres noms de domaine qui reproduisent des marques de tiers.
Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés le 17 février 2020. Chaque nom de domaine litigieux conduit l’Internaute vers un site en chinois qui permet de télécharger des applications de vidéos pornographiques et de jeux en ligne tout en affichant des publicités pour ces applications.
5. Argumentation des parties A. RequérantsLes noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à la marque SUPER U des Requérants. Dès lors que les noms de domaine litigieux incorporent, à l’identique et de façon tout à fait reconnaissable et individualisable, la marque SUPER U, lesdits noms de domaine lui sont bien similaires au point de prêter à confusion avec elle.
Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Outre le fait que le Défendeur ne soit pas connu sous les noms de domaine litigieux, il n’a jamais demandé et ne s’est jamais vu accorder la permission des Requérants pour utiliser le signe SUPER U de quelque manière que ce soit. Les noms de domaine litigieux sont exploités commercialement et illégitimement.
Les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Compte tenu de l’exploitation intensive et ancienne, ainsi que la notoriété des marques des Requérants, le Défendeur ne pouvait pas ne pas les connaître au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Il est constant que l’utilisation d’un nom de domaine reproduisant la marque d’un tiers pour le faire diriger vers un site présentant des activités pornographiques, ainsi que des jeux, est par nature une utilisation de mauvaise foi.
B. DéfendeurLe Défendeur n’a pas répondu aux arguments des Requérants.
6. Discussion et conclusions 6.1. Quant à la procédure A. Consolidation des procéduresLa plainte et la plainte amendée ont été déposées par deux Requérants contre un seul Défendeur. Les Requérants font partie du même groupe de sociétés et chacun d’entre eux est propriétaire de marques SUPER U. La Commission administrative considère que les Requérants ont des griefs communs contre le Défendeur et qu’il serait équitable et procéduralement efficace de permettre la consolidation (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (« Synthèse OMPI, version 3.0 »), section 4.11.1). Par conséquent, les Requérants sont désignés ci-après individuellement et conjointement sous le nom du « Requérant », sauf indication contraire.
B. Langue de la procédureLe paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était le chinois.
Le Requérant a déposé la plainte amendée en français et demande que la procédure se déroule dans cette même langue. A l’appui de sa demande, le Requérant soutient que (i) le Requérant est situé en France et son activité est principalement réalisée en France et dans des pays francophones; (ii) seule une personne très étroitement liée à la France et ayant une grande connaissance de la France et, partant, du français peut réserver les noms de domaine litigieux qui associent une marque particulièrement bien connue dans des pays francophones, au nom de petites villes françaises; et (iii) exiger du Requérant qu’il traduise la plainte en langue chinoise impliquerait des coûts importants et en pure perte, dès lors que les éléments qui précédent établissent que le Défendeur maîtrise la langue française, et retarderait indûment le déroulement de la présente procédure.
Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les parties. Voir, par exemple, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin,
Litige OMPI No. D2006-0593; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. ltd.,
Litige OMPI No. D2008-0293.
La Commission administrative remarque que la plainte amendée a été déposée en français. Les noms de domaine litigieux associent une enseigne française avec les noms de communes françaises où le Requérant détient des points de vente. Il y a donc tout lieu de penser que le Défendeur comprend le français. D’ailleurs, le Défendeur n’a manifesté aucun souhait à apporter des commentaires sur la langue de la procédure ni à répondre aux arguments du Requérant. Dans ces circonstances, la Commission administrative estime qu’exiger la traduction de la plainte amendée en langue chinoise créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.
Compte tenu de ces circonstances, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français.
6.2. Quant au fondConformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
ii) si le défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et
iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.
En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionAu vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque SUPER U.
Les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque du Requérant (sans l’espace entre “super” et “u” pour des raisons techniques) avec l’adjonction d’un toponyme séparé par un trait d’union. Des décisions de précédentes commissions administratives ont déjà et à plusieurs reprises pu retenir que l’adjonction d’autres termes (notamment géographiques) à la marque d’un requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine. Voir la Synthèse OMPI, version 3.0, section 1.8. En l’espèce, la marque SUPER U est parfaitement reconnaissable dans les noms de domaine litigieux.
La Commission administrative estime que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” aux noms de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse OMPI, version 3.0, section 1.11.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimesLe paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après :
“i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”
En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux pour diriger l’Internaute vers un site qui permet de télécharger des applications de vidéos pornographiques et de jeux en ligne tout en affichant des publicités pour ces applications. Les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de prêter à confusion, à la marque SUPER U du Requérant mais le Requérant déclare que le Défendeur ne s’est jamais vu accorder la permission du Requérant pour utiliser cette marque de quelque manière que ce soit. Au vu de ces éléments, la Commission administrative ne considère pas que l’utilisation des noms de domaine litigieux soit en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services conforme au paragraphe 4(c)(i) des Principes directeurs ni qu’elle soit un usage non commercial légitime ou un usage loyal conforme au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, un surnom du Défendeur serait “brother leng” ou “冷大哥” et son adresse email est lié à une personne nommée Qiao Da Wei. Rien dans le dossier indique que le Défendeur soit connu sous les noms de domaine litigieux conformément au paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs.
En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté cette preuve prima facie parce qu’il n’a pas allégué un tel droit ou intérêt légitime.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiLe paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii), en particulier dans certains cas de figure, dont le quatrième est le suivant :
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, [le défendeur a] sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne [lui] appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de [son] site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
L’Unité d’enregistrement a confirmé que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux le 17 février 2020, ce qui est bien postérieur à l’enregistrement de la marque du Requérant. Les noms de domaine litigieux reproduisent intégralement la marque SUPER U, avec l’adjonction de toponymes selon la même architecture que les noms de domaine enregistrés par le Requérant. Chaque toponyme est le nom d’une commune française où le Requérant détient un point de vente, ce qui n’est sûrement pas le résultat d’une coïncidence. En plus, un des noms de domaine litigieux est identique à un nom de domaine que le Requérant utilisait auparavant. Le Défendeur ne présente aucune explication de son choix des noms de domaine litigieux. Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur devait être au courant de l’existence des droits de marque du Requérant au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux pour rediriger l’Internaute vers un site qui permet de télécharger des applications, tout en affichant des publicités, soit au profit du Défendeur, soit au profit des opérateurs des applications, soit les deux. En tout état de cause, l’utilisation des noms de domaine litigieux serait à des fins lucratives. Ce site ne fait aucune référence à “Super U” ni aux communes françaises dont les noms figurent dans les noms de domaine litigieux. Au vu de l’ensemble des circonstances, la Commission administrative considère qu’en utilisant les noms de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace en ligne, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de cet espace en ligne ou d’un produit ou service qui y est proposé, conforme au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision synthPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux
Matthew Kennedy
Expert Unique
Le 27 septembre 2020