La Requérante est Novartis AG, Suisse, représenté par BrandIT GmbH, Suisse.
Le Défendeur est Lidou Yaman, Burkina Faso.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrementLe nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée par Novartis AG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 septembre 2020. En date du 11 septembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 14 septembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 septembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique à la Requérante avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant la Requérante à soumettre un amendement à la plainte. La Requérante a déposé une plainte amendée le 18 septembre 2020.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 septembre 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 octobre 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 octobre 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 3 novembre 2020, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLa Requérante est la société Novartis AG, société suisse constituée en 1996 et holding du groupe Novartis, qui se présente comme l’un des plus grands groupes pharmaceutiques au niveau mondial, employant près de 109 000 personnes de 149 nationalités différentes et ayant atteint en 2019 un chiffre d’affaires de USD 47,4 milliards.
Le groupe Novartis est en particulier présent sur les continents africain et européen, son chiffre d’affaires en 2019 ayant été constitué à 21% en Afrique et à 38% en Europe.
La Requérante est titulaire de marques comprenant le terme “Novartis”, parmi lesquelles :
- la marque verbale internationale n°1249666 NOVARTIS, enregistrée le 28 avril 2015 en classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41, 42 et 44, désignant notamment l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), dont fait partie le Burkina Faso;
- la marque verbale internationale n°663765 NOVARTIS, enregistrée le 1er juillet 1996 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 40 et 42;
- la marque verbale internationale n°666218 NOVARTIS, enregistrée le 31 octobre 1996 en classes 41 et 42.
La Requérante est en outre titulaire sur la dénomination “NOVARTIS” de plusieurs noms de domaine, notamment :
- le nom de domaine
- le nom de domaine
- le nom de domaine
Le nom de domaine litigieux
Selon la plainte, le nom de domaine litigieux dirigeait vers une page parking de l’Unité d’enregistrement puis est devenu inactif. Au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux pointe vers une page d’erreur.
La Requérante a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
5. Argumentation des parties A. RequéranteLa Requérante soutient en premier lieu que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, aux marques sur lesquelles elle a des droits.
La Requérante fait valoir que les premiers enregistrements des marques NOVARTIS précèdent de plusieurs années l’enregistrement du nom de domaine litigieux, intervenu le 15 juillet 2020.
La Requérante souligne que le nom de domaine litigieux reprend la marque NOVARTIS dans son intégralité, en combinaison avec le terme “fr”, qui est l’abréviation de pays désignant la France, et le terme “pharma”, qui est étroitement lié à la Requérante et à ses activités, ces trois termes étant séparés par un tiret.
La Requérante rappelle que l’extension de premier niveau “.com” n’est pas à prendre en considération lors de l’examen de la similarité entre les marques NOVARTIS et le nom de domaine litigieux, conformément à ce qui a été antérieurement énoncé par de nombreuses commissions administratives.
La Requérante argue en second lieu de l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.
La Requérante insiste sur le fait que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’elle ne lui a pas octroyé de licence, ni n’a consenti à ce que sa marque soit utilisée par le Défendeur, ni ne l’a autorisé à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux.
La Requérante souligne également que plusieurs commissions administratives ont d’ores et déjà reconnu le caractère notoire de la marque NOVARTIS.
La Requérante rapporte encore que les résultats de recherches avec les termes “novartis”, “fr” et “pharma” sur les moteurs de recherche renvoient à la Requérante ou aux sociétés filiales ou associées du groupe Novartis, et que le Défendeur n’apparaît pas connu sous le nom de domaine litigieux ni le terme “novartis”.
La Requérante insiste également sur le fait que le nom de domaine litigieux pointait d’abord vers une “page parking” de l’Unité d’enregistrement, puis vers une page d’erreur, ce qui signifie que le nom de domaine litigieux est détenu passivement, et que rien ne démontre que le Défendeur aurait utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou à des fins non commerciales légitimes ou loyales.
La Requérante allègue en dernier lieu que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, tout d’abord compte tenu de ce que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu de nombreuses années après l’enregistrement des marques NOVARTIS, qui jouissent d’une renommée mondiale dans le domaine pharmaceutique et notamment en Afrique, où est domicilié le Défendeur.
La Requérante considère que l’intégration de la marque NOVARTIS dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux, en combinaison avec les termes “fr” et “pharma”, n’est pas un hasard et que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a ainsi été effectuée dans l’optique de créer une association dans l’esprit des internautes, les menant à penser que le nom de domaine litigieux est directement lié à la Requérante, ceci démontrant que le Défendeur avait connaissance de la Requérante et de sa marque NOVARTIS au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
La Requérante rappelle que les commissions administratives ont énoncé de façon constante que la non-utilisation d’un nom de domaine, comme c’est le cas en l’espèce, n’empêche pas de conclure à une utilisation de mauvaise foi de ce dernier, voire qu’elle permette précisément de prouver qu’il est utilisé de mauvaise foi si un certain nombre de critères sont remplis.
La Requérante insiste à ce titre sur le fait que sa marque NOVARTIS, reprise intégralement dans le nom de domaine litigieux, est fortement distinctive, notoire et enregistrée notamment au Burkina Faso où le Défendeur est domicilié, qu’elle a essayé de contacter ce dernier en adressant une lettre de mise en demeure restée sans réponse, que le WhoIs correspondant au nom de domaine litigieux avait révélé un nombre très limité d’informations concernant l’identité et les coordonnées du Défendeur, ce qui peut être un indice supplémentaire de sa mauvaise foi, et que le nom de domaine litigieux a renvoyé pendant un temps vers une “page parking” de l’Unité d’enregistrement pour finalement pointer vers une page d’erreur, ce qui ne va pas dans le sens d’une utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux ou d’un tel projet.
La Requérante ajoute enfin qu’un serveur de courrier électronique relatif au nom de domaine litigieux a été activé, ce qui peut, compte tenu de l’absence d’information permettant de penser que le nom de domaine litigieux pourrait être utilisé légitimement et de bonne foi, faire anticiper un risque de création d’une adresse mail utilisant le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses, d’hameçonnage, comme il a déjà été considéré dans des affaires précédentes.
C’est au regard de l’ensemble de ces arguments que la Requérante sollicite le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
B. DéfendeurLe Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
6. Discussion et conclusionsSelon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Requérante doit prouver que :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur lesquelles la Requérante a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionSelon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.
La Commission administrative estime que la Requérante a fourni des éléments prouvant qu’elle est titulaire de droits sur la marque NOVARTIS.
En l’espèce, le nom de domaine litigieux
De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits. Ainsi, il existe un consensus des commissions administratives qui estiment que la simple adjonction d’un mot à une marque est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion. Dès lors, il est constant dans les précédentes décisions UDRP que le fait qu’un nom de domaine intègre la marque enregistrée par un requérant est suffisante à caractériser un risque de confusion et que la simple adjonction d’un terme est insuffisante pour éviter un tel risque (voir Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. Vladimir Ulyanov,
Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,
Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com,
Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft v. mei xudong,
Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid v. InvisibleRegistration.com, Domain Admin,
Litige OMPI No. D2010-1059).
L’adjonction des termes “fr” et “pharma” ne permet pas d’éviter un risque de confusion.
Par ailleurs, la Commission administrative rappelle que l’extension “.com” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque NOVARTIS, comme les décisions fondées sur les Principes directeurs l’ont établi depuis longtemps ainsi que rappelé par la Requérante.
Par conséquent, la Commission administrative estime que la reproduction intégrale et à l’identique dans le nom de domaine litigieux de la marque NOVARTIS associée aux termes “fr” et “pharma” rend le nom de domaine litigieux similaire à cette marque NOVARTIS, au point de prêter à confusion.
La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion à la marque détenue par la Requérante, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimesAux termes du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, la Requérante doit être en mesure de démontrer que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.
Si la charge de la preuve de l’absence de droit ou d’intérêt légitime du Défendeur incombe à la Requérante, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que la Requérante doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux (voir par exemple Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd.,
Litige OMPI No. D2003-0455). Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, la Requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir par exemple Denios Sarl c. Telemediatique France,
Litige OMPI No. D2007-0698).
En l’espèce, la Requérante établit de façon générale que le Défendeur ne lui est pas affilié et qu’elle ne l’a pas autorisé à utiliser sa marque NOVARTIS ou à enregistrer le nom de domaine litigieux, et que le Défendeur n’apparaît pas par ailleurs comme étant connu sous le nom de domaine litigieux ou le terme “novartis”, le nom de domaine litigieux pointant en outre sur une page d’erreur après avoir dans un premier temps pointé vers une “page parking” de l’Unité d’enregistrement.
La Commission administrative considère ainsi que la Requérante a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.
Par conséquent, et conformément aux paragraphes 4(a)(ii) et 4(c) des Principes directeurs, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiSelon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) ajoute que la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celle‑ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’elle peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.
Tout d’abord, la Commission administrative rappelle que cette liste de circonstances devant permettre d’établir la mauvaise foi du Défendeur est non exhaustive.
En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque antérieure de la Requérante au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En effet, non seulement la marque NOVARTIS est bien connue, notamment sur le continent africain où la Requérante exerce une importante partie de ses activités et où le Défendeur est domicilié, mais en plus elle l’est précisément dans le domaine pharmaceutique, qui est le secteur d’activité de la Requérante, or le Défendeur a associé le terme “pharma” à la marque NOVARTIS lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui tend à démontrer qu’il connaissait la Requérante, sa marque NOVARTIS et ses activités.
La Commission administrative rappelle en outre que, comme rappelé par la Requérante, la détention passive d’un nom de domaine n’empêche pas de conclure à son utilisation de mauvaise foi, et peut au contraire la démontrer, en particulier lorsqu’un certain nombre de critères sont réunis, à savoir (i) le degré du caractère distinctif ou la réputation de la marque du requérant, (ii) l’absence de réponse du défendeur ou de preuve d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée, du nom de domaine, (iii) la dissimulation par le défendeur de son identité ou l’utilisation de fausses coordonnées (en violation de son contrat d’enregistrement), et (iv) l’invraisemblance de toute utilisation de bonne foi à laquelle le nom de domaine pourrait être soumis (voir par exemple Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,
Litige OMPI No. D2000-0003; Jupiters Limited c. Aaron Hall,
Litige OMPI No. D2000-0574; Ladbroke Group Plc c. Sonoma International LDC,
Litige OMPI No. D2002-0131; Westdev Limited c. Private Data,
Litige OMPI No. D2007-1903; Malayan Banking Berhad c. Beauty, Success & Truth International,
Litige OMPI No. D2008-1393).
Or, la Commission administrative constate que (i) la marque NOVARTIS, reprise intégralement dans le nom de domaine litigieux, est fortement distinctive et bien connue notamment sur le territoire africain où le Défendeur est domicilié, (ii) le Défendeur n’a répondu ni à la mise en demeure adressée par la Requérante ni à sa plainte ayant conduit à la présente procédure, échouant donc à rapporter la preuve d’une utilisation de bonne foi, réelle ou envisagée, du nom de domaine, (iii) que le WhoIs correspondant au nom de domaine litigieux avait révélé un nombre très limité d’informations concernant l’identité et les coordonnées du Défendeur, si bien d’ailleurs que c’est l’Unité d’enregistrement qui les a fournies à l’occasion de la présente procédure et que la Requérante a dû amender sa plainte en conséquence, et (iv) que le nom de domaine litigieux a renvoyé pendant un temps vers une “page parking” de l’Unité d’enregistrement pour finalement pointer vers une page d’erreur, ce qui ne saurait présager d’une quelconque utilisation de bonne foi du nom de domaine litigieux.
Enfin, la Commission a bien pris note de ce qu’un serveur de courrier électronique relatif au nom de domaine litigieux avait été activé, ce qui sous-tend un potentiel risque de création d’une adresse mail utilisant le nom de domaine litigieux à des fins frauduleuses, en particulier d’hameçonnage.
Dès lors, la Commission administrative considère établi le critère de la mauvaise foi requis aux paragraphes 4(a)(iii) et 4(b)(i) des Principes directeurs.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 17 novembre 2020