La Demandante es Philip Morris Brands Sàrl, Suiza, representada por Boehmert & Boehmert, Alemania.
La Demandada es Esteban STP, México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Wix.com Ltd. 3. Iter Procedimental La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de octubre de 2020. El 5 de octubre de 2020 el Centro envió a Wix.com Ltd. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de octubre de 2020 Wix.com Ltd. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación a las partes el 20 de octubre de 2020 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. El 20 de octubre de 2020 la Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de octubre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de noviembre de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de noviembre de 2020. El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 25 de noviembre de 2020. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto ha determinado que el idioma del procedimiento sea el español. Ver sección 6.A. infra. 4. Antecedentes de Hecho De acuerdo a la Demanda, la Demandante es parte del grupo de compañías de Philip Morris International Inc. (denominadas conjuntamente “PMI”). PMI es una compañía tabacalera internacional, con productos vendidos en cerca de 180 países. La cartera de marcas de PMI incluye a MARLBORO, una marca internacional de cigarrillos. La Demandante es propietaria de registros para la marca MARLBORO en muchos países. Entre ellos figura la marca denominativa mexicana Registro No. 207610, MARLBORO, registrada el 1 de enero de 1977, y la marca denominativa internacional, Registro No. 1285486, MARLBORO, registrada el 7 de diciembre de 2015, designando a México entre muchos otros países. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 7 de septiembre de 2020. Al momento de dictarse la decisión, el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa exhibía como único contenido un texto de la empresa registradora que indicaba que el nombre de dominio en disputa no estaba conectado a una página web. Anteriormente, conforme a la evidencia aportada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ofrecía a la venta los productos de la marca MARLBORO. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante La Demandante sostiene lo siguiente: El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca MARLBORO de la Demandante. Está bien establecido que el agregado del nombre de país “Mexico” es insuficiente para evitar que se determine que hay similitud confundible bajo el primer elemento de la Política UDRP. La Demandante ha conseguido establecer la presunción de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. La Demandante no ha licenciado a la Demandada ni le ha permitido de cualquier otro modo que utilice alguna de sus marcas o que registre nombres de dominio que incorporen la marca MARLBORO. La Demandada no está haciendo un uso leal ni un uso no comercial legítimo del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar engañosamente a consumidores con un fin comercial, o de denigrar las marcas de la Demandante. En primer término, la Demandada no es un licenciatario autorizado de las marcas MARLBORO. En segundo término, el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa no cumple los requisitos que han determinado numerosas decisiones para que exista un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios., tal como se exige de un revendedor o distribuidor según la doctrina del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903. En sí mismo, el nombre de dominio en disputa sugiere por lo menos una asociación con la Demandante y su marca MARLBORO, o simplemente que el sitio web en cuestión o bien está siendo operado desde México, o bien apunta a un público mexicano. El sitio web no informa sobre la relación de la Demandada con la Demandante, ni sobre la inexistencia de una tal relación; de tal modo se engaña a los usuarios al respecto. Por ello, ese ofrecimiento no puede ser considerado como bona fide. El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. 6. Debate y conclusiones A. Cuestión Preliminar: idioma del Procedimiento Dado que la Demanda se presentó en inglés mientras que el lenguaje del acuerdo de registro es el español, el 20 de octubre de 2020 el Centro envió a las Partes una comunicación por correo electrónico en español y en inglés referida al idioma del procedimiento. El mismo día la Demandante presentó un pedido para que el idioma del procedimiento sea el inglés. En apoyo de este pedido, la Demandante argumentó que el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa está ofreciendo productos de tabaco con todos los precios expresados en dólares de los Estados Unidos de América (los “Estados Unidos”), lo que demuestra que ese sitio web está dirigido al público de los Estados Unidos, esto es, un público que habla inglés. Por lo tanto, dice la Demandante, la Demandada debe ser capaz de comunicarse en inglés. La Demandante agrega que el inglés es un lenguaje común en los negocios globales y también es el lenguaje en que la Demandada está haciendo negocios. La Demandante concluyó solicitando que al menos se le permita presentar la Demanda en inglés, aunque la Demandada pueda presentar en español la Contestación a la Demanda. La Demandada no efectuó ninguna presentación respecto de la cuestión del idioma. En primer término, el Experto observa que, según lo informa el Agente Registrador del nombre de dominio en disputa, el idioma del acuerdo de registro es el español. Ese hecho, en ausencia de un acuerdo de las Partes para que se utilice otro idioma, determinaría conforme al párrafo 11(a) del Reglamento que el idioma del procedimiento sea el español, sujeto a la autoridad del Experto de establecer que el idioma sea otro atendiendo a las circunstancias del procedimiento. De todos modos, el Experto concuerda con la Demandante en que con toda probabilidad la Demandada está familiarizada con el idioma inglés por varias razones. Primero, al momento de registrar el nombre de dominio en disputa la Demandada proporcionó un número de teléfono con el código de país “1”, que corresponde a Estados Unidos y Canadá, y el código de área “415” que corresponde a California.1 Segundo, al pie de la página principal del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa hay una leyenda que dice: “Fumar Mata, Si Ud. Quiere Dejar de Fumar Llámenos, Podemos Ayudarle”, y proporcionando un número de teléfono “01 800” para llamadas telefónicas gratis en los Estados Unidos, lo que refuerza la impresión de que la Demandada está familiarizada con el idioma inglés. Tercero, la Demandada ha demostrado no tener mayor interés en la cuestión del idioma del procedimiento (ni en el propio procedimiento) ya que no ha enviado comunicación alguna al respecto a pesar de que el Centro la invitó – tanto en español como en inglés – a hacerlo. El Experto conforme al párrafo 11(a) del Reglamento, determina, en ausencia de un acuerdo de las Partes en otro sentido, y a la vista de las circunstancias del procedimiento, que el idioma del procedimiento sea el español, en el que se dicta la decisión. De todos modos, por considerar que la Demandada comprende el idioma inglés, para no generar innecesaria e inequitativamente costos a la Demandante ni dilatar injustificadamente el procedimiento, el Experto decide admitir la Demanda presentada en inglés, sin requerir una traducción de la misma. B. Identidad o similitud confusa La Demandante ha demostrado a satisfacción del Experto que es propietaria de varios registros para la marca MARLBORO (además incluyendo en México). Ver sección 4, supra. Por lo tanto, el Experto determina que la Demandante tiene derechos sobre la marca MARLBORO a los fines del párrafo 4(a)(i) de la Política. El Experto advierte que el nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca MARLBORO de la Demandante, con el único agregado del término geográfico “Mexico” y del dominio de nivel superior “.com”, técnicamente necesario. Está bien aceptado que tal clase de agregados no puede evitar que se determine que existe similitud confusa. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, Tercera Edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”), sección 1.8. El Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a una marca sobre la que la Demandante tiene derechos. C. Derechos o intereses legítimos La Demandante afirma no haber licenciado ni permitido a la Demandada que utilice alguna de sus marcas o que registre nombres de dominio que incorporen la marca MARLBORO, y el Experto no advierte prueba alguna de lo contrario. Por el uso del nombre de dominio en disputa, tal como lo ha probado la Demandante, resulta claro para el Experto que la Demandada al usar la marca MARLBORO y el típico logo de la misma en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa en un ofrecimiento de venta de cigarrillos de la marca MARLBORO se ha hecho pasar por la Demandante misma, en un claro intento de usurpación de identidad, o al menos como una entidad relacionada con la Demandante. Anexo 7 a la Demanda. Por otra parte, la Demandada no parece ser un licenciatario ni un revendedor autorizado de las marcas MARLBORO, y el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa no cumple los requisitos que han determinado numerosas decisiones para que exista un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios por parte de un revendedor o distribuidor según la doctrina del caso Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903. En particular, en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa no se revela ni de manera precisa y prominente ni de ninguna otra manera qué relación hay – si alguna existiera – entre el registrante del nombre de dominio en disputa y la Demandante. Por el contrario, la página web incluye simplemente la frase “venta directa: no es necesario ser distribuidor de Marlboro para comprar con nosotros” (tanto en español como en inglés). Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 2.8. Asimismo, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante. Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 2.5.1. De todo ello resulta que la Demandada no está haciendo un ofrecimiento bona fide de productos o servicios conforme al párrafo 4(c)(i) de la Política, ni un uso leal o no comercial legítimo del nombre de dominio en disputa sin intención de desviar engañosamente a consumidores con un fin comercial, o de denigrar las marcas de la Demandante conforme al párrafo 4(c)(iii) de la Política. Por lo tanto, la Demandante ha conseguido establecer una presunción prima facie de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Por su parte, la Demandada no ha presentado argumento o prueba alguna favorable para su caso. Por lo tanto el Experto concluye que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe La Demandante ha probado que es propietaria, entre muchas otras, de la marca mexicana MARLBORO desde 1977, más de cuarenta años antes que se registrara el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, varios expertos han determinado que MARLBORO es una marca bien conocida. Ver por ejemplo Philip Morris USA Inc. v. Domain Admin, Whois Privacy Corp.,Caso OMPI No. D2017-2452 (“ …[La] fama de las marcas MARLBORO hace inconcebible que la demandada registrara o haya usado los nombres de dominio en disputa sin conocimiento de los derechos de la Demandante”); ver también Philip Morris Brands Sàrl v. Domain Admin, Whois Privacy Corp,Caso OMPI No. D2017-2043 (“El conocimiento de la marca MARLBORO por parte de la Demandada es particularmente obvio, dado el renombre mundial que ha adquirido”.) 2 Asimismo, cuando el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa exhibía un contenido activo, este consistió exclusivamente en ofrecer en venta cajetillas de cigarrillos MARLBORO, utilizando profusamente en el sitio web tanto dicha marca como su típico logo. No cabe sino concluir que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada conocía perfectamente y tuvo en mira a la Demandante, a su marca MARLBORO y a los productos por ella protegidos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el registro del nombre de dominio en disputa fue de mala fe. Como se ha visto más arriba, la Demandada ha utilizado el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa para comercializar productos de la Demandante bajo su marca MARLBORO, sin autorización de la Demandante y haciéndose pasar por ella. Ello significa que al utilizar el nombre de dominio en disputa, la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea, lo que es una circunstancia de registro y uso de mala fe conforme al párrafo 4(b)(iv) de la Política. Asimismo, el Experto tiene en cuenta que con posterioridad a la presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa dejó de estar vinculado a un sitio web, de lo que se puede inferir que el único uso que concibió la Demandada para el sitio web fue el de lucrar con la marca de la Demandante haciéndose pasar por ella. La falta de contestación a la Demanda y el hecho que la notificación del comienzo del procedimiento no pudo ser entregado a la Demandada porque cuando registró el nombre de dominio en disputa proporcionó una dirección falsa o incompleta, confirman que la Demandada ha actuado de mala fe desde que registró el nombre de dominio en disputa. De todo ello, el Experto concluye que la Demandada ha registrado y está utilizando el nombre de dominio en disputa de mala fe. 7. Decisión Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa Roberto Bianchi 1 De acuerdo a la Wikipedia, los códigos de área 415 y 628 son códigos de área telefónicos del Plan Norteamericano de Numeración (NANP) para la ciudad de San Francisco y sus suburbios norteños en el Condado de Marin cruzando el Golden Gate), la esquina nordeste del Condado de San Mateo. Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Area_codes_415_and_628 (visitado por el Experto el 1 de diciembre de 2020.) 2 Traducción no oficial del Experto.
El nombre de dominio en disputa se registró y se utiliza de mala fe. Es evidente que la Demandada conocía la marca MARLBORO cuando registró el nombre de dominio en disputa. El primer registro de la marca MARLBORO de la Demandante precede en más de 40 años al registro del nombre de dominio en disputa. La marca MARBORO se ha venido usando continuadamente en el comercio desde su primer registro hasta el presente. Dicha marca ha sido considerada como marca reconocida en numerosas decisiones anteriores. Cabe concluir que la Demandada ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe conforme al párrafo 4(a) de la Política, para usurpar la personalidad de la Demandante y usar de su reputación para la venta en línea de productos. B. Demandado
Experto Único
Fecha: 9 de diciembre de 2020
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