El Demandante es Rakuten, Inc., Japón, representada por Greenberg Traurig, LLP, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).
El Demandado es Arturo Rocha Rueda, con domicilio en México. 2. El Nombre de Dominio y el Registrador
La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa El Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS SE. 3. Iter Procedimental La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de noviembre de 2020. El 17 de noviembre de 2020 el Centro envió a 1&1 IONOS SE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de enero de 2020, 1&1 IONOS SE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el Registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 23 de noviembre de 2020 suministrando el Registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 24 de noviembre de 2020. El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). El Centro envió una comunicación a las Partes el 23 de noviembre de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 24 de noviembre de 2020. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de noviembre de 2020. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de diciembre de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de diciembre de 2020. El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 12 de enero de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. 4. Antecedentes de Hecho El Demandante es una compañía japonesa de comercio electrónico e Internet fundada en 1997 como un sitio de ventas en línea, y desde entonces se ha expandido a ofrecer servicios en comercio electrónico, fintech, contenido digital, viajes y comunicaciones a aproximadamente 1,4 billones de miembros alrededor del mundo. El Grupo Rakuten tiene más de 20.000 empleados y operaciones en 30 países y regiones y ha generado más de USD 12 billones en ingresos únicamente en el 2019. El Demandante también ha estado activo en los Estados Unidos, al menos desde el 2000 a través de la subsidiaria Rakuten USA, Inc., de propiedad absoluta de Rakuten Inc, tiene intereses de propietario en Pinterest y Lyft, y es propietario de Ebates y Rakuten Marketing, entre otros. Rakuten también tiene sociedades con equipos deportivos profesionales incluyendo los Golden State Warriors y Barcelona FC. El Demandante opera su principal página web en Estados Unidos y usa el nombre de dominio El Demandante también opera un negocio de viajes en línea bajo el nombre Rakuten Travel, con su página web principal en “www.travel.rakuten.com”. Rakuten Travel opera la página web más grande de Japón para reservas en línea de hoteles con más de 1,8 millones de noches de hotel reservadas mensualmente. Teniendo acceso a más de 31.000 hoteles domésticos y 15.000 internacionales, Rakuten Travel provee a ambos tipos de viajeros (por ocio o por negocios) una variedad de elecciones de acomodaciones para cumplir con todas sus necesidades de viaje. El Demandante es propietario, entre otros numerosos registros de marca en el mundo, de las siguientes marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, las cuales evidencian los derechos exclusivos de Rakuten para usar la marca RAKUTEN en el comercio de ese país: Reg. No. 4,088,493 para RAKUTEN, emitida el 17 de enero de 2012; Reg. No. 4,995,651 para RAKUTEN SUPER POINTS, emitida el 12 de julio de 2016; Reg. No. 5,018,390 para RAKUTEN SUPER SALE, emitida el 9 de agosto de 2016; y. Reg. No. 5,286,965 para RAKUTEN CARD LINKED OFFER NETWORK, emitida el 12 de septiembre de 2017. El Demandante, además de sus registros de marca en los Estados Unidos, tiene aproximadamente 300 registros de marca para sus marcas RAKUTEN cubriendo al menos 55 países. El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 8 de junio de 2020, mucho tiempo después de que el Demandante estableciera sus derechos en las marcas RAKUTEN por medio de sus usos previos y numerosos registros de marcas, incluyendo los Estados Unidos y muchos otros países. De conformidad con la evidencia aportada por el Demandante, el nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio web que ofrece servicios de viajes y venta de tiempos compartidos haciendo uso de las marcas registradas del Demandante. 5. Alegaciones de las Partes A. Demandante El Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de generar confusión con los servicios o marcas sobre las cuales el Demandante tiene derechos. La titularidad del Demandante respecto de registros de marca válidos para RAKUTEN, obtenidos muchos años antes del registro del nombre de dominio en disputa, demuestra los derechos del Demandante sobre la marca RAKUTEN bajo el párrafo 4(a)(i) de la Política. El Demandante es titular de varios registros de marcas RAKUTEN en Estados Unidos, donde el Demandado está supuestamente ubicado. El nombre de dominio en disputa es virtualmente idéntico a la marca del Demandante RAKUTEN, pues únicamente agrega el término “travel” y “mx” a la famosa marca del Demandante, junto con el dominio de nivel superior genérico (“gTLD”, por sus siglas en inglés) “.com”. La adición de las expresiones “travel” y “mx” no impide la similitud confusa, en cambio agrega a la similitud o confusión porque el Nombre de Dominio fue sin duda seleccionado por el Demandado para vender bajo la famosa marca RAKUTEN y el nombre RAKUTEN TRAVEL usado por el Demandante para su agencia de viajes. La apropiación indebida del Demandado de las marcas famosas del Demandante es reforzada por la evidente infracción mediante uso de la expresión “Rakuten Travel” en la página web en el nombre de dominio en disputa. Para el Demandante, la palabra “travel” (viaje en idioma español) no distingue las marcas de las partes porque es meramente una referencia descriptiva a los supuestos servicios de viajes, y “mx” es una conocida abreviación de México, que describe un destino para los servicios de viajes. En efecto “mx” es internacionalmente reconocido por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) standard 3166 como el código de país para México. Señala el Demandante que la información relevante de WhoIs muestra que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa e 8 de junio de 2020, que es mucho después de que el Demandante estableciera sus derechos sobre sus marcas RAKUTEN a través de sus previos y numerosos registros de marca, incluyendo los Estados Unidos y muchos otros países. Agrega el Demandante que no ha autorizado o dado su consentimiento al registro de marca y el uso de nombres de dominio que incluyen la marca del Demandante RAKUTEN, o cualquier variación similar de ella. Adicionalmente, señala el Demandante que dentro de su conocimiento, no hay solicitudes de registro de marca o registros en nombre del Demandado para ninguna marca incluyendo el nombre RAKUTEN en ninguna parte del mundo. Nada en la información disponible en el WhoIs relacionada con el nombre de dominio en disputa indica que el Demandado sea comúnmente conocido por la designación RAKUTEN o algún término similar a este. Afirma el Demandante que, por medio de la página web del Demandado, volantes y llamadas telefónicas a clientes del Demandante o potenciales clientes, el Demandado ha pretendido ser el proveedor de los servicios de Rakuten Travel y ha hecho ofertas para comprar tiempos compartidos de clientes, de manera similar para propósitos fraudulentos como parte de un engaño de reventa de tiempos compartidos. El Demandado es consciente de al menos un cliente potencial que reportó confusión por el Demandado a través de la página web del Demandado en el nombre de dominio en disputa, una llamada y un volante relacionado proveniente del Demandado, pretendiendo ser el servicio de “Rakuten Travel” y ofreciendo comprar un tiempo compartido. Para el Demandante, el Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe pues lo hizo mucho después de que el Demandante hubiera establecido sus derechos sobre la marca RAKUTEN, y aun así el Demandado adquirió y está utilizando el nombre de dominio en disputa, el cual es confusamente similar a las marcas del Demandante, y otras comunicaciones para pretender que es el Demandante. El Demandante indica que, con base en la información del WhoIs, el Demandado usó el servicio de privacidad del registrador en el registro del WhoIs, con el fin de ocultar su identidad y eludir las acciones legales del dueño legítimo de las marcas demuestra la mala fe del Demandado en el uso del nombre de dominio en disputa. Afirma el Demandante que el Demandado tiene registros activos de MX que indican el uso del nombre de dominio en disputa para enviar correos electrónicos, lo cual indica que además de las llamadas telefónicas en nombre del Demandante y las actividades en línea discutidas anteriormente para suplantar al Demandante y confundir a los clientes sobre potenciales estafas de reventas de tiempos compartidos, es probable que el Demandado esté incursionando en las mismas actividades inadecuadas por medio de correos electrónicos usando el nombre de dominio en disputa para propósitos fraudulentos, lo anterior es reforzado por el uso de volantes que promueven la página web en donde se indican direcciones de correo electrónico utilizando las marcas del Demandante. B. Demandado El Demandado no contestó las alegaciones del Demandante. 6. Debate y conclusiones El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”. En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”. La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar el Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa: (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos; y (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A. Idioma del Procedimiento En virtud del artículo 11.a) del Reglamento: “A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Panel determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”. El Centro envió una comunicación a las Partes el 23 de noviembre de 2020 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. El Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el inglés el 24 de noviembre de 2020, señalando que el nombre de dominio en disputa incluye el término en inglés “travel” (sin ninguna palabra en español), la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa está en inglés, y si la Demandante tuviera que presentar una demanda traducida al español se vería obligada a incurrir en costes adicionales dilatando el proceso. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. Conforme al Reglamento y teniendo en cuenta que el Centro remitió las comunicaciones a las Partes en español y en inglés, el Demandado está domiciliado en México, el Demandado no se pronunció respecto del idioma del procedimiento, este Experto determina que el idioma del procedimiento sea el español, si bien acepta la Demanda presentada en inglés, y decide que la decisión ha de dictarse en español. B. Identidad o similitud confusa En relación con el primer requisito de la Política, y luego de evaluar las diversas pruebas presentadas por el Demandante, para el Experto resulta evidente que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a varias de las marcas registradas por el Demandante. La adición de los sufijos “travel” y “mx” no impide una conclusión de similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas del Demandante. Por tanto, en atención a las circunstancias del caso, el Experto Único considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca del Demandante, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política. C. Derechos o intereses legítimos Para el Experto, de los argumentos y pruebas presentadas por el Demandante respecto del uso dado al nombre de dominio en disputa luego de su registro, en particular, en relación con servicios de viajes y tiempos compartidos a través de internet, no pueden servir para demostrar intereses legítimos, sino que demuestran que el Demandado ha tenido presente las actividades del Demandante a la hora de disponer los contenidos de su sitio de Internet. La apreciación objetiva del uso actual e histórico del nombre de dominio en disputa también relacionado con temas de viajes y venta de tiempos compartidos realizado a través de Internet llevan a este Experto a considerar que no está acreditada la legitimidad en el uso por el Demandado, sino por el contrario una intención de aprovechamiento del reconocimiento que ha ido adquiriendo desde su registro la marca distintiva del Demandante por sus características, difusión e importancia. No se aprecia por parte del Experto que las actividades del Demandado a través de su página hayan tenido por objeto una actividad legítima. Por el contrario, se aprecia tanto por la composición del nombre de dominio en disputa, como por la página web que alberga, que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa sin interés legítimo. De las alegaciones del Demandante y la documentación que obra en el expediente, no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el artículo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. En base a lo anterior, el Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que el Demandado lo haya refutado. En consecuencia, para el Experto se tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política. D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe Teniendo en cuenta el concepto de mala fe a los efectos de la Política que proporciona de manera clara criterios que sirven como ejemplos de la noción de mala fe, el Experto interpretará este requisito en el contexto exclusivo de la Política y bajo las reglas de la misma. El Demandante principalmente fundamenta su alegato de mala fe en el sentido de que, a su criterio, el Demandado registró y adquirió el nombres de dominio en disputa con el fin de ofrecer servicios de viajes y venta de tiempos compartidos haciendo uso de las marcas registradas del Demandante para hacer parecer que es el Demandante ante sus clientes actuales y potenciales. El Experto nota que el Demandante cuenta con numerosos registros de marca RAKUTEN, otorgados con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa el 8 de junio de 2020. Asimismo, el Experto nota que el Demandante presta servicios de viaje en la página web “www.travel.rakuten.com”. El hecho que el nombre de dominio en disputa reproduzca la marca RAKUTEN del Demandante con la adición de los sufijos “travel” y “mx” sirve para concluir que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa precisamente por las similitudes con la marca RAKUTEN así como con la página web que opera el Demandante en un intento de aprovecharse de dichas similitudes. Asimismo, el Experto puede determinar que en este caso no solamente estamos en presencia de indicios sino también de pruebas presentadas por el Demandante de las cuales se puede determinar que el Demandado ha usado el nombre de domino en disputa de mala fe, de acuerdo con los supuestos que para tal noción prevé la Política. El Experto considera que el Demandado ha usado el nombre de dominio en disputa de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la marca del Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o servicios en su sitio web. Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. Además, el Experto considera que la falta de respuesta resulta indicativa en las circunstancias de este caso de que el Demandado no tiene intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su registro y uso de buena fe, lo que sirve para apoyar la conclusión del Experto. Por lo anterior, se tiene por satisfecho el requisito previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política 7. Decisión Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 26 de enero de 2021
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