La Demandante es Chanel (Société par Actions Simplifiée), Francia, representada internamente.
El Demandado es Enrique Jose Lopez Alvarez, España, auto-representado.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de diciembre de 2020. El 11 de diciembre de 2020 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de diciembre de 2021 el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 4 de enero de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 7 de enero de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de enero de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de febrero de 2021. El 19 de enero de 2021 la Demandante presentó una Comunicación Suplementaria. El Demandado presentó una solicitud de extensión del plazo para contestar la Demanda, tras lo cual se fijó el plazo para contestar a la Demanda para el 11 de febrero de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de febrero de 2021.
El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 8 de marzo de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
De conformidad con los párrafos 10 y 12 del Reglamento, el Experto tuvo que considerar la admisibilidad de la Comunicación Suplementaria presentada por la Demandante el 19 de enero de 2021. La Demandante alegó que hacía referencia a un acontecimiento nuevo e importante para el procedimiento y el Experto resolvió admitir dicho escrito adicional, relativo a hechos surgidos después de haber sido presentada la Demanda enmendada, ya que el mismo no retrasa el presente procedimiento y su presentación no fue objetada por el Demandado.
El idioma del presente procedimiento ha de ser el español, siendo el idioma del Acuerdo de Registro, de conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es Chanel (Société par Actions Simplifiée), una empresa francesa que se dedica al negocio de la moda y es titular de diversos registros que consisten en la marca 19M en relación con un conglomerado de talleres artesanos de 25.000 metros cuadrados en las afueras de Paris denominado el complejo “19M” o “Le 19M”. Entre estos registros de marca cabe destacar los siguientes:
- Marca francesa 19M (figurativa) n° 4587399 registrada en fecha 3 de octubre de 2019;
- Marca francesa 19M n° 4635194 registrada en fecha 27 de marzo de 2020.
Desde su lanzamiento en octubre de 2019, la marca 19M, y su versión LE 19M, han sido objeto de uso extensivo en Internet y en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter).
El nombre de dominio en disputa
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa
Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca 19M, no se le conoce corrientemente por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin que el nuevo contenido bajo el nombre de dominio en disputa, creado después de la presentación de la Demanda, permita justificar la existencia de derechos o intereses legítimos.
Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, habiendo gozado la marca 19M de la Demandante, también en la versión LE 19M, de una amplia difusión en los medios físicos y digitales, el Demandado, operante en el mundo de la moda, ha registrado el nombre de dominio en disputa con la finalidad de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web y de los servicios y/o productos del Demandado. El cambio en el uso del nombre de dominio en disputa, producido después de que el Demandado tuvo conocimiento de la presente Demanda, es un elemento probatorio adicional de la mala fe del Demandado en relación con el registro y el uso del nombre de dominio en disputa.
B. DemandadoEn el Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandado sostiene que la marca 19M de la Demandante no es conocida por el público general español y la solicitud de registro en España se presentó por la Demandante con posterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El Demandado afirma hacer un uso no comercial y sin ánimo de lucro del nombre de dominio en disputa, con el único objetivo de crear un sitio web destinado a albergar un proyecto personal que valore la figura de los padres mediante la compartición de historias personales vividas durante la pandemia de la COVID-19.
Finalmente, el Demandado alega que no hay mala fe ya que a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa desconocía la existencia de la marca 19M de la Demandada y escogió la abreviatura de la fecha del día de los padres en España, el 19 de marzo, acompañada del artículo francés “le” por la vinculación del Demandado con Francia y el idioma francés, con la finalidad de albergar un espacio en el que los usuarios puedan compartir historias sobre sus padres a modo de homenaje.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud confusa
El Experto considera que la Demandante es la titular de la marca 19M y que el nombre de dominio en disputa
Por lo que concierne la adición del artículo francés “le” (“el” en español), el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos o letras a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca (ver Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti,
Caso OMPI No. D2005-0037; Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub,
Caso OMPI No. D2003-0709; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,
Caso OMPI No. D2000-0713). La adición del artículo francés “le” por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”), en el presente caso “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política (ver VAT Holding AG v. Vat.com,
Caso OMPI No. D2000-0607).
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosLa Demandante ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, alegando que este último no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca 19M, no se le conoce corrientemente por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
Cuando la Demanda se presentó, el nombre de dominio en disputa estaba inactivo y el Experto considera que su falta de uso no es susceptible de otorgar al Demandado un derecho o un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
El cambio de uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, después de haber sido informado de la presente Demanda, no hace más que reforzar la opinión del Experto sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.
Además, el Experto observa que el Demandado eligió el artículo “le” en francés, es decir no solo en el idioma de la Demandante sino que también el artículo que la Demandante suele utilizar para referirse a su marca 19M, en lugar del correspondiente artículo español “el”, que hubiera sido más adecuado para un sitio web supuestamente dedicado al día de los padres en España: el Demandado alega su vinculación con Francia y el idioma francés, pero el Experto nota que el texto de la única página web correspondiente al nombre a dominio en disputa, publicada por el Demandado después de haber tenido conocimiento de la presente Demanda, es en inglés.
Las anteriores circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el Demandado sea conocido comúnmente con el nombre de dominio en disputa, o que haya llevado a cabo un uso legítimo no comercial o haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. De modo que, en conclusión, el Experto considera que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del Demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o
(ii) que (el Demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el Demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o
(iii) que el objetivo fundamental (del Demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el Demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, previamente al registro del nombre de dominio en disputa, sobre todo en Francia pero también en las redes sociales más importantes, permite concluir que sería razonable presumir que el Demandado probablemente conocía la existencia de la marca de la Demandante en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, siendo el Demandado un sujeto operante en el mismo sector de actividad de la Demandante, es decir la moda, y habiendo el Demandado alegado su vinculación con Francia y con el idioma francés.
Por lo que concierne el uso, el hecho de que, cuando se presentó la Demanda, el nombre de dominio en disputa fuese inactivo lleva al Experto a considerar que el Demandado lo poseía principalmente de manera pasiva: esta cuestión se encuentra plasmada en decisiones previas en base a la Política, donde se establece que el “uso pasivo” de un nombre de dominio que incorpora una marca sin que conste otro uso en Internet no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4(a)(iii) de la Política (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,
Caso OMPI No. D2000-0003). Adicionalmente, el cambio de uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado después de haber sido informado de la presente Demanda constituye, a juicio del Experto, una prueba más de uso de mala fe.
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio
Edoardo Fano
Experto Único
Fecha: 19 de marzo de 2021