Le Requérant est Micromania Group, France, représenté par AARPI Scan Avocats, France.
Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0160389480, Canada / jean yves, Carrefour Jeux, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrementLe nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée en français par Micromania Group auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 janvier 2021. En date du 7 janvier 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 janvier 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 8 janvier 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement, invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée et informant que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le même jour, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure. Le Requérant a répondu en date du 8 janvier 2021 en demandant que le français soit la langue de la procédure et le Défendeur n’a pas émis de commentaires. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 12 janvier 2021.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée en français soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 janvier 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée en anglais et en français au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 février 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 février 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 15 février 2021, le Centre nommait Fabrice Bircker comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLe Requérant est une société française commercialisant notamment des jeux-vidéos.
Son activité marchande en ligne (notamment grâce au site Internet accessible via le nom de domaine
Connues depuis 1983 sous le nom MICROMANIA, les activités du Requérant sont identifiées depuis 2017 par le signe distinctif MICROMANIA-ZING, et ce par suite de sa fusion avec ZING POP CULTURE. Ainsi, il a décidé de passer tous ses magasins sous l’enseigne MICROMANIA-ZING en 2022.
Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes:
- MICROMANIA ZING, marque française déposée le 23 octobre 2017, enregistrée sous le n° 4398687 et identifiant des produits et des services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42;
- ZING, marque française déposée le 1er avril 2015, enregistrée sous le n° 4170110 et identifiant des produits et des services des classes 28, 35 et 41;
- MICROMANIA, marque française déposée le 25 septembre 2006, enregistrée sous le n° 3452198 et identifiant des produits et des services des classes 9, 35 et 41;
- MICROMANIA, marque internationale enregistrée le 16 mars 2007 sous le n° 933880, depuis lors renouvelée, identifiant des produits et des services des classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42, et couvrant désignant notamment le Benelux, l’Allemagne, la Pologne et la Russie.
S’agissant du Défendeur, peu d’éléments sont connus, si ce n’est qu’il apparait domicilié en France.
Le nom de domaine litigieux,
Il ressort du dossier de la procédure qu’il dirigeait initialement vers un site marchand commercialisant des jeux-vidéos à prix réduits et reproduisant, outre les marques du Requérant, une grande partie de son site Internet institutionnel (notamment son code couleur, des messages commerciaux et des illustrations).
Par suite de l’intervention du Requérant auprès des intermédiaires techniques assurant la mise en ligne du site Web accessible via le nom de domaine litigieux, ce dernier a été désactivé.
5. Argumentation des parties A. RequérantTout d’abord, le Requérant sollicite que la procédure soit conduite en français (alors que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais) notamment au motif que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux dirigeait était rédigé en français.
Sur le fond, les arguments du Requérant peuvent être résumés comme suit:
Identité ou similitude prêtant à confusion:
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est similaire, au point de prêter à confusion, avec ses marques car il les reproduit, et parce que les éléments de différenciation sont insuffisants à rendre les signes en comparaison différents.
Absence de droit ou d’intérêt légitime:
Le Requérant fait valoir en substance que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, qu’il ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à faire usage de ses marques antérieures.
En outre, le Requérant argue que le Défendeur exploitait le nom de domaine litigieux en se faisant passer frauduleusement pour un magasin officiel de son enseigne, de sorte que ledit nom de domaine litigieux participe à une entreprise d’escroquerie et d’usurpation d’identité, ce qui ne peut pas constituer une offre de bonne foi de produits ou de services.
Enregistrement et usage de mauvaise foi:
Le Requérant avance tout d’abord qu’il est fort peu probable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance de ses droits antérieurs car ceux-ci bénéficient d’une forte notoriété et sont intrinsèquement distinctifs, et parce que ledit nom de domaine litigieux était exploité en lien avec une activité strictement identique à la sienne.
Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux, avant d’être désactivé par suite de son intervention auprès des intermédiaires techniques, était exploité de mauvaise foi car il dirigeait vers un site Web marchand le concurrençant directement et cherchant soit à se faire passer pour le site Internet du Requérant (en en reproduisant des éléments entiers, ainsi que ses signes distinctifs), soit à se placer dans son sillage.
B. DéfendeurLe Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions 6.1. Sur la langue de procédureSelon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, « sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative ».
Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par le paragraphe 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, et pour autant qu’elles s’assurent que les deux parties soient traitées sur un même pied d’égalité et qu’il soit donné à chacune une possibilité équitable de présenter son argumentation (voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 4.5).
En l’espèce, la Commission administrative relève que la procédure devrait en principe être conduite en anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Toutefois, le Requérant sollicite que le français soit la langue de la procédure, et il avance plusieurs éléments qu’il estime de nature à démontrer que le Défendeur est en mesure de parler et de comprendre le français.
Dans ce contexte, la Commission administrative relève que:
- les deux parties sont domiciliées en France,
- lorsqu’il était actif, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site rédigé en français,
- à aucun moment le Défendeur n’a contesté le choix du français comme langue de la procédure, alors qu’il a été invité à le faire.
Au regard de ces éléments, il est plus que probable que le Défendeur maîtrise la langue française.
Il serait donc inéquitable et contreproductif d’obliger le Requérant à traduire la plainte en anglais.
En conséquence, la Commission administrative accepte la requête du Requérant visant à ce que le français soit la langue de la procédure.
6.2. Sur le fondSelon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert ou la suppression du nom de domaine litigieux, le Requérant doit apporter la preuve de chacun des trois éléments suivants:
(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;
(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par ailleurs, le paragraphe 10(b) des Règles d’application dispose quant à lui que “Dans tous les cas, la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.
En outre, le paragraphe 15(a) des Règles d’application dispose que “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicables”.
La Commission administrative examinera ci-après la position des parties au regard des trois points du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionAux termes du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit d’abord établir disposer de droits sur la marque invoquée, et ensuite démontrer que le nom de domaine litigieux leur est identique ou semblable au point de prêter à confusion.
En l’espèce, le Requérant a justifié être titulaire de marques enregistrées (cf. paragraphe 4. supra) dont les signes consistent en les dénominations MICROMANIA, ZING ou encore MICROMANIA ZING.
Chacun des éléments de ces marques se retrouve à l’identique dans le nom de domaine litigieux et y demeure parfaitement identifiable.
S’agissant spécifiquement de la marque MICROMANIA ZING, chacun des termes qui la constituent se retrouve à l’identique dans le nom de domaine litigieux, de sorte que leur simple inversion et l’adjonction d’un tiret sont insuffisantes à ne plus rendre ladite marque reconnaissable.
Enfin, l’extension de premier niveau “.com” constitue un élément technique nécessaire à l’enregistrement d’un nom de domaine. Elle est ainsi normalement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion et peut donc être ignorée pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux (par exemple voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,
Litige OMPI No. D2000-0003 ou Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11).
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimesLe paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère de manière non-exhaustive un certain nombre de circonstances de nature à établir les droits ou les intérêts légitimes du défendeur sur le nom de domaine:
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet,
(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services, ou
(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
Toutefois, dans la mesure où démontrer un fait négatif, tel que l’absence de droits ou d’intérêts légitimes, peut s’avérer impossible, il est constant que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir l’existence de ses droits ou de ses intérêts légitimes. S’il n’y parvient pas, le requérant est considéré comme ayant satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).
En l’espèce, le Requérant fait valoir que le Défendeur ne lui est pas lié et qu’il ne l’a pas autorisé à demander l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, le Défendeur n’apparait pas comme étant connu sous le nom de domaine litigieux.
Par ailleurs, avant d’être désactivé, le nom de domaine dirigeait vers un site marchand commercialisant des produits de même nature que ceux vendus par le Requérant, et reproduisant, outre ses marques et ses logos, des pans entiers de son site Internet (dont des illustrations et des textes).
Dans ces circonstances, le nom de domaine litigieux ne peut être considéré comme ayant été exploité en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services; au contraire, son utilisation est effectuée avec la volonté de tirer des profits commerciaux au moyen de procédés engendrant une confusion avec les droits antérieurs des Requérant.
D’ailleurs, la jurisprudence des commissions administrative est constante quant au fait qu’utiliser un nom de domaine dans le cadre d’activités illicites, telle que le fait de se faire passer pour un tiers ou de commettre des actes de contrefaçon, ne peut jamais conférer un intérêt légitime à son égard au bénéfice du défendeur (voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).
A cet égard précisément, une commission administrative a d’ailleurs déjà eu l’occasion de décider que l’exploitation d’un nom de domaine dirigeant vers un site marchand reproduisant l’identité visuelle de celui du Requérant, ses marques, ses couleurs et sa composition, ne peut être assimilée à une offre de services de bonne foi (Micromania Group contre Baqio Jean, baqio.com,
Litige OMPI No. D2020-2697)
Au vu de ces éléments, la Commission administrative considère que le Requérant a établi prima facie l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du Défendeur.
Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Or, le Défendeur n’a pas répondu à la plainte du Requérant.
En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiAux termes du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.
1) Enregistrement de mauvaise foi
La Commission administrative relève que :
- les marques du Requérant sont antérieures au nom de domaine litigieux;
- les marques du Requérant sont intrinsèquement très distinctives et sont intensément exploitées, de sorte qu’elles bénéficient d’une indéniable connaissance sur le marché, la marque MICROMANIA pouvant même être considérée comme notoirement connue ;
- le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux en recourant à un service d’anonymisation et l’on peut également douter de la véracité des informations concernant son identité et ses coordonnées qu’il a communiqué au bureau d’enregistrement, dans la mesure où le service de messagerie missionné pour lui remettre la version papier de la plainte n’est pas parvenu à le trouver ;
- le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site marchand reproduisant de larges pans et éléments caractéristiques du site Internet du Requérant, y compris les marques de ce dernier.
L’ensemble de ces éléments, au surplus non contestés par le Défendeur, conduit à penser qu’il est plus que probable que le Défendeur avait la marque du Requérant à l’esprit lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.
2) Usage de mauvaise foi
Avant d’être désactivé par suite des démarches mises en œuvre par le Requérant, le nom de domaine litigieux dirigeait vers un site marchand commercialisant des produits de même nature que ceux vendus par le Requérant.
En outre, ce site Internet reproduisait non seulement les marques du Requérant, mais également une partie de son site Internet, au point de pouvoir être perçu comme étant opéré par le Requérant.
Pareils agissements relèvent très exactement de la situation visée par le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs, à savoir : “en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé”.
Au regard de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a également établi la mauvaise foi du Défendeur dans son usage du nom de domaine litigieux.
En conclusion, les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
Fabrice Bircker
Expert Unique
Le 28 février 2021