La Demandante es Falabella S.A., Chile, representada por Silva & Cia., Chile.
El Demandado es Jefey Lucas, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del nombre de dominio en disputa es NameCheap, Inc.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 2 de febrero de 2021. El 3 de febrero de 2021 el Centro envió a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de febrero de 2021, NameCheap, Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 10 de marzo de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 16 de marzo de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El Centro envió una comunicación a las Partes el 10 de marzo de 2021 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 13 de marzo de 2021. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de abril de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de abril de 2021.
El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de abril de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa perteneciente al Grupo Falabella que desarrolla su actividad en América Latina. Fue constituida en Chile en 1889 por D. Salvatore Falabella comenzando una actividad de sastrería. En los años 80 lanza su propia tarjeta de crédito, CMR Falabella. Tiene también su propio Banco Falabella. Actualmente opera en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.
Es titular de numerosas marcas registradas en los referidos países, con denominación CMR, BANCO FALABELLA y CMR FALABELLA. Ha de hacerse constar que algunas marcas están a nombre de la empresa S.A.C.I. Falabella. Sin embargo, esta empresa modificó su denominación social, pasando a denominarse Falabella S.A., en escritura pública de 2 de mayo de 2019, inscrita en el Registro de Comercio de Santiago de Chile el 3 de mayo del mismo año. Por tanto, la Demandante; Falabella S.A., es la titular de las marcas que se relacionan a continuación:
Marcas registradas en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INAPI”) de Chile:
- No. 1222881, CMR, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 7 de septiembre de 2026, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 1223293, CMR, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 16 de julio de 2026, para distinguir servicios de las clases 35, 36 y 38.
- No. 1070987, CMR, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 20 de noviembre de 2023, para distinguir productos de la clase 16.
- No. 863479, CMR, denominativa, en vigor por diez años hasta el 20 de octubre de 2029, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 1245548, CMR, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 20 de febrero de 2027, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 852247, BANCO FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 9 de marzo de 2029, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 863540, BANCO FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 9 de marzo de 2029, para distinguir servicios de las clases 35, 36, 41, 42 y 45,
- No. 852244, BANCO FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 9 de marzo de 2029, para distinguir productos de la clase 16.
- No. 852245, BANCO FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 9 de marzo de 2029, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 852246, BANCO FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 9 de marzo de 2029, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 906098, BANCO FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030, para distinguir productos de la clase 16.
- No. 906099, BANCO FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 906100, BANCO FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 906101, BANCO FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030 para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 906102, BANCO FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030, para distinguir productos de la clase 16.
- No. 906103, BANCO FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 906104, BANCO FALABELLA, figurativa, 906103, BANCO FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 906105, BANCO FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 27 de diciembre de 2030, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 868930, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 3 de diciembre de 2029, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 861552, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 28 de septiembre de 2029, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 861553, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 28 de septiembre de 2029, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 868931, CMR FALABELLA, mixta, en vigor por diez años, hasta el 3 de diciembre de 2029, para distinguir servicios de la clase 41.
- No. 880326, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 8 de abril de 2030, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 880325, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 6 de abril de 2030, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 880324, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 6 de abril de 2030, para distinguir servicios de la clase 41.
- No. 880328, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 6 de abril de 2030, para distinguir productos de la clase 09.
- No. 881741, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 21 de abril de 2030, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 989420, C.M.R. FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 4 de julio de 2022, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 1033625, C.M.R. FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 16 de agosto de 2023, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 8, 9, 11, 20, 21 y 24 a 26.
- No. 1230611 CMR FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 15 de diciembre de 2026, para distinguir productos de la clase 16.
- No. 1214227 CMR FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 1214228 CMR FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 1214229 CMR FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 1214230 CMR FALABELLA, denominativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 41.
- No. 1231155, CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 20 de diciembre de 2026, para distinguir servicios de la clase 16.
- No. 1214231 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 1214232 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 1214233 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 1214234 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 41.
- No. 1231156 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 20 de diciembre de 2026, para distinguir productos de la clase 16.
- No. 1214235 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 35.
- No. 1214236 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 36.
- No. 1214237 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 25 de julio de 2026, para distinguir servicios de la clase 38.
- No. 1217027 CMR FALABELLA, figurativa, en vigor por diez años, hasta el 12 de agosto de 2026, para distinguir servicios de la clase 41.
Hay una única marca registrada en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOPI”) de Perú cuyo titular es la Demandante. Es la siguiente:
- No. 809175A 15 de noviembre de 2019, denominativa, CMR, registrada el 15 de noviembre de 2019, para distinguir servicios de la clase 42.
La Demandante es titular de diversos nombres de dominio desde donde despliega sus actividades:
El nombre de dominio en disputa
La Demandante se presenta como una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina, perteneciente al Grupo Falabella que desarrolla su actividad económica a través de distintas áreas de negocio, como el financiero, retail, mejoramiento del hogar, supermercados e inmobiliario.
La Demandante remonta su origen a 1889 cuando D. Salvatore Falabella instaló su primera gran sastrería en Chile. Posteriormente, D. Alberto Solari se vinculó a esta empresa fortaleciendo el negocio e introduciendo nuevos productos relacionados con el vestuario y el hogar y nuevos puntos de venta.
Continúa exponiendo que en los años 60 se expande tanto a la Región Metropolitana de Santiago de Chile (Chile) como a otras localidades del país. En los años 80, atendiendo a la demanda de clientes sobre un medio de pago más cómodo y flexible, lanza su propia tarjeta de crédito, denominada CMR Falabella, que cuenta actualmente con más de 5 millones de tarjetas en América Latina. En los años 90 comienza su internacionalización y se extiende al mercado argentino y peruano y amplía sus servicios a los viajes y seguros. En 2003 se fusiona con Sodimac S.A. y más tarde entra en el mercado colombiano.
La Demandante indica que, a través del sector financiero, su Grupo empresarial ofrece una amplia gama de servicios integrados, donde se combina el modelo tradicional de negocio financiero con la proximidad de los negocios de retail, incluyendo CMR Falabella, Banco Falabella, Seguros Falabella y CF Seguros.
Actualmente opera en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú.
Indica que promociona sus productos y servicios financieros a través de los nombres de dominio
Afirma que el nombre de dominio en disputa incorpora expresiones idénticas a sus marcas y nombres de dominio, registrados con anterioridad al nombre de dominio en disputa, que fue inscrito por persona ajena a la Demandante y es susceptible de inducir a error en el consumidor que creerá que está visitando un sitio web de la Demandante, administrado o ligado a ésta y su Grupo empresarial, lo cual supone un aprovechamiento de la posición de la Demandante. Argumenta que lo único que diferencia al nombre de dominio en disputa de sus marcas es el dominio de nivel superior (por sus siglas en inglés “TLD”) que no resulta distintivo para evitar el error.
Continúa alegando que la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos es un hecho negativo cuya demostración prima facie corresponde a la Demandante pero ha de ser trasladada al Demandado que ha de probar la existencia de los mismos.
Respecto a ello, afirma que el Demandado carece de licencia o autorización para poder utilizar legalmente las marcas de la Demandante.
En cuanto a la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, entiende que el Demandado tenía perfecto conocimiento de las marcas de la Demandante cuando lo registró, teniendo en cuenta la fama y notoriedad de éstas. Además, añade que el Demandado tiene su domicilio en Perú que es uno de los territorios donde la Demandante tiene reconocida presencia comercial. Por ello considera que su intención fue la de aprovecharse ilegítimamente de los probables errores de los usuarios de internet, creando una impresión de asociación, afiliación o conexión con aquélla. Por otra parte, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
Por todo ello, concluye que debe descartarse la casualidad o coincidencia en los términos que conforman el nombre de dominio en disputa.
La Demandante termina solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusiones 6.1. Idioma del procedimientoEl Experto considera que la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y en este caso el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés.
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario o se especifique otra cosa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto para determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.
El Centro envió una notificación a la Demandante advirtiendo que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés y que la Demandante podía optar entre traducir la Demanda a esa lengua, presentar un acuerdo con el Demandado para que el idioma del procedimiento sea el español, o bien exponer las razones por las que entendía que el idioma del procedimiento debía ser el español. A la vez, envió notificación al Demandado para que se manifestara en relación al idioma del procedimiento.
La Demandante contestó al Centro solicitando que el español fuera el idioma del procedimiento ya que el Demandado tiene su domicilio en Perú cuyo idioma es el español. Además, alegó que, aunque la Demandante es una compañía chilena, las marcas que sirven de base a la Demanda están registradas en Chile y Perú y sus actividades se despliegan en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, cuyos idiomas son también el español.
El Demandado no contestó a la notificación del Centro.
En la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) sección 4.5, se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro. Entre ellos se encuentra el hecho de que el Demandado pueda entender el idioma de la Demanda, o bien que el nombre de dominio en disputa contenga elementos en el idioma de la Demanda.
El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el español debe ser el idioma del procedimiento.
En efecto, el Demandado tiene su domicilio en Perú donde el idioma oficial es el español.
Además, el Demandado no contestó a la notificación del Centro pudiendo haber expresado sus razones para oponerse a la solicitud de la Demandante. Cabe citar en este punto Zappos.com Inc. v. Zufu aka Huahaotrade,
Caso OMPI No. D2008-1191, René Caovilla Spa. v. Xian Wei Fa,
Caso OMPI No. D2018 0001 o Volkswagen AG v. Song Hai Tao,
Caso OMPI No. D2015-0006 en los que se consideró que una falta de respuesta a una decisión preliminar del Centro sobre el idioma del procedimiento, debería, en general, ser un factor importante para permitir que el Experto decida proceder a favor del idioma de la Demanda.
Por lo demás, el Experto considera que los costes de traducir la Demanda al inglés representarían una carga excesiva para la Demandante cuando el Demandado ni siquiera se ha presentado en el procedimiento. En este sentido se pronuncia también Volkswagwn AG v. Nowack Auto und Sport - Oliver Nowack,
Caso OMPI No. D2015-0070.
Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.
6.2. Análisis sustantivoEl párrafo 4(a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:
- Que el nombre de dominio en disputa registrado por el Demandado sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos;
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
El nombre de dominio en disputa
Por otra parte, el sufijo “.com” no impide la conclusión de similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante ya que se trata de un requisito técnico en el sistema de los nombres de dominio.
En conclusión, el Experto considera que entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante existe similitud confusa, cumpliéndose así con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosLa Demandante alega que el Demandado no cuenta con autorización o licencia de la Demandante para hacer un uso legítimo de sus marcas.
A la Demandante no le es posible aportar pruebas contundentes sobre un hecho negativo, como es la carencia de derechos o intereses legítimos, por eso, razona los indicios que prima facie apoyan esa falta de derechos o intereses legítimos. Es el Demandado el que sabe a ciencia cierta cuál es la licitud de su registro. Sin embargo, en este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda donde podía haber expuesto sus razonamientos y aportado las pruebas pertinentes.
Al Experto no le constan otros indicios o circunstancias que permitan apreciar en el Demandado la existencia de derechos o intereses legítimos, además el propio Demandado ha declinado la posibilidad de defenderse, dejando sin rebatir el caso prima facie de la Demandante. Asimismo, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por la asociación del nombre de dominio en disputa con las marcas de la Demandante.
Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo requisito establecido en el artículo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feLa Demandante considera que el Demandado tenía pleno conocimiento de sus marcas cuando registró el nombre de dominio en disputan ya que sus marcas gozan de gran prestigio en América Latina y concretamente en Perú, país de residencia del Demandado, tienen una intensa presencia comercial. Por ello considera que su intención fue la de aprovecharse ilegítimamente de los probables errores de los usuarios de internet, creando una impresión de asociación, afiliación o conexión con aquélla. Por tanto, debe descartarse la casualidad o coincidencia en la elección del nombre de dominio en disputa. Por otra parte, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.
Como se indica en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 3.1.4, son circunstancias que permiten establecer una presunción de mala fe, entre otras, (i) el mero registro de un nombre de dominio en disputa que sea idéntico o similar, como es el caso de nombres de dominio que incorporen la marca de la Demandante, siendo la marca de la Demandante famosa, (ii) el hecho de que no existan derechos o intereses legítimos en el Demandado (iii) que el nombre de dominio en disputa no resuelva a una página Web propiedad del Demandado.
En este caso, el Experto considera que el Demandado debía razonablemente conocer las marcas de la Demandante ya que gozan de notoriedad y general conocimiento en América Latina, y, concretamente, en Perú, país de residencia del Demandado, además de estar registradas con anterioridad al nombre de dominio en disputa. Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto entiende que no puede deberse a la casualidad haber elegido los términos que constituyen dichas marcas como identificador del nombre de dominio en disputa. También concurre la falta de derechos o intereses legítimos en la Demandada y la inactividad con la que se ha mantenido dicho nombre de dominio en disputa. Por tanto, el Demandado no ha hecho y no está haciendo un uso leal no comercial para hacer una oferta de buena fe de productos o servicios. Que el nombre de dominio en disputa no resuelva a una página web activa no sirve para impedir una conclusión de mala fe. Así también se entiende en la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, en particular en la sección 3.3.
En consecuencia, ha de concluirse que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se usa de mala fe.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
María Baylos Morales
Experto Único
Fecha: 13 de mayo de 2021