La Demandante es Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., México, representada por Arochi & Lindner, México.
La Demandada es Domain Privacy Service FBO Registrant, The Endurance International Group, Inc., Estados Unidos de América / Fernanda Santana, Fernanda Santana, México.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del nombre de dominio en disputa es FastDomain, Inc.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de febrero de 2021. El 5 de febrero de 2021 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de febrero de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren de los señalados en la Demanda. El 24 de febrero de 2021 el Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Así mismo, el 24 de febrero de 2021 el Centro envió una comunicación electrónica a las Partes en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro es el inglés. El 2 de marzo de 2021 la Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español, en tanto la Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento. Respecto a los datos del registrante develados por el Registrador, el 4 de marzo de 2021 la Demandante manifestó que no enmendaría la Demanda.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”, o “UDRP” por sus siglas en inglés), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente en inglés y en español, la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de marzo de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de marzo de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de abril de 2021.
El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 18 de abril de 2021, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
A. Cuestión Procedimental: Idioma del procedimientoDe acuerdo con el Registrador, el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. La Demanda fue presentada en español y la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, aduciendo que el nombre de dominio en disputa está en español, que el sitio web al que resuelve el mismo muestra contenidos en español y números telefónicos correspondientes a México, país de habla hispana. La Demandada no contestó la solicitud de la Demandante relativa al idioma del procedimiento. Las comunicaciones del Centro a las Partes fueron en inglés y en español. Considerando lo anterior, atento a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, este Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español (en el mismo sentido, Ford Motor Company, S.A. de C.V. c. Andrés Romero,
Caso OMPI No. D2019-1759).
Por lo que respecta a la determinación correcta de la Demandada en este caso, el párrafo 1 del Reglamento establece que el demandado es el titular del registro de un nombre de dominio contra quien se ha iniciado una demanda (“Respondent means the holder of a domain-name registration against which a complaint is initiated”). La Demanda se presentó contra “Domain Privacy Service FBO Registrant, The Endurance International Group, Inc.”, tal cual aparecía el registrante en el correspondiente WhoIs. En su respuesta al Centro, el Registrador develó que el registrante del nombre de dominio en disputa era “fernanda santana”. Vista la respuesta del Registrador, el Centro invitó a la Demandante a presentar una enmienda a la Demanda, lo que la Demandante rechazó. Este Experto hace notar que las comunicaciones del Centro a las Partes incluyeron a “fernanda santana” de acuerdo a los datos de contacto suministrados por el Registrador. Dado que la identidad del registrante subyacente fue prontamente revelada por el Registrador, este Experto resuelve tener también a “fernanda santana” como parte demandada, como se muestra en el encabezado de la presente.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa mexicana dedicada a crear soluciones para almacenar, conducir, purificar y tratar agua, teniendo como producto líder el tinaco para almacenamiento de agua.
La Demandante tiene derechos sobre la marca ROTOPLAS y diseño la cual tiene registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”) bajo el registro No. 455407 en clase 19, otorgado el 28 de marzo de 1994.
El nombre de dominio en disputa fue creado el 23 de noviembre de 2020. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, “PEDIDOS: (55)7468 [...] Con Envío GRATIS a todo México”, un logotipo seguido de “ROTOPLAS”, “¡DESCUENTOS INCREIBLES! LOS PRECIOS MÁS BAJOS ESTÁN AQUÍ”, “Hasta 40% de Descuento”, “¿Quieres ser Distribuidor Rotoplas? Contáctanos”, diversas imágenes de productos mostrando un logotipo y ROTOPLAS y con leyendas en su parte inferior mostrando “CISTERNAS ROTOPLAS”, “BIODIGESTORES”, “TINACOS”, “Escribenos en [...]@promociones-rotoplas.com”, “© Copyright 2020 | Rotoplas S.A. de C.V.”, “TANQUE VERTICAL CERRADO 2,500 LITROS [...] Precio regular: $6,070.75 Precio $4,249.52”, “BIODIGESTOR ROTOPLAS 1,300 LITROS [...] Precio regular: $11,796.57 Precio $7,667.77”, “Aviso de Privacidad En cumplimiento a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo “la Ley”), nos permitimos informarle lo siguiente: Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., (en lo sucesivo “Rotoplas”), señalando para efectos del presente Aviso de Privacidad el domicilio ubicado en [...] será el responsable de los datos personales que le sean proporcionados [...]”.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLos alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.
La Demandante es la empresa número uno del mundo en rotomoldeo, inició operaciones en 1978 en la Ciudad de México, y en 1984 lanzó su primer tinaco de plástico. Para 1989 la Demandante ya era líder en tinacos de plástico y entre 1991 y 1995 abrió 5 plantas de fabricación, convirtiéndose en una empresa multinacional a partir de 1996 cuando comenzó a comercializar sus productos en centro y sur América, estableciendo plantas en Argentina, Brasil, Guatemala y Perú, y, así como centros de distribución en Costa Rica, Honduras y El Salvador. En el año 2000 la Demandante lanzó al mercado su línea de purificadores, ofreciendo nuevas soluciones para el mejoramiento del agua, y en los años siguientes su línea de bombas capaces de transferir, extraer y presurizar agua.
La Demandante es titular de numerosos registros que protegen la marca ROTOPLAS en relación con tinacos y otros productos, en México y a nivel internacional. La marca ROTOPLAS tiene 40 años y es muy conocida en México. La Demandante también es titular de los nombres de dominio
Los resultados de la investigación de mercado realizada por Kantar Millward Brown en el último cuatrimestre de 2013 en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Hermosillo y Mérida, determinan que en cuanto a marcas de tinacos el 77% de los entrevistados menciona “rotoplas” de manera espontánea, lo cual refleja que la marca ROTOPLAS es muy conocida en México. ROTOPLAS ha sido reconocida como una de las 25 marcas más valiosas de México.
La Demandante ha recuperado varios nombres de dominio en procedimientos administrativos ante el Centro, tales como
El nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca ROTOPLAS y diseño de la Demandante; la palabra “planta” no es un elemento distintivo ya que significa “fábrica” en un contexto relativo a la manufactura de productos. El término descriptivo “planta” no sólo no distingue al nombre de dominio en disputa, sino que fomenta la confusión haciendo creer a los usuarios que la Demandante opera el sitio web y contenidos asociados al mismo.
La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandada no es distribuidora de productos ROTOPLAS ni tiene relación alguna con la Demandante y no está y nunca ha estado asociada con ella o la marca ROTOPLAS.
La Demandada no ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa; al ingresar su nombre y el término “rotoplas” en el motor de búsqueda Google, no se arrojan resultados espontáneos.
La Demandada no es titular de ningún registro de marca para “rotoplas” y tampoco es licenciataria de la misma; al realizar una búsqueda por titular de registros marcarios a través del sistema en línea del IMPI, se observa que la Demandada carece de marcas registradas o solicitudes en relación con ROTOPLAS.
La Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web apócrifo que se hace pasar como sitio oficial de la Demandante, utilizando sin autorización en el mismo no solo las marcas y logotipos sino también textos publicitarios y textos legales cuyos derechos de autor pertenecen a la Demandante y que son tomados sin autorización directamente de su sitio oficial “www.rotoplas.com”, señalando falsamente que el responsable del sitio web y de los datos personales que ahí se recaban es la Demandante. La Demandada refuerza el anterior engaño reproduciendo el nombre de la filial Rotoplas, S.A. de C.V., como supuesto titular de los derechos de autor del sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, en la parte inferior de las páginas que lo integran.
La Demandada no vende los productos que muestra en el sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa, sino que presuntamente lo utiliza para realizar conductas presuntamente delictivas, al solicitar anticipos o pagos completos de los productos cotizados y posteriormente no entregarlos y no responder ninguna comunicación con el cliente defraudado.
La Demandante no tiene ventas de descuento por Internet, ni en su sitio web oficial ni en ningún otro. La conducta de la Demandada genera graves perjuicios a los intereses de la Demandante y afecta de manera irreparable el carácter distintivo de sus marcas, el reconocimiento de sus productos y el prestigio de la compañía, y genera un engaño en el consumidor, haciéndole creer falsamente que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa es un sitio oficial de la Demandante o de su filial Rotoplas, S.A. de C.V., o que la actividad que ahí se lleva a cabo está autorizada, patrocinada o de alguna manera relacionada con la Demandante.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La marca ROTOPLAS es reconocida en México, líder en la industria y está registrada a nivel nacional desde 1994.
Se comprueba que la Demandada conoce la marca ROTOPLAS al distinguirse como “planta rotoplas” en el nombre de dominio en disputa, utilizando las marcas, logos y textos de la Demandante sin autorización, e identificarse con el nombre de la Demandante en el Aviso de Privacidad y con Rotoplas, S.A. de C.V., en la parte inferior del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa.
La Demandada está actuando de mala fe al haber registrado y estar utilizando el nombre de dominio en disputa para operar un negocio bajo el nombre Planta Rotoplas, haciéndose pasar por la Demandante, utilizando sin autorización las marcas, logotipos, textos y nombre de la Demandante, de su filial Rotoplas, S.A. de C.V., y del distribuidor autorizado Dinámica en Soluciones, tomados de sitios web oficiales, todo ello de manera intencionada y con el fin de atraer posibles clientes (presuntamente víctimas) con ánimo de lucro, creando un escenario de inminente confusión (y presunto fraude) con la marca ROTOPLAS en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa y la actividad comercial que se lleva a cabo.
La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.
B. DemandadaLa Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesEl párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.
Si bien es cierto que la falta de contestación de la Demandada da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce per se en una resolución favorable para la Demandante (véanse Berlitz Investment Corp. v. Stefan Tinculescu,
Caso OMPI No. D2003-0465, y la sección 4.3 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
La Demandante ha acreditado tener derechos sobre la marca ROTOPLAS y diseño, la cual tiene registrada en México.
Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. En relación al diseño que forma parte de una marca, es bien sabido que también por razones técnicas el elemento figurativo de una marca no puede formar parte de un nombre de dominio y, por tanto, generalmente no es tomado en cuenta al realizar el análisis comparativo de identidad o similitud (véase, por ejemplo, The Commissioners for HM Revenue and Customs v. James Gamme,
Caso OMPI No. D2017-0350 y SWATCH AG v. Stefano Manfroi,
Caso OMPI No. D2003-0802).
Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a dicha marca de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca de la Demandante, anteponiendo el término “planta”, percibiéndose que el elemento nominativo de dicha marca de la Demandante es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la anteposición de “planta” sea suficiente para evitar que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca de la Demandante.
Por consiguiente este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosLa Demandante afirma que la Demandada no dispone de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
La Demandante hace valer que la Demandada no es conocida por el nombre de dominio en disputa ni cuenta con registro marcario alguno en relación con “rotoplas”, que no es licenciataria de la marca ROTOPLAS y diseño, que la Demandada no es distribuidor de la Demandante ni tiene relación alguna con la Demandante, además de que la Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en un contexto de buena fe de oferta de productos o servicios, y no hace un uso legítimo y leal o no comercial del mismo.
La Demandante aduce que la Demandada se hace pasar como si fuera la Demandante en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa, lo que acreditó con las imágenes que presentó de dicho sitio web (véase el apartado 4. de la presente Decisión), y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad real del titular u operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con la Demandante. De lo anterior se desprende que la utilización del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada pareciera pretender la confusión por imitación con la Demandante. Además, este Experto nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0). Este Experto considera que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal del nombre de dominio en disputa.
De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada. En base a lo anterior, la Demandante ha acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que ésta lo haya refutado.
En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política.
C. Registro y uso de mala feLa Demandante aduce que la Demandada registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, sin que la Demandada lo haya rebatido.
Ha quedado acreditado que ROTOPLAS y diseño es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que la Demandada no ha sido autorizada por la Demandante para usar dicha marca en el nombre de dominio en disputa ni en sitio web alguno y que la Demandada no guarda relación alguna con la Demandante.
De las pruebas aportadas por la Demandante se desprende que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa daba la apariencia de ser un sitio web de la Demandante, como si tratase de hacerse pasar por la Demandante, y ofreciendo en venta productos diversos que mostraban un logotipo seguido de ROTOPLAS, lo que permite inferir que la Demandada pudo haber elegido deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su semejanza con la marca de la Demandante.
El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que pretende la confusión por imitación con la Demandante y que su uso es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y su marca respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los productos ofertados en dicho sitio.
Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.
Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que la Demandada no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.
Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa
Gerardo Saavedra
Experto Único
Fecha: 2 de mayo de 2021
1 La Demanda se presentó contra Domain Privacy Service FBO Registrant, The Endurance International Group, Inc.
2 El uso de servicios de privacidad, la revelación del registrante subyacente y la determinación del demandado han sido tratados en diversas decisiones bajo la Política. Por ejemplo, véase M/s Genpact Limited v. Contact Privacy Inc. / self,
Caso OMPI No. D2012-0307, y las secciones 4.4.1, 4.4.4, y 4.4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0”).
3 Véase Houghton Mifflin Co. v. The Weathermen, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0211 “As a result of the content of the page, a visitor to Respondent’s site would be likely to believe that it was Complainant’s official site. Such a confusing commercial use cannot be ‘legitimate’ under the Policy”. Véase también Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress,
Caso OMPI No. D2010-1637.
4 Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita prima facie el extremo requerido, corresponde al demandado aportar evidencias para demostrar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.
5 Véase Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress,
Caso OMPI No. D2010-1637: “Respondent’s website appears to have been intentionally designed to capture the look and feel of the Complainant’s website, and the Respondent in the Panel’s view has failed to effectively or accurately disclose its relationship with the Complainant. In view of the foregoing, The Panel concludes that the Respondent registered and has used the disputed domain names in bad faith”.