La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América, representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Laurentius Kenis, España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de marzo de 2021. El 8 de marzo de 2021 el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de marzo de 2021 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de marzo de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de marzo de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de abril de 2021.
El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 9 de abril de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
El idioma del presente procedimiento ha de ser el español, siendo el idioma del Acuerdo de Registro, de conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es Google LLC, una empresa estadounidense que se dedica al negocio de productos y servicios relacionados con Internet, software, hardware y otras tecnologías y es titular de diversos registros que consisten en la marca YOUTUBE o que incluyen la misma, entre los que cabe destacar los siguientes:
- Marca Internacional YOUTUBE n° 897049 registrada en fecha 1 de marzo de 2006;
- Marca de la Unión Europea YOUTUBE n° 005226964 registrada en fecha 3 de julio de 2008.
Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa
La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa
Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca YOUTUBE, no se le conoce corrientemente por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.
Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca YOUTUBE de la Demandante notoriamente conocida, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de la Demandante, con la finalidad de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web y de los servicios y/o productos del Demandado.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesLa Política resulta aplicable ya que el acuerdo de registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que una demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.
De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
A. Identidad o similitud confusaEl Experto considera que la Demandante es la titular de la marca YOUTUBE y que el nombre de dominio en disputa
Por lo que concierne a la adición del término “ares”, el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca (ver Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH v. Jonathan Valicenti,
Caso OMPI No. D2005-0037; Red Bull GmbH v. Chai Larbthanasub,
Caso OMPI No. D2003-0709; America Online, Inc. v. Dolphin@Heart,
Caso OMPI No. D2000-0713). La adición del término “ares” por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.
También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”), en el presente caso “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política (ver VAT Holding AG v. Vat.com,
Caso OMPI No. D2000-0607).
Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosLa Demandante ha acreditado prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, alegando que este último no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca YOUTUBE.
Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.
En cambio, el Demandado no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.
Cuando la Demanda se presentó, el nombre de dominio en disputa estaba inactivo y el Experto considera que su falta de uso no es susceptible de otorgar al Demandado un derecho o un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:
(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o
(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o
(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la marca YOUTUBE de la Demandante gozaba de notoriedad a nivel internacional en la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Demandado debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la similitud con la marca notoria que le era conocida.
Por lo que concierne al uso, el hecho de que, cuando se presentó la Demanda, el nombre de dominio en disputa fuese inactivo lleva al Experto a considerar que el Demandado lo poseía principalmente de manera pasiva: esta cuestión se encuentra plasmada en decisiones previas en base a la Política, donde se establece que el “uso pasivo” de un nombre de dominio que incorpora una marca sin que conste otro uso en Internet no evita que tal uso sea calificado como de mala fe, en los términos del párrafo 4(a)(iii) de la Política (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,
Caso OMPI No. D2000-0003).
En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Edoardo Fano
Experto Único
Fecha: 14 de abril de 2021