Заявителем по настоящему делу является Adobe Inc., Соединенные Штаты Америки (“США”), представленная АРС-Патент, Российская Федерация.
Ответчиком по настоящему делу является Белов Олег Александрович/ Belov Oleg, Харьков, Украина; Саламанов Владислав Анатольевич / Salamanov Vladislav, Харьков, Украина.
2. Доменные имена и РегистраторСпорными доменными именами являются
Настоящая Жалоба была подана Заявителем в Центр ВОИС по Арбитражу и Посредничеству («Центр») 23 марта 2021 г. 23 марта 2021 г. Центр направил по электронной почте Регистратору запрос о подтверждении в связи со спорными доменными именами. 25 марта 2021 г. Регистратор передал по электронной почте Центру свой ответ с раскрытием информации о регистрантах спорных доменных имен и предоставлением их контактных данных, которые отличались от указания Ответчика и его контактной информации, указанных первоначально в Жалобе Заявителя. Также Регистратор подтвердил, что языком регистрационного соглашения является русский. 25 марта 2021 г. Центр уведомил Заявителя по электронной почте о том, что регистрантами спорных доменных имен являются различные лица с указанием их контактной информации, раскрытой Регистратором, и предложил Заявителю внести соответствующие изменения в Жалобу, указав регистрантов в качестве Ответчиков с предоставлением соответствующего обоснования или доказательств, свидетельствующих о том, что все указанные Ответчики являются, по существу, одним и тем же лицом или/или все доменные имена находятся под общим контролем. Альтернативно Центр предложил Заявителю разделить поданную Жалобу и подать отдельную Жалобу в отношении того(тех) доменного имени (доменных имен), в отношении которых невозможно установить обстоятельства принадлежности одному лицу или наличия общего контроля. 29 марта 2021 г. Заявитель подал Жалобу с соответствующими изменениями и аргументами в пользу объединения всех спорных доменных имен в одно административное производство.
Центр подтвердил, что Жалоба отвечает формальным требованиям Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен («Политика»), Правилам Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен («Правила»), и Дополнительным Правилам ВОИС к Политике («Дополнительные Правила»).
В соответствии с параграфами 2(а) и 4(а) Правил Центр формально уведомил Ответчика о Жалобе, и разбирательство началось 12 апреля 2021 г. В соответствии с параграфом 5(а) Правил сроком для представления Ответа былo 2 мая 2021 г. Ответчики ответ не представили. Соответственно, Центр уведомил Ответчиков о не представлении ответа в указанный срок.
4 мая 2021 г. Центр назначил Катерину Олейник в качестве единоличной Административной Комиссии. Административная Комиссия считает такое назначение правомерным. Административная Комиссия предоставила Заявление о согласии и Декларацию о беспристрастности и независимости, как это требуется Центром в соответствии с параграфом 7 Правил.
4. Фактические основанияЗаявитель является разработчиком графического редактора PHOTOSHOP, распространяющегося на платной основе или путем оформления подписки, или выбора одного из планов Creative Cloud, в составе которого есть PHOTOSHOP. Бесплатная пробная версия предоставляется в течение 7 дней при условии регистрации учетной записи Adobe ID.
Заявитель является владельцем товарных знаков серии PHOTOSHOP в различных странах, включая следующие регистрации:
(i) No. 000202549 PHOTOSHOP, товарный знак зарегистрирован в Европейском союзе 14 октября 1998 г., дата подачи – 1 апреля 1996 г.Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг классов 9, 38 и 42 МКТУ.
(ii) No. 007305329 PHOTOSHOP, товарный знак зарегистрирован в Европейском союзе 22 июля 2009 г., дата подачи – 10 октября 2008 г.. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг классов 35, 41, 42 МКТУ.
(iii) No. 014588123 PHOTOSHOP, товарный знак зарегистрирован в Европейском союзе 3 марта 2016 г.,дата подачи – 23 сентября 2015 г.Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг классов 3, 16, 44 МКТУ.
(iv) No. 486866 PHOTOSHOP, товарный знак зарегистрирован в странах Бенилюкса 1 июля 1991 г., дата подачи – 8 марта 1990 г.Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг классов 9, 16 МКТУ.
(v) No. 491982 PHOTOSHOP, товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации 17 июля 2013 г., дата приоритета – 4 февраля 2011 г. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг классов 9, 42 МКТУ.
(vi) No. 150 PHOTOSHOP, товарный знак признан 27 марта 2015 г.общеизвестным в Российской Федерации с 1 января 2012 г.
(vii) международная регистрация № 1334389 PHOTOSHOP, действие которой распространено на территорию Кубы. Международная регистрация подавалась на основании серии базовых заявок /регистраций в США. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг классов 9, 42.
(viii) No. 1651380 PHOTOSHOP, товарный знак зарегистрирован в США 23 июля 1991 г., дата подачи – 12.03.1990. Данный знак зарегистрирован в отношении товаров класса 9 МКТУ.
(ix) No. 1850242 PHOTOSHOP зарегистрированного в США 16 августа 1994 г.дата подачи – 16 октября 1992 г. Данный знак зарегистрирован в отношении товаров класса 9 МКТУ.
(x) No. 6251927 PS (комб.), товарный знак зарегистрирован в США 19 января 2021 г., дата подачи – 12 мая 2018. Данный знак зарегистрирован в отношении товаров класса 9 МКТУ.
Доменное имя
Регистрантом спорных доменных имен
Регистрантом спорного доменного имени
а) идентичность или сходность до степени смешения
Заявитель утверждает, что спорные доменные имена
б) права или законные интересы
Заявитель утверждает, что Ответчиками не используются спорные доменные имена для добросовестного предложения к продаже товаров и услуг, что Ответчики не известны под спорными доменными именами, а также то, что Ответчики не осуществляют законное некоммерческое использование спорных доменных имен.
в) недобросовестная регистрация и использование
Регистрация спорных доменных имен была осуществлена Ответчиками после регистрации товарных знаков Заявителя PHOTOSHOP в CШA, Европейском Союзе, Российской Федерации. На веб-сайтах Ответчиков распространяются нелегальные копии программного обеспечения под товарным знаком PHOTOSHOP, что составляет нарушения авторских прав Заявителя. Цели, с которыми используются веб-сайты под спорными доменными именами, свидетельствуют о недобросовестности использования средств индивидуализации Заявителя и принадлежащих ему объектов авторского права.
B. ОтветчикиОтветчики не предоставили Ответ(ы) на Жалобу Заявителя.
6. Дискуссия и ЗаключенияДля удовлетворения Жалобы и передаче Заявителю спорных доменных имен, последний должен доказать наличие следующих трех элементов (параграф 4(a)(i-iii) Политики):
(i) спорное доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания, права на которые принадлежат заявителю; и
(ii) ответчик не имеет прав или законных интересов в отношении спорного доменного имени; и
(iii) доменное имя было зарегистрировано и использовано недобросовестно.
Тот факт, что Ответчики не предоставили Ответ на Жалобу Заявителя, сам по себе, не означает, что требования Заявителя будут удовлетворены автоматически, если Заявитель не сможет доказать наличие всех трех указанных выше элементов.
В соответствии с парафом 15(a) Правил, административная комиссия выносит решение на базе всех поданных заявлений и документов и в соответствии с Политикой, Правилами и другим применимыми правовыми нормами и принципами. В соответствии с параграфом 4(b) Правил, административная комиссия может делать выводы, если это обосновано, из факта, что Ответчик не дал ответ на доводы и доказательства Заявителя и не оспорил Жалобу. В этих обстоятельствах, решение данной Административной Комиссии будет основано на доводах и доказательствах Заявителя и выводах Комиссия из факта непредставления Ответчик ответа.
Ответчики были надлежащим образом уведомлены о подаче Жалобы и других процессуальных действиях в рамках рассмотрения спора Центом ВОИС по Арбитражу и Посредничеству.
6.1. Процедурный вопрос – объединение разбирательств в отношении двух ОтветчиковЗаявитель утверждает, что спорные доменные имена находятся, скорее всего, под общим контролем, и рассмотрение настоящей Жалобы против двух Ответчиков не будет противоречить Правилам и практике Центра.
Согласно параграфу 4.11.2 Обзора ВОИС по мнениям административных групп ВОИС по избранным вопросам Единой политики по рассмотрению споров в сфере доменных имен, Третье издание (“Обзор ВОИС 3.0”), в тех случаях, когда жалоба подается в отношении нескольких ответчиков, административные коллегии рассматривают вопрос о том, подлежат ли доменные имена или соответствующие веб-сайты общему контролю и будет ли объединение справедливым и равноправным для всех сторон. Процедурная эффективность также лежит в основе рассмотрения такого сценария консолидации. Помимо прочих, к факторам, полезным для определения целесообразности объединения, и рассматривающийся в некоторой комбинации, относятся, в частности, соответствующие IР-адреса, сервера имен или веб-хостов; содержание или интерфейс веб-сайтов, к которому адресуют спорные доменные имена; характер товарных знаков (т.е. таргетирует ли регистрант определённый сектор); любые шаблоны создания наименований для спорных доменных имен; соответствующий язык спорных доменных имен; схожие поведенческие модели регистранта, а также иные факторы.
Заявитель утверждает, что следующие факторы свидетельствуют о возможном общем контроле спорных доменных имен, позволяющих рассмотреть настоящую жалобу применительно к представленным Ответчикам:
- регистрация спорных доменных имен в доменных зонах верхнего уровня <.top> и <.org>;
- использование одинаковых шаблонов в спорных доменных именах, наименования которых включают товарный знак Заявителя PHOTOSHOP со словом, не несущей дополнительной смысловой нагрузки;
- схожий интерфейс веб-сайтов;
- схожее уведомление об авторских правах;
- все веб-сайты, к которым адресуют спорные доменные имена, не содержат каких-либо контактных данных, предлагая вместо этого заполнить форму для обратной связи с администратором или оставить комментарий;
- все спорные доменные имена были зарегистрированы одним регистратором;
- Ответчики используют услуги украинских хостинг-провайдеров, при этом два спорных доменных имени
- контактные данные Ответчиков указывают на то, что Ответчики находятся в одном городе, а именно городе Харькове;
- после уведомления Центром ВОИС Ответчиков о поступлении настоящей Жалобы деятельность под всеми спорными доменными именами прекратилась.
В рамках данной дискуссии следует отдельно отметить, что в то время как Центр принимает к производству Жалобу с запросом на консолидированное административное производство в отношении нескольких регистрантов, руководствуясь стандартом доказывания primafacie, Административная Комиссия обеспечивает выполнение всех процедурных критериев при рассмотрении Жалобы, основываясь на доводах сторон с учетом “баланса вероятностей” как стандарта доказывания. А именно, параграф 10(е) Правил наделяет Административную Комиссию “принимать решение по запросу Стороны об объединении споров по нескольким доменным именам в соответствии настоящей Политикой и настоящими Правилами”. Соответственно, параграф 3(с) Правил предусматривает, что жалоба “может относиться к нескольким доменным именам при условии, что эти доменные имена зарегистрированы одним регистратором”. Данные требования обусловлены фундаментальными принципам Политики, направленным на обеспечение эффективного упрощенного административного производства (см. Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons Дело ВОИС No. D2010-0281; Valeant Pharmaceuticals International, Inc. / iNova Pharmaceuticals (Australia) Pty Limited v. Luca Radu / Fundacion Private WhoIs / Maxim Conovalov / Vasju Pere Дело ВОИС No. D2013-1918).
Предоставление прямых доказательств совместного контроля для Заявителя может служить чрезмерным и невыполнимым бременем для Заявителя. Если будет установлено, что имеются основания prima facie для объединения административных производств против нескольких Ответчиков, то бремя доказывания обратного переходит на Ответчиков (см. Speedo Holdings B.V. v. Programmer, Miss Kathy Beckerson, John Smitt, Matthew Simmons Дело ВОИС No. D2010-0281).
Ответчики не реализовали свое право на предоставление Отзыва в пользу регистрации и использования сорных доменных имен, а таже не представили своих возражений касательно объединенного административного производства.
Безусловно, одного косвенного доказательства недостаточно для установления факта наличия общего контроля. Следовательно, для достоверного вывода о наличии или отсутствии факта необходимо не одно, а несколько косвенных доказательств в совокупности. Такая совокупность не должна быть противоречивой, а косвенные доказательства должны подтверждать и дополнять друг друга, устанавливая в совокупности связь с доказываемым фактом.
С учетом рассмотрения всех фактических обстоятельств в совокупности, в частности таких как наличие совпадений в поведенческих моделях Ответчиков при получении Жалобы, особенности выбора наименований для спорных доменных имен, использование одного регистратора для регистрации спорных доменных имен, формирование единообразного подхода к скрытию контактных данных операторов веб-сайтов, к которым адресуют спорные доменные имена, наличие у данных веб-сайтов функционала для скачивания нелицензионного программного обеспечения под торговой маркой PHOTOSHOP, Административная Комиссия склоняется к заключению, что в данном случае можно делать вывод о наличии общего контроля над спорными доменными именами. Различные концепции и интерфейса веб-сайтов
Учитывая все это, Административная Комиссия считает, что спорные доменные имена скорее всего подлежат общему контролю, и что рассмотрение настоящей Жалобы против двух Ответчиков не будет противоречить Правилам и практике Центра и приведет к процессуальной эффективности. Поэтому, Административная комиссия принимает объединение разбирательств в отношении двух Ответчиков.
A. Идентичность или сходность до степени смешенияЗаявитель представил достаточные доказательства в обосновании его прав на товарный знак PHOTOSHOP.
Спорные доменные имена полностью включают в себя товарный знак PHOTOSHOP, дополненный словесными элементами “free”, “besplatno”, “orange”, которые разделены с товарным знаком PHOTOSHOP дефисом, а также включают указание доменов верхнего уровня “.top” и “.org”. В соответствии с параграфом 1.7, Обзора ВОИС 3.0, если доменное имя полностью включает товарный знак, то такое доменное имя обычно считается идентичным или сходным до степени смешения для целей Политики.
Словесные элементы “free”, “besplatno” не будут рассматриваться как значимые элементы в спорных доменных именах
Словесный элемент “orange” в спорном доменном имени
В соответствии с параграфом 1.8. Обзора ВОИС 3.0, если товарный знак различим в спорном доменном имени, добавление иных терминов не препятствует выводу о схожести до степени смешения в соответствии с первым элементом. В то же время, характер этих дополнительных терминов может учитываться при оценке второго и третьего элементов.
Общий домен верхнего уровня в доменном имени рассматривается как стандартное регистрационное требование и не учитывается при установлении сходства (см. Rexel DeveloppementsSAS v. ZhanYequn, Дело ВОИС No. D2017-0275). Таким образом, Административная Комиссия не принимает во внимание домены верхнего уровня “.top” и “.org” при анализе вопроса наличия сходства до степени смешения спорного доменного имени и товарного знака PHOTOSHOP.
В связи с вышеизложенным, Административная Kомиссия приходит к выводу, что спорные доменные имена сходные до степени смешения с товарным знаком PHOTOSHOP, принадлежащим Заявителю.
B. Права или законные интересыВ то время, как в основном бремя доказывания в процессах, рассматриваемых в соответствии с Политикой, лежит на Заявителе, практика административных комиссий признает, что доказывание отсутствия прав или законных интересов ответчика в отношении доменного имени может породить в результате зачастую невозможную задачу “доказательства противного” и затребования информации, которая нередко изначально не известна или не подконтрольна заявителю. В делах, в которых заявитель исходит из prima facie подхода, что у ответчика отсутствуют права или законные интересы, бремя доказывания по данному элементу Политики переходит к ответчику, который должен привести соответствующие доказательства принадлежности ему прав или законных интересов в отношении доменного имени. Если ответчик не выполняет обязательства по предоставлению соответствующих доказательств, в этом случае заявитель признается выполнившим требования второго элемента Политики (параграф 2.1 Обзора ВОИС 3.0).
Заявитель утверждает, что Ответчики не имеют прав или законных интересов в спорных доменных именах, заявляя, что Ответчики не известны под спорными доменными именами и не аффилиированы с Заявителем, что Ответчики не были уполномочены использовать товарные знаки Заявителя ни в доменных именах, ни на веб-сайтах, на которые адресуют спорные доменные имена.
Также Заявитель утверждает, что распространение нелегального программного обеспечения PHOTOSHOP не может рассматривать как законная некоммерческая деятельность в связи со спорными доменными именами.
Ответчики не заняли никакой позиции в отношении заявлений Заявителя, а также не предоставили никаких заявлений, относящихся к вопросу прав или законных интересов.
В параграфах 4 (c)(i - iii) Политики отмечается, что если регистратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Политики, например:
(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;
(ii) регистратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;
(iii) используя доменное имя, регистратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.
Административная Kомиссия не установила обстоятельств, свидетельствующих о том, что Ответчики являлись широко известными под спорными доменными именами. Также распространение нелегального (пиратского) программного обеспечения не может расцениваться как законная некоммерческая или иная добросовестная деятельность в значении Политики.
На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что Ответчики, имея возможность представить любые доказательства для демонстрации прав или законных интересов в отношении спорных доменных имен, не предоставили какой-либо информации по данному делу и никоим образом не участвовали в данном разбирательстве, Административная Комиссия считает, что Заявитель удовлетворил требования параграфа 4(а)(ii) Политики.
C. Недобросовестная регистрация и использованиеПараграф 4(b) Политики закрепляет обстоятельства, которые подтверждают и являются доказательством регистрации и использования спорного доменного имени недобросовестно, а именно:
(i) обстоятельства, указывающие на то, что Ответчик зарегистрировал или приобрел доменное имя с целью продажи, аренды или любой другой передачи регистрации доменного имени заявителю, который является владельцем товарного знака или знака обслуживания, или его конкуренту за материальное встречное удовлетворение, превышающее ваши прямые расходы, непосредственно связанные с доменным именем; или;
(ii) если Ответчик зарегистрировал доменное имя для того, чтобы препятствовать владельцу товарного знака или знака обслуживания отобразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что вы были вовлечен в поведение подобного рода; или;
(iii) если Ответчик зарегистрировал доменное имя в первую очередь с целью подрыва бизнеса конкурента; или;
(iv) если путем использования доменного имени Ответчик намеренно пытался извлечь коммерческую выгоду, привлечь пользователей интернета к его веб-сайту или другому онлайн ресурсу, создать возможность смешения с товарным знаком или знаком обслуживания заявителя в плане источника, спонсорства, аффилированности или одобрения его веб-сайта или другого ресурса или продукта или услуги на его веб-сайте или другом ресурсе.
Как было установлено Административной Комиссии, спорные доменные имена используются для распространения нелегального бесплатного программного обеспечения под товарным знаком PHOTOSHOP, что является запрещенной деятельность, поскольку составляет нарушение авторских прав Заявителя.
Административная Комиссия отмечает, что недобросовестность в соответствии с параграфом 4(b)(iv) Политики презюмируется в данном случае, так как “административные коллегии регулярно приходят к заключению, что использование регистрантом доменного имени для деятельности, которая является нелегальной perse, составляет факт недобросовестной регистрации использования”. Административная Комиссия в данном деле придерживается того же принципа. Как отмечали предыдущие административные коллеги “продажа ответчиком контрафактных товаров на веб-сайте, который доступен под Доменным Именем является хрестоматийным актом недобросовестности”. Данная концепция применима и к программному обеспечению (см. Autodesk, Inc. v. XiaodongWang, Дело ВОИС No. D2014-1690).
В соответствии с параграфом 3.2.2 Обзора ВОИС 3.0 обращая внимание на мгновенный и глобальный охват Интернета и поисковых систем, особенно в тех случаях, когда знак заявителя широко известен (в том числе в его секторе) или носит весьма конкретный характер, а ответчик не может достоверно утверждать, что не знал о знаке (особенно в случае с домейнерами), административные комиссии были готовы сделать вывод, что ответчик знал или должен был знать, что его регистрация будет идентична или схожа до степени смешения с знаком заявителя.
Очевидно, что в данном случае Ответчики не могли не знать о товарном знаке Заявителя, и путем использования торговой марки Заявителя в спорных доменных именах Ответчики намеренно пытались привлечь пользователей интернета к их веб-сайтам, создавая смешение с товарным знаком Заявителя в плане источника, спонсорства, аффилированности или одобрения его веб-сайта или другого ресурса или продукта или услуги на их веб-сайтах.
Административные Комиссии также приходили к заключению, что скрытие личности и контактной информации также может служить индикатором недобросовестности как самостоятельный фактор (см. ScheringCorporationv. NameRedacted, Дело ВОИС No. D2012-0729).
Данный критерий может применяться и в данном административном разбирательстве. Отсутствие Ответа(ов) от Ответчиков также служит дополнительным обстоятельством, свидетельствующим о недобросовестности Ответчиков.
7. РешениеПо вышеуказанным соображениям и в соответствии с параграфом 4(i) Политики и параграфом 15 Правил спорные доменные имена
Катерина Олейник
Административная Комиссия
Дата: 28 мая 2021