La Demandante es Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V., México, representada por HSS IPM GmbH, Suiza.
El Demandado es Marco Tello, Perú.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de abril de 2021. El 20 de abril de 2021 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de abril de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 22 de abril de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 23 de abril de 2021, solicitando que el procedimiento se sustancie en idioma español.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de abril de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de mayo de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado en idioma español ante el Centro el 2 de mayo de 2021.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 28 de mayo de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa mexicana, filial del grupo estadounidense Walmart, que opera en el sector del comercio minorista, con una amplia red de hipermercados en las principales ciudades y áreas metropolitanas de México y otros países de Centroamérica. Las tiendas de la Demandante comercializan productos de diversa gama, incluyendo artículos de alimentación y droguería, electrodomésticos, piezas de recambio y accesorios para vehículos, colchones y mobiliario de jardín, juguetería, ropa y complementos, libros, videos, papelería, productos y alimentación para las mascotas, etc., siendo establecimientos de dimensiones entre 3.000 y 5.000 metros cuadrados. La Demandante también comercializa sus productos en línea a través de su página web corporativa “www.bodegaaurrera.com.mx”. La Demandante opera en el mercado e identifica sus establecimientos mediante la marca BODEGA AURREA.
La Demandante es titular de varios registros marcarios relativos a signos que incluyen la denominación “bodega aurrera”, de los que son suficientemente representativos para el presente procedimiento los siguientes:
- La Marca Mexicana No. 17797, BODEGA AURRERA, denominativa, registrada el 20 de enero de 1987, en la clase 42;
- La Marca Mexicana No. 19350, BODEGA AURRERA, denominativa, registrada el 27 de abril de 1994, en la clase 42; y
- La Marca Mexicana No. 1117482, BODEGA AURRERA, figurativa, registrada el 27 de agosto de 2009, en la clase 35, (colectivamente, la “marca BODEGA AURRERA”).
La Demandante o el grupo empresarial al que pertenece, son asimismo titulares de los nombres de dominio
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de julio de 2019 y actualmente alberga una página web de parking de nombres de dominio de Sedo, que incluye diversos enlaces promocionales a páginas de terceros (“PPC” por sus siglas en inglés), algunos relativos a la venta minorista online y la venta de productos concretos como juguetería. Con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha estado redireccionado a una página web (“www.catalogobodegaaurrera2021.com.mx”) y, posteriormente, ha incluido directamente un catálogo de 10 páginas relativo, presumiblemente, a los productos de la Demandante, bajo el título “Catálogo Bodega Aurrera en línea 2020”. La página web del Demandado contenía una nota relativa a su autoría con el texto “© 2020 Catalogo Bodega Aurrera 2020, Creado con GeneratePress”, incluida al final de la página.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante sostiene en la Demanda:
El nombre de dominio en disputa incorpora la marca BODEGA AURRERA, eliminando la letra “a” final de la palabra “bodega” (o inicial del término “aurrera”) y añadiendo una letra “a” adicional al final del término “aurrera”, que constituye un error tipográfico que puede pasar inadvertido dentro de la conducta denominada como “typosquatting”. Existe similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca BODEGA AURRERA, siendo irrelevante la adición del dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.com”.
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, no habiendo alegado ningún derecho o interés legítimo ni contestado a los requerimientos previos a la Demanda. Nada indica que sea conocido por la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, no ostenta autorización o licencia para el uso de las marcas de la Demandante, ni existe relación entre las partes. Tampoco ha llevado a cabo un uso del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, en principio lo utilizó para efectuar un redireccionamiento a otra página web (“www.catalogobodegaaurrera2021.com.mx”), en la que se contenía un catálogo supuestamente de los productos de la Demandante, y, tras el envío del primer requerimiento al Demandado (de fecha 11 de marzo del 2021), se incluyó este catálogo directamente en una página web ligada al nombre de dominio en disputa. Ninguno de estos usos ha sido autorizado por la Demandante ni cumple los requisitos fijados para considerar su legitimidad con arreglo a la decisión OKI Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,
Caso OMPI No. D2001-0903. La página web del Demandando no informaba sobre la falta de relación existente entre las partes, conteniendo, al contrario, la indicación “© 2020 Catalogo Bodega Aurrera 2020, Creado con GeneratePress” y acaparaba el mercado, privando a la Demandante de la posibilidad de reflejar su marca en el respectivo nombre de dominio. El nombre de dominio en disputa ha sido finalmente ligado a una página de parking que alberga PPC. Se aportan diversas evidencias que fundamentan estas alegaciones, incluyendo extractos del archivo de Internet WaybackMachine.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. Cualquier búsqueda en Internet revela los derechos anteriores de la Demandante respecto a la marca BODEGA AURRERA, siendo impensable, a la luz de esta fuerte presencia en Internet y del propio contenido de la página web del Demandado, que el nombre de dominio en disputa, que solo contiene variaciones tipográficas respecto a esta marca, haya sido registrado de buena fe. La Demandante requirió en varias ocasiones al Demandando advirtiéndole sobre sus derechos (el 11 de marzo de 2021, así como varios recordatorios y correos electrónicos posteriores), sin contestación por parte del Demandado, si bien si modificó el contenido ligado al nombre de dominio en disputa. Corroboran la mala fe del Demandado, la falta de uso efectivo actual del nombre de dominio en disputa y su redireccionamiento a una página de parking que contiene PPC. El Demandado ha tratado de incrementar el tráfico de su página web buscando la confusión con la marca de la Demandante y de lucrarse mediante la actividad promocional derivada de los enlaces PPC a páginas web de terceros, algunas relativas a competidores de la Demandante, siendo responsable del contenido ligado al nombre de dominio en disputa. Además, el nombre de dominio en disputa contaba (al menos hasta el 26 de octubre de 2020) con registros MX, permitiendo la configuración de direcciones de correo electrónico relativas al mismo, que podrían ser utilizadas en algún supuesto de phishing (mediante el envío de correos electrónicos haciéndose pasar por la Demandante o sus empleados, para obtener información sensible de sus clientes).
La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política, así como varias secciones de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), que considera aplicables al caso, y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. DemandadoEl Demandado sostiene en la Contestación:
El nombre de dominio en disputa fue adquirido de la página de venta de nombres de dominio de GoDaddy pagando por el mismo el precio estipulado en esta plataforma, y se ha utilizado para una página web “simple que no tiene ni dos visitas semanales”, que trata de temas de supermercados y moda. No se ha utilizado de forma ilegal para phishing, ni clonación ni nada parecido. Corrobora la buena fe del Demandado el hecho de que su nombre y datos de contacto aparezcan en los datos de WhoIs del nombre de dominio en disputa de forma pública.
La Demandante requirió la retirada del contenido del nombre de dominio en disputa de Internet, accediendo a ello el Demandado para evitar problemas, por ello actualmente no está en línea. Sin embargo, ahora quieren apropiarse del nombre de dominio en disputa sin abonar sus costes de registro.
El Demandado, que no aporta ninguna evidencia que pueda sustentar sus alegaciones, considera que no es posible que la Demandante pretenda apropiarse del nombre de dominio en disputa mediante este procedimiento, solicitando asesoramiento y que sea rechazada la Demanda.
6. Debate y conclusionesLa Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. El Experto tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento.
A. Idioma del procedimientoAl amparo del párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto determina que el idioma del procedimiento sea el español, en atención a las circunstancias del caso y para garantizar la celeridad del proceso, dado que ambas partes se encuentran domiciliadas en países de habla española (México y Perú), habiendo demostrado conocer y comprender el idioma español en la correspondencia con el Centro en relación a este procedimiento. Además, conforme a lo acreditado por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha estado ligado a un contenido en idioma español, y, el Demandado no se ha opuesto explícitamente a la solicitud de la Demandante para que el procedimiento se sustancie en español, sino que ha presentado su Contestación en este idioma, por lo que se puede considerar que ha prestado su consentimiento implícitamente para que el procedimiento se sustancie en español.
A. Identidad o similitud confusaEl Experto considera que la Demandante ostenta derechos sobre la marca BODEGA AURRERA a efectos de la Política, tanto como resultado de sus registros marcarios, como por medio del uso continuado de esta marca en el mercado.
El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse y prestar sus servicios, se reproduce de forma cuasi íntegra en el nombre de dominio en disputa, juntando los términos que lo componen mediante la eliminación de la vocal “a” intermedia entre los mismos (la letra final del término “bodega” o inicial del término “aurrera”), en lo que constituye una práctica bastante habitual en la formación de nombres de dominio cuando los componentes que los integran coinciden en su letra intermedia (final del primer término e inicial del siguiente), y se añade una vocal “a” adicional” al final de la marca, repitiendo la última letra de la marca, en lo que puede constituir un error tipográfico común, obvio o intencional. La marca BODEGA AURREA es reconocible en el nombre de dominio en disputa y el gTLD “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento de la Política. Véanse en este sentido las secciones 1.7, 1.9 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Por tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca BODEGA AURRERA, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEl análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan prima facie la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, correspondiendo al Demandado la carga de refutar tales evidencias, acreditando la existencia de alguna de las circunstancias mencionadas en el párrafo 4 (c) de la Política, u otras análogas que pudieran justificar la existencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.
La Demandante ha presentado evidencias que acreditan que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado, en un primer momento, tras su registro, para albergar una página web, y, posteriormente, y hasta el requerimiento remitido al Demandado, para reenviar a otra página web (presumiblemente del Demandado), ambas con contenido similar relativo a un catálogo de productos presumiblemente de la Demandante, incluyendo diversa información y material promocional relativo a estos productos, todo ello sin autorización de la Demandante ni relación alguna entre las partes.
El Experto nota, asimismo, de las evidencias aportadas por la Demandante, que las mencionadas páginas no aportaban información clara sobre la falta de relación existente entre las partes. Su contenido, así como diversas expresiones contenidas en las mismas, como el propio título de la página “Catálogo Bodega Aurrera en línea 2020” y la indicación en la nota relativa a los derechos de copyright situada al final “© 2020 Catalogo Bodega Aurrera 2020, Creado con GeneratePress”, reforzaban o generaban la posible confusión o afiliación entre estas páginas y la Demandante.
El Demandado, en relación a estas alegaciones y evidencias, ha reconocido en su Contestación que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado en relación a una página web “simple que no tiene ni dos visitas semanales”, que trata de temas de supermercados y moda, señalando además que debido al requerimiento de la Demandante procedió a retirar su página web para evitar problemas.
El Experto considera que tal actuación del Demandando no puede ser considerada como un uso legítimo del nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que el mismo genera confusión con la Demandante y su marca, no concurriendo los requisitos enunciados, para casos similares, por la decisión OKI Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra.
Tampoco el uso actual del nombre de dominio en disputa relativo a una página web de parking que incluye enlaces promocionales PPC a páginas de terceras empresas, algunas competidoras de la Demandante, es calificable como un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, ya que se trata de un uso que trata de capitalizar la notoriedad de la marca con fines promocionales en favor de otras empresas de su mismo sector, es decir, en favor de otras empresas competidoras. El Experto considera además que el Demandado, como titular del nombre de dominio en disputa, no puede eximir su responsabilidad respecto al contenido al que, con arreglo a lo acreditado por la Demandante, se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa. Véase en este sentido la sección 2.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto estima conveniente aclarar que el uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado nunca puede ser calificado como legítimo con arreglo a la Política, si sugiere falsamente una afiliación con la Demandante y su marca. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante.
A juicio del Experto, la propia naturaleza del nombre de dominio en disputa, que incluye la marca BODEGA AURRERA de la Demandante de forma casi íntegra con mínimas variaciones reflejan una práctica habitual en la formación de nombres de dominio y pueden constituir un error tipográfico común en relación a la misma, crea un riesgo de confusión y de asociación implícito. Por lo que es difícil concebir la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa, ya que, la confusión o riesgo de asociación se encuentra implícito en el propio nombre de dominio en disputa. Véase en este sentido la sección 2.5.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Es también destacable la falta de contestación del Demandado a los diversos requerimientos de la Demandante, siendo su reacción ante éstos la retirada del contenido al que inicialmente se encontraba ligado el nombre de dominio en disputa, así como la reacción del Demandado ante este procedimiento, no alegando ningún derecho o interés legítimo, salvo el derivado de la mera adquisición del nombre de dominio en disputa y, no aportando ningún tipo de evidencia.
Todas estas circunstancias impiden considerar, a juicio del Experto, que el Demandado haya desvirtuado la acreditación prima facie presentada por la Demandante a los efectos de la Política, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.
El estándar de prueba aplicable bajo la Política es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto ha podido comprobar, haciendo uso de los poderes que le confiere la Política, mediante diversas búsquedas en Internet, un análisis del contenido de la página web corporativa de la Demandante y de las evidencias aportadas por la Demandante, que la marca BODEGA AURRERA goza de fuerte presencia en Internet, siendo este un canal utilizado por la Demandante para la promoción y comercialización de sus productos.
El Experto ha comprobado asimismo que la marca BODEGA AURRERA tiene amplia implantación y popularidad, pudiendo ser calificada como notoria dentro de su sector y ampliamente conocida por el público en general, al menos, en México. El negocio de la Demandante se remonta al año 1958 (cuando se abrió la primera tienda en México), la marca BODEGA AURRERA ha sido objeto de uso continuado para identificar los establecimientos de la Demandante desde hace más de cincuenta años (desde 1970), y la Demandante tiene importante presencia en redes sociales (como Facebook donde cuenta con más de ocho millones de seguidores).
El Experto ha comprobado también que la Demandante opera hipermercados en las principales ciudades de México y otros países de Centroamérica, incluyendo Perú, donde el Demandado se encuentra domiciliado según los datos de registro del nombre de dominio en disputa.
Estas circunstancias unidas al contenido al que, en un primer momento, después de su registro, estuvo ligado el nombre de dominio en disputa (relativo a un listado de productos referido como catálogo de los productos de la Demandante del ejercicio 2020), y la propia composición del nombre de dominio en disputa que incluye la marca de la Demandante con mínimas alteraciones que pueden constituir un error tipográfico común relativo a la misma, hacen difícil considerar, en un balance de probabilidades, que el Demandado no conociera la existencia de la marca BODEGA AURRERA cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa.
Además, el uso y contenido al que ha estado ligado el nombre de dominio en disputa no acredita derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en relación al nombre de dominio en disputa, ni se ha formulado ninguna alegación ni aportado ninguna evidencia en este sentido por el Demandado, salvo la mera alegación de haber adquirido legalmente el nombre de dominio en disputa.
Es importante destacar también que la falta de uso efectivo del nombre de dominio en disputa o su vinculación actual respecto a una página web de parking que incluye enlaces promocionales PPC a páginas web de terceros (algunas relacionadas con el sector en el que opera la Demandante, que compiten con o capitalizan la notoriedad de la marca BODEGA AURRERA), corroboran la mala fe del Demandado, no pudiendo éste denegar su responsabilidad respecto a este contenido, por el que, presumiblemente, se puede generar algún tipo de lucro económico (aun cuando el Demandado no se haya beneficiado directamente). Véase en este sentido las secciones 3.3 y 3.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que, en un balance de probabilidades, que la Demandante y su marca BODEGA AURRERA han sido objetivo específico del Demandado, en primer momento para aumentar el tráfico de su página web buscando la confusión o asociación con la Demandante y su marca notoria, y, posteriormente, vinculando el nombre de dominio en disputa a una página de parking de Sedo que contiene diversos enlaces promocionales PPC, algunos relativos a empresas competidoras de la Demandante (que compiten o capitalizan la notoriedad de la marca BODEGA AURRERA), por los que presumiblemente se puede generar algún tipo de lucro económico. Por lo que, en definitiva, todas las circunstancias cumulativas del caso, permiten, a juicio del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe a los efectos de la Política respecto al registro y uso del nombre de dominio en disputa, considerando cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 11 de junio de 2021