Le Requérant est PLR IP Holdings, LLC, Etats-Unis d’Amérique, représenté par Dentons Europe AARPI, France.
Le Défendeur est Benhamou, Polarokids, France, représenté par Maître Azmi, France.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrementLe nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée en anglais par PLR IP Holdings, LLC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 25 mai 2021. En date du 25 mai 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 26 mai 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 29 mai 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 3 juin 2021.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 4 juin 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 juin 2021. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 24 juin 2021.
En date du 22 juillet 2021, le Centre nommait Edoardo Fano comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
La langue de la procédure est le français, étant la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux, conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application.
4. Les faitsLe Requérant est PLR IP Holdings, LLC, une société américaine active dans le domaine de la photographie, titulaire de plusieurs enregistrements pour la marque POLAROID, parmi lesquels:
- marque française POLAROID No. 1544009, enregistrée le 8 août 1988, renouvellement de l’enregistrement No. 1064069 du 22 août 1978;
- marque de l’Union Européenne POLAROID No. 000145938, enregistrée le 7 décembre 1998.
L’activité du Requérant se développe aussi sur Internet à travers plusieurs sites Internet avec des noms de domaine ayant pour objet la marque POLAROID tels que
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 10 novembre 2020 et dirige vers un site Internet pour la promotion et la vente d’appareils photo instantanés destinés aux enfants.
Le 1er février 2021 le représentant du Requérant a adressé un courrier de mise en demeure au Défendeur, sans obtenir aucune réponse.
Le 10 février 2021 le Requérant a présenté une opposition, toujours en cours, contre la demande de marque française No. 4701744 POLAROKIDS déposée par le Défendeur le 16 novembre 2020.
5. Argumentation des parties A. RequérantLe Requérant considère que le nom de domaine litigieux est similaire à sa marque POLAROID, qui se trouve reproduit dans son intégralité dans le nom de domaine litigieux, avec simplement l’adjonction de deux lettres, à savoir la lettre “K” intercalée entre les lettres “POLARO” et “ID” et la lettre “S” à la fin, en donnant lieu au mot descriptif anglais “kids” (“enfants” en français) qui sera facilement perçu par le public comme évoquant produits et services destinés aux enfants.
Le Requérant soutient ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, étant donné que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque pour l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux, que le Défendeur ne fait pas un usage légitime non-commercial ou un usage loyal du nom de domaine litigieux et que le Requérant a présenté une opposition, toujours en cours, contre la demande de marque française POLAROKIDS déposée par le Défendeur le 16 novembre 2020.
Enfin, le Requérant prétend que la notoriété de sa marque permet de conclure qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux le Défendeur ne pouvait qu’avoir connaissance de l’existence de la marque du Requérant et que dès lors, l’enregistrement du nom de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi. Selon le Requérant, le nom de domaine litigieux est aussi utilisé par le Défendeur de mauvaise foi, pour perturber l’activité du Requérant et en tirer un bénéfice commercial, en créant confusion parmi les consommateurs.
B. DéfendeurLe Défendeur conteste le fait que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque POLAROID, l’élément commun “POLAR” étant descriptif et issu du terme français “polariser” ou “polarisation”, tandis que la deuxième partie du nom de domaine litigieux, “OKIDS”, et de la marque du Requérant, “OID”, ont un significat diffèrent, à savoir une apocope des mots anglais “of” (“des” ou “pour” en français) et “kids” (“enfants” en français) dans le premier cas et le mot anglais “oid” (“qui rassemble à” en français) dans le deuxième cas. En outre, selon le Défendeur le mot anglais “kids” n’est pas un mot compréhensible pour le public pertinent français.
Le Défendeur soutient ensuite d’avoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, ayant déposé une demande de marque française pour POLAROKIDS le 16 novembre 2020: malgré l’opposition du Requérant contre cette marque, la procédure est toujours en cours.
Enfin, le Défendeur ne conteste pas la notoriété de la marque du Requérant, mais soutient qu’elle n’est pas connue pour les mêmes produits et services que le nom de domaine litigieux, à savoir produits et services destinés aux enfants. Cela permet de conclure que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré et n’est pas utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.
6. Discussion et conclusionsLe paragraphe 4(a) des Principes directeurs énumère trois conditions que le Requérant doit justifier pour obtenir une décision établissant que le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur soit radié ou transféré au Requérant:
(i) le nom de domaine litigieux est identique à, ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard du nom de domaine litigieux; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionSelon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le Requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire à une marque sur laquelle le Requérant a des droits.
Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux
Le nom de domaine litigieux associe à la marque POLAROID du Requérant deux lettres, à savoir la lettre “K” intercalée entre les lettres “POLARO” et “ID” et la lettre “S” à la fin. De plus, l’adjonction de ces deux lettres donne lieu au mot anglais “kids” (“enfants” en français), c’est-à-dire à un terme descriptif qui, pour le public pertinent français, serait compréhensible et évoquant produits et services destinés aux enfants, selon l’avis du Requérant. La Commission administrative estime que l’ajout de termes descriptifs ou lettres à un nom de domaine est insuffisant pour créer une distinction avec la marque du Requérant, comme établi antérieurement dans plusieurs décisions UDRP.
En ce qui concerne enfin l’adjonction de l’extension de premier niveau (generic Top-Level Domain (“gTLD”)) “.com”, la Commission administrative rappelle qu’il a également été établi dans plusieurs décisions UDRP que les extensions de premier niveau ne sont pas un élément distinctif pris en considération lors de l’évaluation du risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux. Voir la section 1.11 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0 (Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, « Synthèse de l’OMPI, version 3.0 »).
En conséquence, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou intérêts légitimesConformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant doit être en mesure de prouver l’absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux. Dans la mesure où il peut être parfois difficile d’apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ni d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption et, s’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Voir la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi que le Défendeur n’a ni droit, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Requérant n’a pas autorisé de Défendeur ni à utiliser sa marque POLAROID ni à enregistrer un nom de domaine similaire à cette marque, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé par le Défendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal, et le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux. Le Défendeur soutient que le fait d’avoir déposé une demande de marque française pour POLAROKIDS lui donne un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. La Commission administrative constate que la demande de marque du Défendeur a été présentée 6 jours après l’enregistrement du nom de domaine litigieux et qu’elle est actuellement objet d’une opposition déposée par le Requérant. De plus, dans tous les cas, l’existence d’une marque du Défendeur ne confère pas automatiquement des droits ou des intérêts légitimes au Défendeur (voir la section 2.12.2 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.).
En outre, la Commission administrative estime que la composition du nom de domaine litigieux comporte un risque d’affiliation implicite. Voir la section 2.5.1 de la Synthèse de l’OMPI, version 3.0.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs a été remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiLe paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive, peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine tel que prévu au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, si la Commission administrative les considère comme prouvées:
(i) circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis (par le défendeur) essentiellement dans le but de vendre, louer ou céder de toute autre manière l’enregistrement du nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service, ou à un concurrent de ce plaignant, à titre onéreux pour une contrepartie dépassant vos débours documentés liés directement au nom de domaine; ou
(ii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) dans le but d’empêcher le propriétaire de la marque commerciale ou de la marque de service de refléter la marque dans un nom de domaine correspondant, dans la mesure où (le défendeur a) adopté un comportement de ce type; ou
(iii) le nom de domaine a été enregistré (par le défendeur) essentiellement pour interrompre l’activité d’un concurrent; ou
(iv) en utilisant le nom de domaine, (le défendeur a) essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur le site Internet (du défendeur) ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet (du défendeur) ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui-ci.
Compte tenu de la réputation de la marque POLAROID, le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux
S’agissant de l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur, la Commission administrative estime que l’utilisation du nom de domaine litigieux dirigeant vers un site Internet qui se dédie à la promotion et à la vente des mêmes produits du Requérant, à savoir appareils photo instantanés, constitue une conduite de mauvaise foi pour perturber l’activité d’un concurrent et en tirer profit, en créant un risque de confusion parmi les internautes avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site Internet du Défendeur.
En outre, le fait que le Défendeur n’ait pas daigné répondre à la lettre de mise en demeure du Requérant conforte la Commission administrative dans son opinion que le nom de domaine litigieux objet de la présente procédure a été utilisé de mauvaise foi.
Dès lors, selon la Commission administrative, la mauvaise foi du Défendeur est établie tant au niveau de l’enregistrement que de l’utilisation du nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Enfin, cette décision est rendue uniquement dans le cadre de cette procédure UDRP et en vertu des Principes UDRP et des Règles d’application, elle est sans préjudice de toute autre décision qui serait rendue dans la procédure d’opposition concernant le dépôt de marque du Défendeur pour POLAROKIDS en cours devant l’INPI en France.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
Edoardo Fano
Expert Unique
Le 28 juillet 2021