La Demandante es Majestic Solutions, S.L., España, representada por METRICSON, S.L.U., España.
La Demandada es Nathalie Gutierrez, Telcel, Mexico.
2. El nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Wix.com Ltd.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2021. El 15 de junio de 2021 el Centro envió a Wix.com Ltd. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de junio de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 18 de junio de 2021 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 23 de junio de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 28 de junio de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de julio de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de julio de 2021.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de julio de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Respecto del lenguaje del Procedimiento: la Demanda se ha presentado en idioma español. El idioma del Acuerdo de Registro es el español.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa española que publica un portal en línea de anuncios clasificados de contenido erótico.
La Demandante es titular de la marca figurativa MILEROTICOS, registrada en España con el No. 3011365 para amparar productos de la clase 9, en particular, publicaciones electrónicas descargables. El registro de esta marca fue concedido el 27 de diciembre de 2011 y actualmente está vigente.
La Demandante ha solicitado la marca MILEROTICOS para distinguir servicios de la clase internacional 35 en México y España.
El nombre de dominio en disputa se registró el 17 de abril de 2021.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante opera en el mercado desde el año 2012 y ostenta notoriedad y una posición consolidada en toda Latinoamérica, destacando en países como México, Colombia, Chile, Brasil, así como en países de la Unión Europea, tales como, España e Italia.
La Demandante utiliza el nombre de dominio
La Demandante opera localmente en varios países, dependiendo del país, utiliza nombres de dominio locales.
La Demandante utiliza en México los nombres de dominio
La Demandante evidencia que el volumen de tráfico obtenido por su sitio web en México, constituye el 51,97% del tráfico total obtenido por el sitio web de titularidad de la Demandante durante este último año, lo cual se traduce en 3.144.000.881 mil millones de visitas en dicho territorio.
El volumen de tráfico del sitio web de titularidad de la Demandante, números de usuarios y nuevos usuarios adquiridos, revelan el grado de conocimiento y notoriedad alcanzado por el sitio web de la Demandante en el territorio mexicano así como la relevancia de ese mercado para la Demandante.
La Demandante cuenta con 35 nombres de dominio que incorporan la marca registrada MILEROTICOS, y son utilizados en los mercados respectivos.
La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa incluye la totalidad de la marca registrada MILEROTICOS de titularidad de la Demandante, con la única diferencia que añade a la indicación geográfica “México”.
La Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa con mala fe para alojar un sitio web cuyas características revisten de una similitud innegable con sitio web de titularidad de la Demandante.
La Demandada utiliza la marca MILEROTICOS de la Demandante para distinguir su sitio web con los colores reivindicados en el registro de marca de la Demandante.
B. DemandadaLa Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesEl párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.
El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos marcarios. La Demandante aportó prueba de la titularidad sobre registro de la marca MILEROTICOS en España, país de su domicilio.
La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con su marca registrada por cuanto contiene la expresión “mileroticos”.
En el caso concreto, el Experto observa que el nombre de dominio en disputa
El Experto señala que los dominios de nivel superior (“TLDs” por sus siglas en inglés), como por ejemplo “.com,” “.biz,” “.edu,” “.org”, no son tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza del nombre de dominio en disputa con la marca registrada. Ello es así porque los TLDs son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio. En este caso, la extensión “.com”, no se tiene en cuenta para el análisis de similitud confusa.
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca MILEROTICOS de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosLa carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al Demandado establecer derechos o intereses legítimos.
En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar prima facie la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa. En particular ha demostrado, en las pruebas presentadas en el procedimiento, ser titular de derechos respecto del registro de marca MILEROTICA en España y el uso de la misma por medios digitales en diversos países incluyendo México con cifras significativas respecto del tráfico que generan sus sitios web.
A su vez, la Demandada no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De hecho, la Demandada no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, la Demandada no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que la Demandada no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, ni refutar el caso prima facie de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:
(i) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandada está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.
(ii) La Demandada no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la palabra “mileroticos” en la operación de su negocio.
(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma a la Demandada el uso de la marca MILEROTICOS.
(iv) No existe prueba alguna que acredite que la Demandada es o ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)ii).
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo los cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.
Para determinar la existencia de mala fe en el registro del nombre de dominio es fundamental determinar si la Demandada conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante. El registro de marca MILEROTICOS data de 2011 mientras que el registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa es del 17 de abril de 2021. La marca de la Demandante ha tenido una presencia digital extendida en varios sitios web en Latinoamérica incluyendo a México lo cual está evidenciado. Por ende, no parece deberse al azar que la Demandada haya escogido precisamente la expresión “mileroticos” para formar el nombre de dominio en disputa sino más bien a que la Demandada conocía de las actividades de la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.
Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa, al que se le ha añadido el término “mexico”.
En cuanto al uso de mala fe, de acuerdo con las pruebas presentadas por la Demandante, la Demandada ha redireccionado el nombre de dominio en disputa a su propio sitio web creando un riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación, promoción o respaldo del sitio web de la Demandada.
Ninguno de estos hechos, pruebas y argumentos de la Demandante sobre la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa fueron desvirtuados por la ausencia de contestación de la demanda. Por lo tanto, no hay prueba que permita al Experto descartar la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa.
Así, el Experto considera que el nombre de dominio
En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa,
Daniel Peña
Experto Único
Fecha: 13 de agosto de 2021