La Demandante es Luis M. Marcos del Pozo, Floristerias y Decoración Bedunia, S.L.,1 España, representada por Alt Advocati, España.
La Demandada es Envios y Servicios Flor 10 S.L., España.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS SE.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de junio de 2021. El 18 de junio de 2021 el Centro envió a 1&1 IONOS SE vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de junio de 2021 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 5 de julio de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con una enmienda a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de julio de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de julio de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de julio de 2021.
El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de julio de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una empresa española, constituida en 2009, que opera en el sector del comercio de flores, plantas y adornos florales en la localidad de Salamanca (España), principalmente en el ámbito funerario. La Demandante detenta dos floristerías en la ciudad de Salamanca, un local destinado a “taller floral”, así como una floristería ubicada en uno de los tanatorios de esta localidad, en concreto, el Tanatorio San Carlos. La Demandante identifica sus floristerías en la ciudad de Salamanca con el nombre comercial FLORISTERIAS BEDUNIA y la floristería ubicada en el Tanatorio San Carlos con el nombre comercial TANATOS FLORAL. El Experto dentro de los poderes generales articulados inter alia en el párrafo 10 del Reglamento, ha consultado la página web corporativa de la Demandante “www.floristeriasbedunia.com”, así como la página web del Tanatorio San Carlos de Salamanca “www.tanatoriosancarlos.es”.
El Demandante Sr. del Pozo es titular de varios nombres comerciales registrados en España, en concreto:
El Nombre Comercial Español No. 0313964 TANATOS FLORAL, registrado el 6 de febrero de 2014, en la clase 31;
El Nombre Comercial Español No. 0313963 FLORISTERIA BEDUNIA, registrado el 31 de marzo de 2014, en la clase 31;
El Nombre Comercial Español No. 0313962 FLORES SALAMANCA, registrado el 28 de marzo de 2014, en clase 31; y
El Nombre Comercial Español No. 0422414 FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA, registrado el 24 de junio de 2021, en las clases 38 y 44.
La Demandante es también titular de varios nombres de dominio que se corresponden con sus nombres comerciales, incluyendo
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de septiembre de 2020 y alberga una página web en idioma español, que ofrece servicios de venta y envío de arreglos de florales funerarios a todos los tanatorios de la ciudad de Salamanca. Esta página web incluye en su encabezamiento la leyenda en letras mayúsculas “ENVIAR FLORES A TANATORIOS DE SALAMANCA”, así como, en su parte superior izquierda, un logo formado por cuatro pétalos u hojas en dos tonos diferentes de color azul, y la indicación “FTSa Floristeria Tanatorio Salamanca”. Esta página web incluye varias secciones de productos específicos (coronas, centros y ramos funerarios, corazones y cruces), e indica respecto a la “Floristería Tanatorio Salamanca” que:
“Nuestra Floristería Tanatorio de Salamanca es una Floristería, asentada en Salamanca, con una amplia experiencia en el Sector Floral, especializada en Trabajos Funerarios y arreglos de flores fúnebres […]”.
Igualmente, dentro de la sección “Sobre Nosotros” de indica de forma destacada que:
“Floristería Tanatorio de Salamanca es una floristería de Salamanca con más de 23 años de experiencia en el sector floral. Especializado en todo tipo de trabajos florales para la entrega en todos los tanatorios de la provincia de Salamanca. Nuestro principal objetivo es la satisfacción de cada uno de nuestros clientes, ofreciéndoles trabajos de la máxima calidad”.
En el pie de la página web se especifica “sobre nosotros” que “Floristería Tanatorio Salamanca está ubicada en Salamanca en la Explanada del Cementerio”, proporcionando una dirección situada en la avenida adyacente a la calle en la que se ubica en Tanatorio San Carlos de esa localidad, y se proporciona un teléfono de contacto 24h para pedidos.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante sostiene en la Demanda:
El nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico hasta el punto de crear confusión con la marca sobre el que la Demandante ostenta derechos. La Demandante opera a través del nombre de dominio
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que carece de autorización para el uso del nombre de la marca registrada en 2020 como FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA registrado por la Demandante. La denominación social de la Demandada no se corresponde con el nombre de dominio en disputa, la Demandada tiene su domicilio social en otra localidad (Vitoria-Gasteiz), carece de tienda física en Salamanca y carece de exclusividad para la venta de flores en el tanatorio de esta localidad. El 15 de diciembre de 2020, la Demandante remitió un requerimiento de cese en el uso del nombre de dominio en disputa, mediante burofax, a la Demandada, que ha sido desatendido.
El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El uso del nombre de dominio en disputa genera confusión en los consumidores, dando a entender que se trata de la propia floristería del Tanatorio de Salamanca, pudiendo perjudicar al buen nombre de la Demandante y su marca. La Demandada intenta atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, así como a su página web paralela “www.flor10.com”, generando la posibilidad de un riesgo de confusión con la marca de la Demandante, en cuanto a la titularidad de la página web ligada al nombre de dominio en disputa, así como respecto al origen de los productos y servicios ofrecidos, ya que tanto la Demandante como la Demandada operan en el mismo sector y ofrecen los mismos productos.
La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.
B. DemandadaLa Demandada sostiene en su Contestación a la Demanda:
La ausencia de justificación de titularidad debe determinar la inadmisión de la Demanda. No existe identidad entre el titular del nombre comercial y el titular de los nombres de dominio y del negocio alegados en la Demandada, no habiéndose justificado la existencia de ningún contrato de licencia de derechos de propiedad industrial entre los Demandantes.
El nombre de dominio en disputa fue registrado con anterioridad al registro del nombre comercial FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA en el que se funda la Demanda.
La Demandante no aporta ninguna evidencia que acredite la alegación de ser la propietaria en exclusiva de la venta de flores en el “Tanatorio de Salamanca”. La Demandante limita su actividad al “Tanatorio San Carlos”, que, en su página web (“www.tanatoriosancarlos.es”), ofrece servicios de floristería haciendo mención a la Demandante, bajo el nombre comercial TANATOS FLORAL (que se encuentra registrado en España a nombre del Demandante Sr. del Pozo), no existiendo confusión con el nombre de dominio en disputa, que hace referencia a todos los tanatorios de la ciudad y de la provincia de Salamanca (existen 5 tanatorios, 4 de ellos en la ciudad de Salamanca) y a la realización de envíos a funerales en todos los pueblos de esta provincia. Es cuestionable que la Demandante realice su actividad (desde el año 2009) a través del nombre de dominio
La Demandada no dispone de establecimiento en la ciudad de Salamanca, ofreciendo servicios en un sistema de negocio B2C (Bussiness to Comsumer), que permite a sus clientes recoger sus productos en una red de colaboradores ubicados en la ciudad de Salamanca, incluida, entre otras, la floristería que se indica en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, pero tal circunstancia carece de relevancia en el presente procedimiento. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, otorga derechos iguales a todos los operadores independientemente de su localización y el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, no denota una especial vinculación con un territorio concreto.
La Demandada ostenta derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que fue registrado con anterioridad al registro del nombre comercial de la Demandante, siendo utilizado para alojar una página web legitima mediante la cual presta sus servicios de venta de flores, en cuya promoción y desarrollo ha invertido fondos y trabajo. La Demandada ha realizado inversiones en su posicionamiento en buscadores, generando un importante fondo de comercio y “goodwill”. El requerimiento de la Demandante es posterior al registro del nombre de dominio en disputa y cuando se envió carecía de fundamento, ya que la Demandante todavía no había obtenido el registro del nombre comercial FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA. Esta circunstancia temporal evidencia que la alegada confusión de los consumidores no ha podido producirse, además, tal confusión se evita mediante la información proporcionada al consumidor al realizar su adquisición, siendo informado de forma reiterada sobre el origen de los productos y servicios durante el proceso de compra.
La Demandante no ha acreditado sus alegaciones relativas a la mala fe de la Demandada. En el momento del registro del nombre de dominio en disputa no existían los derechos de propiedad industrial alegados en la Demanda, no pudiendo existir, por tanto, un ánimo de aprovecharse de los mismos, ni un ánimo de cybersquattingo una voluntad de impedir que un legítimo titular de marca registrara el nombre de dominio relativo a la misma. La página web “www.flor10.com” no es una página paralela sino una de las muchas páginas web de la Demandada, y el nombre de dominio en disputa no efectúa ningún redireccionamiento a otra página web, sino que alberga una página web independiente, en la que no se hace mención a derechos de propiedad industrial de terceros, sino propios. No existe por parte de la Demandada la intención de vender o ceder el uso del nombre de dominio en disputa a terceros a cambio de precio alguno, sino seguir utilizándolo para realizar su actividad. Cuando el nombre de dominio en disputa ha sido registrado antes de la existencia de los derechos de propiedad industrial alegados, como en el presente caso, solo en circunstancias excepcionales podrían acreditar la existencia de mala fe, que no se han acreditado en el presente caso. La Demandante se ha limitado a alegar la existencia de un derecho posterior.
De prosperar la Demanda, la Demandante podría aprovecharse del fondo de comercio y popularidad lograda por la Demandada a través del nombre de dominio en disputa, pudiendo darse un supuesto de reverse highjacking.
La Demandada considera que no procede el recurso solicitado por la Demandante.
6. Debate y conclusionesLa Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y el Experto considera que la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política, teniendo autoridad para decidir la controversia, mediante el examen de los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento.
El Experto considera que la circunstancia de que los derechos de propiedad industrial alegados por la Demandante se encuentren bajo la titularidad del Demandante Sr. del Pozo, que es socio y administrador de la Demandante Floristerias y Decoración Bedunia, S.L., no afecta a su legitimación común para interponer la Demanda, considerando que se sobreentiende la existencia entre ellos de un común control y consentimiento mutuo para la interposición de la Demandada.
A. Identidad o similitud confusaEl Experto considera que la Demandante ostenta derechos sobre el nombre comercial FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA, por razón de su registro.
La cuestión de si un nombre comercial (registrado o no) puede ser considerado como “marca” a efectos de la Política, ha sido tomada en consideración en decisiones previas con arreglo a la Política.
Algunas decisiones, optando por un concepto amplio de “marca”, han considerado acertada la asimilación del nombre comercial español registrado al concepto de “marca de productos y servicios” contemplado en la Política, por cuanto la legislación marcaria española otorga al nombre comercial un régimen de protección equiparable al de las marcas. Véase en este sentido, por ejemplo, Eco Green Palet, S.L. v. Juan Miguel Rodríguez Lumbreras,
Caso OMPI No. D2005-0050.
Sin embargo, otras decisiones adoptadas con arreglo a la Política han precisado que no cabe la equiparación, como tal, del nombre comercial (registrado o no) al concepto de “marca de productos o servicios” previsto en la Política, ya que un nombre comercial es el nombre de un comercio, de una empresa o empresario individual, que identifica a éstos en el trafico económico, pero no necesariamente actúa como una marca de productos o de servicios, es decir, no necesariamente identifica los productos o servicios de la empresa o empresario individual, a menos que esté registrada o se utilice como tal (dependiendo del derecho continental o de common law que rija en el específico país o estado). Véase en este sentido Latam Hotel Corporation, S.A. c. Victor Barrot Cabrera,
Caso OMPI No. D2015-0395.
El Experto considera que la cuestión de la posible equiparación del nombre comercial con el concepto de “marca” de la Política, depende del uso que, en cada caso concreto, se realice respecto al nombre comercial en cuestión, de forma que, si el mismo se utiliza por su titular, no solo como identificador de su empresa en el trafico económico, sino, además, como identificador del origen empresarial de sus productos o servicios, realizando, en la práctica, un uso del mismo a título de marca, sería perfectamente posible su equiparación al concepto de “marca” previsto en la Política, siendo, en realidad, equivalente a una marca no registrada, utilizada como tal en el trafico económico para distinguir productos o servicios.
Por otro lado, respecto a la cuestión de si los derechos de propiedad industrial alegados por la Demandante han de ser prioritarios respecto al registro del nombre de dominio en disputa, la Política no hace referencia específica a la fecha en la que el titular de la marca adquirió sus derechos, siendo suficiente que éstos existan en el momento de presentación de la Demanda. De modo que, siempre que los derechos alegados en la Demanda existan en el momento de presentación de ésta, la circunstancia relativa al registro del nombre de dominio en disputa con anterioridad a que la Demandante haya adquirido sus derechos de propiedad industrial que alega, no excluye su legitimación para presentar la Demanda ni afecta al examen del primer elemento de la Política, si bien, solo en circunstancias excepcionales cabrá demostrar la mala fe de la Demandada. Véase en este sentido la sección 1.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
En el caso que nos ocupa la Demandante ha alegado ser titular y usar el nombre comercial y marca FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA y el nombre de dominio similar
Sin embargo, no se han acreditado estas circunstancias, no aportando evidencia alguna relativa al alegado uso del mencionado nombre comercial desde 2009, no como mero identificador de la empresa Demandante, sino, además, como identificador también de sus productos y servicios. No existen, por tanto, en el expediente, evidencias que permitan valorar si este nombre comercial se ha utilizado como identificador de los productos y servicios de la Demandante, o como simple nombre comercial identificador de su empresa o su comercio, ni tampoco evidencias que permitan constatar el uso del mismo con anterioridad a la fecha de presentación de la Demanda revelando su existencia en el momento de presentación de la misma.
El Experto nota que el
El Experto no ha podido, por tanto, encontrar ninguna referencia, ni obra en el expediente ninguna evidencia, que permita constatar si el referido nombre comercial FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA, es o no utilizado también a título de marca para identificar los productos y servicios de la Demandante. Por ello, aunque es evidente la identidad entre el nombre de dominio en disputa y el nombre comercial alegado por la Demandante, el Experto considera que no se han aportado evidencias suficientes que permitan determinar si el derecho de propiedad industrial mencionado puede ser equiparable al concepto de “marca de productos o servicios” de la Política, no siendo, por tanto, posible determinar si concurre el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política en relación al mismo.
Respecto a los demás nombres comerciales alegados en la Demanda, en concreto, los nombres comerciales registrados TANATOS FLORAL, FLORISTERIA BEDUNIA y FLORES SALAMANCA, nota el Experto que tampoco se han aportado, ni constan en el expediente, evidencias suficientes que permitan analizar si los mismos han sido objeto de un uso, exclusivamente como nombres comerciales, o, también, como marcas identificadoras del origen empresarial de los productos y servicios de la Demandante en el sentido de la Política. Sin embargo, en cualquier caso, a juicio del Experto, tales nombres comerciales no presentan una similitud tal con el nombre de dominio en disputa que permita considerar que existe similitud confusa en el sentido de la Política, no siendo tales derechos de propiedad industrial reconocibles en el nombre de dominio en disputa. Véase en este sentido la sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto considera, por tanto, que no es posible determinar que concurra el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimos, registro y uso del nombre de dominio de mala feNo siendo posible determinar la concurrencia del primer elemento de la Política, no resulta necesario entrar en el análisis de la concurrencia de los restantes elementos de la misma.
Sin embargo, el Experto desea precisar que la Política extiende su ámbito de aplicación, no a todos los procedimientos relativos a nombres de dominio, sino, en concreto, a los supuestos de ciberocupación, en los que tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa se haya producido de mala fe.
Por lo que, en el presente caso, al encontrarse registrado el nombre comercial FLORISTERIA TANATORIO SALAMANCA (único respecto al cual, a juicio del Experto, el nombre de dominio en disputa podría presentar similitud confusa en el sentido de la Política) con carácter posterior al registro del nombre de dominio en disputa, salvo que se hubiera acreditado la existencia de una marca no registrada anterior al registro del nombre de dominio en disputa, hubiera sido necesario que la Demandante acreditase la existencia de circunstancias especiales de las que pudiera desprenderse la mala fe de la Demandada en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, es decir, se debería haber acreditado la existencia de circunstancias excepcionales que indicasen que la intención de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa era capitalizar injustamente los derechos de marca (aun no registrada) de la Demandante. En cambio, el Experto nota que tal acreditación de circunstancias excepcionales que determinen la posible existencia de mala fe por parte de la Demandada en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, no se ha producido.
El Experto considera adecuado precisar, además, que esta decisión no implica la aprobación del registro y del uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, desde la perspectiva de otros ámbitos jurídicos, como la legislación de competencia desleal o la legislación marcaria, que exceden del ámbito de las Política y, por tanto, de las facultades que la misma otorga a este Experto.
Queda, por tanto, a salvo el derecho que asiste a las Partes para acudir a la jurisdicción competente u otros medios de resolución de conflictos, que no resultan afectados ni se encuentran vinculados por esta decisión, dada la distinta naturaleza y carácter independiente de la Política.
C. Secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputaSe ha alegado por parte de la Demandada el posible uso instrumental del presente procedimiento para apropiarse la Demandante, de mala fe, del nombre de dominio en disputa y, con él, del fondo de comercio y goodwill generado en relación al mismo mediante el esfuerzo de la Demandada.
El Experto considera que la falta de evidencias aportadas por la Demandante, en sustentación de sus alegaciones, no son suficientes para determinar que el presente procedimiento se haya iniciado con una intención instrumental y de mala fe, sino que solo indican que no se ha cumplido convenientemente con la carga probatoria, siendo posible que tal actuación esté motivada por desconocimiento y no por mala fe.
El Experto no considera, por tanto, que proceda declarar la existencia de un intento de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa.
7. DecisiónPor las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.
Reyes Campello Estebaranz
Experto Único
Fecha: 13 de agosto de 2021
1 La Demanda ha sido presentada conjuntamente por la empresa Floristerias y Decoración Bedunia, S.L. y el señor Luis M. Marcos del Pozo, socio y administrador de esta entidad, siendo el Sr. del Pozo titular del nombre comercial FLORISTERIAS TANATORIO SALAMANCA. Se considera a ambos como Demandantes, haciendo referencia a ambos de forma conjunta, en esta decisión, como “la Demandante”, salvo que se especifique de forma concreta la referencia a uno u otro, en algún supuesto concreto, como “la Demandante Floristerias y Decoración Bedunia, S.L.” o “el Demandante Sr. del Pozo” respectivamente.