Il Ricorrente è Enel S.p.A., Italia, rappresentato da Società Italiana Brevetti, Italia.
Il Resistente è Contact Privacy Inc. Customer 1249043291, Canada / Luog Caleea, Italia. 2. Il nome a dominio e il Registrar
Il nome a dominio contestato Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 9 luglio 2021 via email. Il 9 luglio 2021, il Centro ha trasmesso via email al Registrar una richiesta di verifica dei dati relativi al nome a dominio contestato. Il 10 luglio 2021, il Registrar ha trasmesso al Centro via email la risposta, con cui è stato rivelata l’identità del titolare del nome a dominio contestato e le sue informazioni di contatto, informazioni che differiscono da quelle del Resistente nominato nel Ricorso. Il Centro ha inviato un’email al Ricorrente il 16 luglio 2021 fornendo i dati identificativi del titolare del nome a dominio contestato e le informazioni relative alla lingua dell’accordo di registrazione fornite dal Registrar, e invitando il Ricorrente a modificare conformemente il Ricorso. Il Ricorrente ha trasmesso al Centro il Ricorso modificato in data 27 luglio 2021. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso come anche del Ricorso modificato alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”). In conformità con le Norme, paragrafi 2 e 4, in data 28 luglio 2021, il Centro ha notificato il Ricorso. In conformità con le Norme, paragrafo 5, la Risposta doveva essere inviata al Centro entro il 17 agosto 2021. Il Resistente non ha fatto pervenire una Risposta formale. Il 20 agosto 2021, il Centro ha notificato l’inadempienza del Resistente. Il Centro ha nominato, in data 30 agosto 2021, Anna Carabelli quale Membro Unico del Collegio nel caso in esame. Alla luce di quanto sopra, il Collegio conferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza in conformità con le Norme, paragrafo 7. 4. I presupposti di fatto Il Ricorrente è una delle maggiori società italiane nel mercato dell’energia. Con oltre 46 GW di capacità installata, gestisce la maggior parte della rete italiana di distribuzione di energia elettrica e gas, servendo oltre 26 milioni di clienti italiani. Il Ricorrente è la capogruppo del Gruppo Enel, che opera attraverso le sue controllate in più di 32 paesi in 4 continenti e porta energia a circa 64 milioni di clienti. ll Ricorrente possiede diverse registrazioni di marchi per ENEL in tutto il mondo (Allegato 15 al Ricorso), e i particolare le seguenti (Allegato 14 al Ricorso): - Registrazione marchio italiano n° 1299011, registrato il 1 giugno 2010; Il Ricorrente è altresì titolare di oltre 100 nomi a dominio contenenti il marchio ENEL (Allegato 16 al Ricorso) tra cui Il Ricorrente è stato official partner e/o sponsor di numerose manifestazioni sportive note a livello internazionale. Il nome a dominio contestato è stato registrato il 5 gennaio 2021; alla data di presentazione del Ricorso esso indirizza ad una pagina web che viene peraltro segnalata dal sistema come pericolosa a causa di malware o phishing, come documentato nel Ricorso stesso. 5. Argomentazioni delle parti A. Ricorrente Il ricorrente afferma e sostiene che: (a) il nome a dominio contestato è confondibilmente simile al marchio ENEL di cui il Ricorrente è titolare, in quanto lo incorpora nella sua interezza con l’aggiunta del termine “italos”. Pertanto gli utenti di Internet e i consumatori focalizzeranno inevitabilmente la loro attenzione sul termine “enel” associandolo al ben noto e identico marchio del Ricorrente. Inoltre, nel linguaggio corrente italo/italos indica una origine italiana nella sua accezione italiana e inglese (ad es. ITALO-Britannico significa di origine Italiana e Inglese). (b) Il Convenuto non ha diritti o interessi legittimi sui nomi di dominio contestato poiché: (i) il Ricorrente non ha autorizzato o in alcun modo dato il consenso al Resistente a registrare e utilizzare il nome a dominio contestato; (ii) l’uso da parte del Resistente del nome a dominio contestato non costituisce un’offerta in buona fede di beni o servizi o un uso legittimo non commerciale e non vi è evidenza che prima della notifica del presente procedimento al Resistente quest’ultimo abbia posto in essere atti preparatori connessi ad un utilizzo in buona fede del nome a dominio contestato; (iii) il nome a dominio contestato punta semplicemente ad una pagina web inattiva che viene peraltro segnalata dal sistema come pericolosa a causa di malware o phishing. (c) Il nome a dominio contestato è stato registrato in malafede. In quanto: (i) il marchio ENEL del Ricorrente è noto in tutto il mondo e in Italia, dove ha sede il Resistente; (ii) “enel” non è un termine comune o descrittivo ed il fatto che esso sia incorporato nel nome a dominio contestato indica che il Resistente mirava al marchio del Ricorrente al momento della registrazione del nome a dominio contestato. Il nome a dominio contestato è inoltre utilizzato in malafede per una pagina priva di qualsiasi contenuto e sfrutta la reputazione del marchio ENEL del Ricorrente; ciò integra una condotta di c.d. “passive holding” in cui la giurisprudenza internazionale, nel caso a domini contenenti marchi anteriori noti, individua un chiaro indice di malafede. B. Resistente Il Resistente non ha presentato alcuna Risposta. 6. Motivi della decisione Il paragrafo 15(a) delle Norme indica i principi che il Collegio deve applicare nel decidere la controversia e precisa che “Il Collegio decide un ricorso sulla base delle dichiarazioni e dei documenti presentati dalle Parti in accordo con la Policy, le Norme ed ogni norma e principio di legge che ritiene applicabile”. Il paragrafo 4(a) della Policy elenca i tre elementi che il ricorrente deve provare per ottenere una decisione che stabilisca che il nome a dominio registrato dal resistente debba essere cancellato o trasferito al ricorrente stesso: (i) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanti diritti; Il paragrafo 4(b) della Policy enuncia quattro circostanze esemplificative, che, ai fini del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, costituiscono prova della registrazione e dell’uso in malafede di un nome a dominio. Il paragrafo 4(c) della Policy stabilisce tre circostanze illustrative, ognuna delle quali, se provata dal resistente, costituisce prova dei diritti o degli interessi legittimi del resistente sul nome di dominio contestato ai fini del paragrafo 4(a)(ii) della Policy di cui sopra. A. Identità o somiglianza confusa tra il nome a dominio contestato ed il marchio del Ricorrente Il Collegio rileva che il Ricorrente ha provato di essere titolare del marchio ENEL sulla base delle registrazioni citate nella precedente sezione 4 e dei relativi certificati di marchio presentati come Allegato 15 al Ricorso. Secondo l’orientamento prevalente dei Collegi OMPI (cfr. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, 3a edizione – di seguito “WIPO Overview 3.0”- sezione 1.8), laddove il marchio è riconoscibile all'interno del nome a dominio contestato, l’aggiunta del termine “italos”non esclude la somiglianza confusa ai fini dell’accertamento del requisito di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy. Nello specifico, il nome a dominio contestato incorpora il marchio ENEL nella sua interezza e ad avviso del Collegio non può sussistere alcun dubbio circa la sua somiglianza confusa con il marchio del Ricorrente. D’altro canto l’aggiunta del dominio di primo livello generico (“gTLD”) “.org” è certamente irrilevante ai fini della valutazione della somiglianza confusa tra marchio e nome a dominio (cfr. WIPO Overview 3.0, sezione 1.11). Il Collegio ritiene quindi provata la prima condizione di cui al paragrafo 4(a)(i) della Policy. B. Assenza di diritti o d’interessi legittimi del Resistente in relazione al nome a dominio contestato Il paragrafo 4(c) della Policy elenca, a titolo esemplificativo, le seguenti circostanze atte a dimostrare l’esistenza in capo al resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio, ovvero: (i) l’uso o la preparazione all’uso del nome a dominio per l’offerta al pubblico in buona fede di beni e servizi; (ii) il fatto che il resistente sia comunemente conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio registrato; e (iii) un legittimo uso non commerciale del nome a dominio, oppure un uso commerciale dello stesso, senza però l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. Secondo il costante orientamento dei Collegi OMPI, il ricorrente deve fornire la prova prima facie dell’insussistenza, in capo al resistente, di un diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; verificatosi ciò, è onere del resistente fornire prova contraria (cfr. WIPO Overview 3.0, sezione 2.1). Nello specifico, il Ricorrente dichiara di non aver autorizzato, concesso in licenza o permesso l’uso del marchio ENEL al Resistente che d’altra parte non può dimostrare alcun legittimo uso non commerciale del nome a dominio contestato. Il Ricorrente ha inoltre fornito evidenza del fatto che il nome a dominio contestato indirizza ad una pagina ingannevole in vista. Il Collegio ritiene che il Ricorrente abbia assolto al proprio onere probatorio. Non presentando una Risposta formale, il Resistente non ha invocato alcuna circostanza che avrebbe potuto dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio contestato ai sensi del paragrafo 4(c) della Policy. Il Collegio ritiene dunque sussistente anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(ii) della Policy. C. Registrazione e Uso in Malafede Ai sensi del paragrafo 4(a)(iii) della Policy, il Ricorrente deve dimostrare che il nome a dominio contestato è stato registrato e viene utilizzato in malafede. Il nome a dominio contestato incorpora il marchio ENEL del Ricorrente. Data la distintività e la consolidata notorietà del marchio del Ricorrente (riconosciute anche in Enel S.p.A. v. Lucky Graziano, enel.website, Caso OMPI n. D2021-1014) non è concepibile che il Resistente non avesse in mente detto marchio al momento della registrazione del nome a dominio contestato e questo suggerisce che tale registrazione sia stata effettuata in malafede (cfr. WIPO Overview 3.0, sezione 3.2.2) con l’intento deliberato di creare l’impressione di un’associazione con il Ricorrente. Il Collegio ritiene altresì che ricorra anche il secondo requisito di cui al paragrafo 4(iii)(a) della Policy, cioè l’uso in malafede. La circostanza che il nome a dominio contestato viene segnalato dal sistema come pericoloso a causa di malware o phishing conferma la malafede . Rientrano infatti nell’ambito di applicazione del paragrafo 4(a)(iii) tutte quelle ipotesi in cui la registrazione del dominio è avvenuta in malafede e le circostanze specifiche del caso inducano a ritenere che il resistente continuerà ad agire in malafede. Nel caso di specie, alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che non sia configurabile alcun uso legittimo del nome a dominio contestato da parte del Resistente e che il Resistente abbia registrato e utilizzato il nome a dominio contestato in malafede. Il Collegio ritiene dunque sussistente anche la condizione di cui al paragrafo 4(a)(iii) della Policy. 7. Decisione Per i motivi sopra esposti e ai sensi dei paragrafi 4(i) della Policy e 15 delle Norme, il Collegio dispone il trasferimento a favore del Ricorrente del nome a dominio contestato Anna Carabelli
- Registrazione marchio italiano n° 0000825734, registrato il 4 ottobre 2000;
- Registrazione marchio dell’Unione Europea n° 000756338, registrato il 25 giugno 1999;
- Registrazione Marchio Internazionale, n° 1322301, registrato il 4 febbraio 2016, paesi designati: Cina, Colombia, Algeria, Israele, Marocco, Messico, Federazione Russa, Turchia, gli Stati Uniti d'America.
(ii) il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato in malafede.
Membro Unico del Collegio
Data: 13 settembre 2021
Full & Egal Universal Law Academy