La Demandante es Google LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Carlos Polo y Asociados, España.
El Demandado es Domains By Proxy, LLC, Estados Unidos / maagaard sl, jesus bueno, España.
2. Los Nombres de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El Registrador de los citados nombres de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de julio de 2021. El 30 de julio de 2021 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 30 de julio de 2021 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. De acuerdo con la información recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa es el inglés. La Demandante presentó una solicitud el 13 de agosto de 2021, en la que solicita que el español sea el idioma del procedimiento, a la cual el Demandado no ha contestado.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en inglés y español, dando comienzo al procedimiento el 8 de septiembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de septiembre de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de octubre de 2021.
El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de noviembre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
Respecto al idioma del procedimiento, el Experto considera debidamente fundamentada la solicitud del Demandante en el sentido que el español sea en este caso el idioma del procedimiento, entre otros, teniendo en cuenta que el Demandado tiene su domicilio en España y este idioma ha sido utilizado en toda la correspondencia intercambiada entre las partes con antelación a la presentación de la Demanda. Frente a estos argumentos el Demandado guardó silencio. En consecuencia, el Experto considera que el idioma del procedimiento es el español.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una compañía de responsabilidad limitada de Delaware con sede en Mountain View, California, Estados Unidos. En 1998, Larry Page y Sergey Brin, desarrolladores de un motor para mejorar la búsqueda en Internet, fundaron Google y comenzaron a utilizar dicho motor de búsqueda en Internet ese año. En pocos años, la Demandante revolucionó el acceso de cualquier persona a la información en cualquier lugar.
La Demandante ofrece bajo su marca GOOGLE de productos y servicios relacionados con Internet, software, hardware y otras tecnologías. Uno de los servicios más reconocidos de la Demandante es YouTube. Hoy YouTube está disponible en 100 países y en 80 idiomas.
YouTube es una plataforma para compartir videos que ofrece una amplia variedad de contenido multimedia generado por los usuarios, incluyendo videos musicales, clips de TV y otros videos como video blogs, videos originales cortos, contenido educativo, entretenimiento, publicidad, entre otras. Fue creado por tres ex empleados de PayPal en febrero de 2005 y adquirido por Google en noviembre de 2006. Desde su adquisición por Google, YouTube se convirtió en una de las plataforma de intercambio de videos más exitosas del mundo. Tiene más de mil millones de usuarios, casi un tercio de todas las personas en Internet, y cada día esos usuarios ven mil millones de horas de video, generando miles de millones de visitas. YouTube lanzó versiones locales en más de 100 países y se puede navegar por YouTube en un total de 88 idiomas diferentes (que cubren el 95% de la población de Internet).
La Demandante posee numerosos registros de marcas YOUTUBE en la Unión Europea, España y registros internacionales, entre otros, los siguientes:
- Marca española No. 2748754, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 10 de enero de 2007 y concedida el 26 de noviembre de 2007, para distinguir servicios de las clases 38.
- Marca Internacional No. 897049, que designa la Unión Europea, YOUTUBE, denominativa, registrada el 1 de marzo de 2006, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38, y 41.
- Marca Internacional No. 991364, que designa, entre otros, la Unión Europea, YOUTUBE, figurativa, registrada el 16 de octubre de 2008, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38, 41 y 42.
- Marca Internacional No. 1402341, que designa la Unión Europea, YOUTUBE, denominativa, registrada el 8 de diciembre de 2017, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 41 y 42.
- Marca de la Unión Europea No. 5226964, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 28 de julio de 2006 y registrada el 3 de julio de 2008, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42.
- Marca de la Unión Europea No. 5227251, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 28 de julio de 2006 y registrada el 24 de julio de 2008, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42.
- Marca de la Unión Europea No. 5226964, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 28 de julio de 2006 y registrada el 3 de julio de 2008, para distinguir servicios de las clases 35, 38, 41 y 42.
- Marca de la Unión Europea No. 10311108, YOUTUBE, denominativa, solicitada 4 de octubre de 2011 y registrada el 7 de marzo de 2012, para distinguir productos de las clases 16, 21 y 25.
- Marca de la Unión Europea No. 10311132, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 4 de octubre de 2011 y registrada el 7 de marzo de 2012, para distinguir productos de las clases 16, 21 y 25.
- Marca de la Unión Europea No. 12177366, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 27 de septiembre de 2013 y registrada el 19 de febrero de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 16, 29, 30, 39, 43 y 45.
- Marca de la Unión Europea No. 12177317, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 27 de septiembre de 2013 y registrada el 5 de febrero de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 29, 30, 39, 43 y 45.
- Marca de la Unión Europea No. 13018866, YOUTUBE NATION, figurativa, solicitada el 23 de junio de 2014 y registrada el 13 de noviembre de 2014, para distinguir servicios de las clases 38 y 41.
- Marca de la Unión Europea No. 12183976, YOUTUBE, denominativa, solicitada el 1 de octubre de 2013 y registrada el 13 de febrero de 2014, para distinguir servicios de la clase 45.
- Marca de la Unión Europea No. 13573423, YOUTUBE MUSIC KEY, figurativa, solicitada el 15 de diciembre de 2014 y registrada el 11 de mayo de 2015, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 42.
- Marca de la Unión Europea No. 13578786, YOUTUBE CLE MUSIQUE, figurativa, solicitada el 16 de diciembre de 2014 y registrada el 21 de abril de 2015, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 42.
- Marca de la Unión Europea No. 14780704, YOUTUBE RED, figurativa, solicitada el 10 de noviembre de 2015 y registrada el 27 de agosto de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42.
- Marca de la Unión Europea No. 17163932, YOUTUBE, figurativa, solicitada el 31 de agosto de 2017 y registrada el 23 de marzo de 2018, para distinguir productos y servicios de las clases, 16, 25, 35, 38, 41, 42 y 45.
- Marca de la Unión Europea No. 17542655, YOUTUBE SPACE, figurativa, solicitada el 29 de noviembre de 2017 y registrada el 27 de marzo de 2018, para distinguir servicios de las clases 35 y 41.
- Marca de la Unión Europea No. 18010236, YOUTUBE PULSE, figurativa, solicitada el 15 de enero de 2019 y registrada el 22 de mayo de 2019, para distinguir servicios de las clases 35 y 41.
- Marca de la Unión Europea No. 17997098, YOUTUBE KIDS, figurativa, solicitada el 6 de diciembre de 2018 y registrada el 24 de abril de 2019, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 38 y 42.
Los nombres de dominio en disputa fueron registrados en el 2020.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteYouTube es una de las plataformas para compartir vídeos más reconocidas, utilizadas y prestigiosas del mundo. La Demandante aporta numerosa documentación en la que se acredita el renombre adquirido por la marca YOUTUBE en España y a nivel mundial, en la que aparece en las primeras posiciones de los rankings de informadores como Alexa, YouGov’s, Statista, eMarketer, Branz, entre otras.
En cuanto a la identidad o similitud confusa entre la marca de la Demandante y los nombres de dominio en disputa, ésta afirma que dichos nombres de dominio en disputa incorporan en su totalidad las marcas de la Demandante, que, además, gozan de gran reputación. Añade que esta circunstancia, siguiendo diversas decisiones bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, (la “Política UDRP” por sus siglas en inglés), permite considerar confusamente similar el nombre de dominio en disputa con respecto a la marca de la Demandante. Así lo estima también la sección 1.7 de la Sinopsis de la OMPI de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Respecto a la expresión “plus” que junto con las letras “rs” complementa al elemento distintivo de los nombres de dominio en disputa, considera que esta adición no sirve para distinguirlo de las marcas de la Demandante ya que la adición de una palabra descriptiva no impide considerar la existencia de similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio en disputa.
La Demandante afirma que la adición de las extensiones de primer nivel (“TLD” por sus siglas en inglés) “.co,” “.com,” org,” “.shop,” y “.store” no establecen diferenciación alguna al ser técnicamente necesarias.
La Demandante considera que los nombres de dominio en disputa inducen a creer a los consumidores que estas o su titular están afiliados o tienen relación comercial con la Demandante.
De todo lo cual la Demandante concluye que la intención del Demandado es apropiarse indebidamente de la reputación adquirida por aquélla.
La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa porque no ha sido autorizado ni licenciado para usar la marca de la Demandante; tampoco ha habido ni hay relación alguna entre las partes ni existe prueba alguna de que el Demandado sea comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa ni es titular de un registro de marca a su nombre. El Demandado tampoco ha realizado preparativos demostrables para usar dichos nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de servicios de buena fe, sino que resuelve a una página de parking de nombres de dominio.
La Demandante argumenta que la reputación mundial de su marca es prueba inequívoca de la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, de acuerdo con la doctrina de decisiones previas bajo la Política.
Según la Demandante, los nombres de dominio en disputa no soportan ninguna página web activa. El Demandado pretende así inducir a error a los consumidores para hacerles creer que los nombres de dominio en disputa y/o su titular se encuentran afiliados con Google.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesEl párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.
La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa:
(i) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa;
(iii) que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados y utilizados de mala fe.
El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos marcarios vigentes. La Demandante aportó prueba de la titularidad sobre registro de la marca YOUTUBE en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países incluyendo España, país del domicilio del Demandado.
La Demandante afirma que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con su marca registrada por cuanto contienen la marca YOUTUBE así como la expresión “youtubers”, derivada de la anterior y la cual comúnmente identifica a los usuarios de la plataforma.
En el caso concreto, el Experto observa que los nombres de dominio en disputa incorporan y reproducen en su totalidad la marca YOUTUBE de titularidad de la Demandante, agregando únicamente las letras “rs” que junto con la marca YOUTUBE usualmente hace alusión a los usuarios de la plataforma de la Demandante así como la palabra “plus” que generalmente significa mayor calidad o mejor servicio. Ver la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.
El Experto señala que los TLDs, “.co,” “.com,” org,” “.shop,” y “.store” no son tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o similitud confusa de los nombres de dominio en disputa con la marca registrada. Ello es así porque los TLDs son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio. En este caso, ninguna de las mencionadas extensiones se tiene en cuenta para el análisis de similitud confusa.
En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con la marca YOUTUBE de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosEl análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso prima facie de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al Demandado establecer derechos o intereses legítimos.
En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto de los nombres de dominio en disputa. En particular ha demostrado, en las pruebas presentadas en el procedimiento, ser titular de derechos respecto del registro de marca YOUTUBE en varios países y el uso de la misma por medios digitales en diversos países incluyendo España con cifras significativas respecto del tráfico que generan sus sitios web.
A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, el Demandado no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.
Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que el Demandado no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa, ni refutar el caso prima facie de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa:
(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa, en relación con la oferta de productos o servicios.
(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo de los nombres de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la marca de la Demandante YOUTUBE como parte dominante y reconocible en los nombres de dominio en disputa.
(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma a el Demandado el uso de la marca YOUTUBE en los nombres de dominio en disputa.
(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa.
Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)ii).
C. Registro y uso de mala feDe acuerdo con la Política, la tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.
A tenor de lo previsto por la Política, la mala fe en el uso y registro de los nombres de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el párrafo 4(b) de la Política establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe.
Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca de la demandante. En el presente procedimiento, se puede inferir que el Demandado tenía conocimiento de la marca YOUTUBE de la Demandante en el momento en que procedió al registro de los nombres de dominio en disputa ya que estos reproducen las marcas renombradas de la Demandante.
A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que los nombres de dominio en disputa no solo se han registrado de mala fe, por razón de la notoriedad de la marca YOUTUBE en varios países, incluyendo España, sino que también están siendo usados de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por la Política para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante ni en el momento de su registro ni en su posterior uso.
Para el Experto, el hecho de que Demandado haya decidido crear los nombres de dominio en disputa, permite inferir que el motivo fue crear la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado.
Respecto el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, como, de acuerdo con diversas decisiones emitidas por expertos nombrados de conformidad con la Política, la tenencia pasiva de un nombre de dominio, en ausencia de un derecho o interés legítimo de su titular, puede constituir mala fe. En tal escenario, se deben analizar las circunstancias de cada caso para determinar si la conducta del titular constituye mala fe (ver Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; y Kravet, Inc v. Youri van Oostendorp, Calipseo BV / Y. v. Oostendorp, Calipseo BV,Caso OMPI No. D2018-0400).
Tanto las pruebas presentadas por la Demandante como las circunstancias del caso evidencian que el Demandado conocía la marca YOUTUBE y el registro así como el uso pasivo de los nombres de dominio se encuadran en los supuestos de mala fe previstos en la Política. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa,
Daniel Peña Valenzuela
Experto Único
Fecha: Noviembre 29, 2021