La Demandante es JCDECAUX SA, Francia, representada por Nameshield, Francia.
El Demandado es Contact Privacy Inc. Customer 12411340157, Canada / Andres Acuña, Colombia.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio
El registrador del nombre de dominio en disputa es Google LLC.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de octubre de 2021. El 25 de octubre de 2021 el Centro envió a Google LLC., por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de octubre de 2021 Google LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la información del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 31 de octubre de 2021 suministrando la información del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Asimismo, ese día se envió una comunicación relacionada con el lenguaje del procedimiento siendo que la Demanda se presentó en inglés y el lenguaje del acuerdo de registro es el español. La Demandante presentó una Demanda enmendada y traducida al español el 3 de noviembre de 2011.
El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de noviembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de diciembre de 2021. El Demandado no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de diciembre de 2021.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de diciembre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una sociedad dedicada a la publicidad exterior, desde hace más de 50 años.
La Demandante es titular de los siguientes registros de marca, entre otros:
Marca
Jurisdicción
Número de Registro
Clase
Fecha de Registro
JCDECAUX
Internacional
803987
6, 9, 11, 19, 20, 35, 37, 38, 39, 41 y 42
27 de noviembre de 2001
JCDECAUX
Internacional
888494
6, 9, 12 y 39
20 de abril de 2006
De igual manera, la Demandante tiene una amplia cartera de nombres de dominio, dentro de los que destaca el nombre de dominio
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de octubre de 2021.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante argumenta lo siguiente:
Que es la empresa líder en publicidad exterior. Que desde hace más de 50 años ofrece soluciones que combinan el desarrollo urbano y la prestación de servicios públicos en más de 80 países.
Que actualmente conforma el único grupo empresarial presente en los tres principales segmentos del mercado de la publicidad exterior: mobiliario urbano, publicidad de transporte y vallas publicitarias.
Que tiene, a nivel mundial, aproximadamente 964,760 paneles publicitarios en aeropuertos, estaciones de tren y metro, centros comerciales, vallas publicitarias y mobiliario urbano.
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión
Que el nombre de dominio en disputa es similar a su marca notoriamente conocida JCDECAUX, ya que la incluye en su totalidad.
Que la adición del término “eventos” no es suficiente para distinguirlo de la marca de la Demandante.
Que la presencia del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com”, no debe tomarse en cuenta en el estudio de identidad o similitud confusa.
Que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con relación a la marca previamente registrada JCDECAUX.
II. Derechos o intereses legítimos
Que es el Demandando quien debe demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa.
Que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, ni está afiliado a la Demandante, ni ha sido autorizado por ésta para usar la marca JCDECAUX.
Que el Demandado no tiene ni derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.
Que el nombre de dominio en disputa está inactivo y que, por lo tanto, el Demandado no lo está usando en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe.
III. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Que el nombre de dominio en disputa es similar a la marca JCDECAUX de la Demandante.
Que el nombre de dominio en disputa no está activo y por lo tanto no es posible concebir ningún uso activo real o previsto plausible del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado que no sea ilegítimo.
Que, aunque el nombre de dominio en disputa parece no estar en uso, éste se ha configurado con registros MX, lo que sugiere que puede usarse activamente para fines de correo electrónico.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Dado que en el presente procedimiento el Demandado no presentó una Contestación formal a la Demanda presentada por la Demandante de conformidad con los artículos 5(e) y 14 del Reglamento, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Demandante que considere como razonables, de acuerdo con los artículos 16(a) y 16(c) del Reglamento (véase Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487 y Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónLa Demandante ha acreditado ser la titular de diversos registros internacionales que amparan la marca JCDECAUX. Los registros marcarios de la Demandante fueron concedidos con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca JCDECAUX porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya el término “eventos” no evita la similitud confusa de éste con la marca JCDECAUX de la Demandante (ver la sección 1.8 de Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”); ver también Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas,Caso OMPI No. D2007-0768; InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash,Caso OMPI No. D2000-0076; AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com,Caso OMPI No. D2000-0553; y Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours,Caso OMPI No. D2004-0388).
La adición del gTLD “.com” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés: “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver Ahmanson Land Company c. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859 y Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300).
Por lo tanto, se actualiza el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el párrafo 4.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre servicios; o
(ii) El Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios;
(iii) El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante ha argumentado que el Demandado no está afiliado a ella, y que no lo ha autorizado para usar la marca JCDECAUX. De igual manera, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa está inactivo. El Demandado no ha desvirtuado estas afirmaciones.
Así, no existe evidencia en el presente caso que demuestre que el Demandado es o haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni que haya sido asociado de manera alguna con la marca registrada JCDECAUX de la Demandante (ver Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431 y Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation,Caso OMPI No. D2004-0272).
Tomando en consideración la construcción del nombre de dominio en disputa, se deduce que el Demandado conoce a la Demandante, sus actividades y su marca notoriamente conocida JCDECAUX, porque hace alusión directamente a ella. Esta conducta conforma un intento de confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado (véase ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279 y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270).
Así, la Demandante ha presentado un caso prima facie, alegando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no ha presentado una Contestación, ni exhibido pruebas que desvirtúen esta afirmación.
En consecuencia, el Experto estima que se actualiza el supuesto establecido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
Como se ha dicho anteriormente, la Demandante es titular de un número considerable de registros internacionales para la marca JCDECAUX, los cuales fueron otorgados con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Con base en la información presentada por la Demandante en su escrito de Demanda, así como en la decisión emitida en JCDecaux SA c. Wang Xuesong, Wangxuesong, Caso OMPI No. DCC2017-0003, este Experto considera que la marca JCDECAUX es notoriamente conocida.
Dada la notoriedad de la marca JCDECAUX y su presencia a nivel mundial, es dable deducir que el Demandado conocía y tenía en mente a la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa, mismo que es confusamente similar a dicha marca, lo cual se traduce en mala fe oportunista (ver la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también L’Oréal c. Contact Privacy Inc. Customer 0149511181 / Jerry Peter,Caso OMPI No. D2018-1937; Gilead Sciences Ireland UC / Gilead Sciences, Inc. c. Domain Maybe For Sale c/o Dynadot,Caso OMPI No. D2019-0980; Dream Marriage Group, Inc. c. Romantic Lines LP, Vadim Parhomchuk,Caso OMPI No. D2020-1344; y Valentino S.p.A. c. Qiu Yufeng, Li Lianye,Caso OMPI No. D2016-1747).
El hecho de que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa, que reproduce en su totalidad la marca notoriamente conocida JCDECAUX, constituye en sí mismo mala fe (ver Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation).
No obstante que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, conforme a la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva (“desde los orígenes de la UDRP, los expertos han resuelto que la ausencia de uso de un nombre de dominio (incluyéndose los casos de páginas web en blanco o con la leyenda “próximamente”), no es óbice para que se emita una determinación de mala fe, conforme a la doctrina de la tenencia pasiva” (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH v. Godaddy.com, Inc.,Caso OMPI No. D2017-0246, y CBS Broadcasting Inc. v. Dennis Toeppen, Caso OMPI No. D2000-0003).
En este caso se han encontrado los siguientes hechos:
- La marca JCDECAUX es notoriamente conocida.
- Dicha marca no está conformada por una palabra genérica o de diccionario, sino que se trata de una marca arbitraria, creada por la Demandante.
-La citada marca refiere directa y particularmente a la Demandante y los servicios que ésta ofrece a nivel internacional.
- El nombre de dominio en disputa reproduce la marca JCDECAUX en su totalidad.
- El Demandado no ha presentado argumentos ni pruebas que expliquen la razón por la cual registró el nombre de dominio en disputa.
Por tanto, no es posible prever que pudiera haber un uso activo real o previsto del nombre de dominio en disputa que no fuera ilegítimo, conforme a la Política (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra; y CBS Broadcasting Inc. v. Dennis Toeppen, supra).
Por lo anterior, el Experto considera que se configura el último elemento de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 4 de enero de 2022