Le Requérant est Paycert, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est DEV Sgci, SGCI, Côte d’Ivoire.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrementLe nom de domaine litigieux
Une plainte a été déposée en français par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 octobre 2021. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 9 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 novembre 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 16 novembre 2021.
L’Unité d’enregistrement ayant confirmé la langue anglaise comme langue du contrat d’enregistrement, le Centre a envoyé une communication aux Parties par courrier électronique en français et en anglais concernant la langue de la procédure le 15 novembre 2021. Le lendemain, le Requérant a confirmé qu’il souhaitait que la procédure soit diligentée en français. Le Défendeur n’a pas soumis d’observations.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 23 novembre 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 décembre 2021. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 23 novembre 2021.
En date du 11 janvier 2022, le Centre nommait Matthew Kennedy comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faitsLe Requérant est une société fournissant des services de certification pour les interfaces proposant des transactions électroniques sécurisées. Le Requérant est une société filiale du Groupement des Cartes Bancaires. Ce dernier définit, en France, les modalités de fonctionnement du schéma de paiement par carte CB. En tant que système interbancaire de paiement et de retrait par carte en France, il représente plus de 10 milliards de transactions et a pour membres plus de 110 banques et entités fournissant des services de paiement. Afin de mener à bien sa mission de sécurisation et certification des transactions, le Groupement de Cartes Bancaires s’appuie entre autres sur le Requérant, qui est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française PAYCERT enregistrée sous le n° 3491655 en date du 29 mars 2007 pour identifier des produits et services dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42;
- la marque verbale internationale PAYCERT enregistrée sous le n° 948696 en date du 12 septembre 2007 pour identifier des produits et services dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42; et
- la marque verbale de l’Union européenne PAYCERT enregistrée sous le n° 005967311 en date du 5 mai 2008 pour identifier des produits et services dans les classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.
Les enregistrements de ces marques restent en vigueur. Le Requérant exploite la marque PAYCERT via des noms de domaine réservés par le Groupement des Cartes Bancaires, à savoir
Le Défendeur est DEV Société de Gestion et de Concept en Informatique (SGCI) dont le responsable est M. Cyrille Koffi. Le Défendeur exploite un site Internet en français au « www.sgci.ci »où il propose des services informatiques dont notamment des solutions dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 30 août 2021. Le Défendeur ne fait qu’un usage passif du nom de domaine litigieux.
Les parties ont échangé leurs contacts par courrier électronique en français le 16 septembre 2021 afin de discuter la réservation du nom de domaine litigieux. Par la suite, selon le Requérant, ils se sont parlés par téléphone.
5. Argumentation des parties A. RequérantLe nom de domaine litigieux doit être considéré comme étant identique ou à tout le moins très fortement similaire aux marques PAYCERT du Requérant, créant ainsi un risque de confusion.
Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En effet, le terme “Paycert” ne correspond pas à la dénomination du Défendeur et celui-ci n’est pas connu sous ce nom; il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux et le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à en être titulaire ni à l’exploiter; et le site Internet associé redirige vers une page d’erreur.
Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant jouit d’une reconnaissance en France depuis de nombreuses années compte tenu du domaine très spécifique dans lequel elle intervient et du nombre d’acteurs très limité. Par ailleurs, le Requérant jouit également d’une certaine réputation à l’international, grâce à ses partenariats avec différents organismes bancaires. Il va sans dire que le Défendeur ne peut avoir ignoré l’existence du Requérant ou de ses activités puisqu’il a indiqué au Requérant par téléphone vouloir exercer son activité dans le même domaine que celui du Requérant. Les internautes sont susceptibles de croire que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux redirige est un des sites institutionnels du Requérant, décliné sous une extension différente. Ainsi, les consommateurs sont susceptibles de croire que le site officiel du Requérant ne fonctionne pas correctement puisqu’il s’agit d’une page d’erreur.
B. DéfendeurLe Défendeur a accusé réception de la notification de la plainte, qu’il allait passer en revue et revenir au Centre ”au besoin”. Finalement, il n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6. Discussion et conclusions 6.1. Langue de la procédureLe paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. En l’espèce, l’Unité d’enregistrement a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.
Le Requérant demande que la procédure se déroule en français. A l’appui de sa demande, le Requérant soutient que le français est la langue maternelle à la fois du Requérant et du Défendeur; les échanges écrits et téléphoniques pré-contentieux entre les parties ont eu lieu en français; et l’Unité d’enregistrement est une société de droit français située en France.
Les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application disposent que la Commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale, à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments, et à ce que la procédure soit conduite avec célérité. Selon une jurisprudence constante, le choix de la langue de la procédure ne doit pas créer une charge excessive pour les Parties. Voir, par exemple, Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin,
Litige OMPI No. D2006-0593 ; Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical appliance co. ltd.,
Litige OMPI No. D2008-0293.
La Commission administrative remarque que la plainte et la plainte amendée ont été déposées en français. Le Défendeur, qui est établi dans un pays francophone, a envoyé un courriel électronique en français au Requérant avant cette procédure et a envoyé sa réponse en français dans le cadre de cette procédure aussi, ce qui démontre qu’il communique dans cette langue. D’ailleurs, son site Internet « www.sgci.ci » est en français. La Commission prend note également que le Centre a envoyé un courrier électronique concernant la langue de la procédure en anglais et en français mais le Défendeur n’a pas réagi sur la question de la langue de la procédure. La Commission administrative estime qu’exiger la traduction de la plainte en anglais créerait une charge excessive pour le Requérant et un délai injustifié dans la procédure.
Compte tenu de ces circonstances, selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application la Commission administrative décide que la langue de cette procédure est le français.
6.2. Quant au fondConformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir :
i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux; et
iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En outre, il revient au Requérant d’apporter la preuve que les trois conditions précédemment énoncées sont cumulativement réunies.
A. Identité ou similitude prêtant à confusionAu vu des éléments de preuve présentés, il est établi que le Requérant est titulaire de la marque verbale PAYCERT.
Le nom de domaine litigieux reproduit entièrement la marque PAYCERT avec l’ajout d’un tiret entre les termes “pay” et “cert”. L’ajout du tiret ne suffit pas à écarter un risque de confusion parce que la marque du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes directeurs, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 1.7.
La Commission administrative estime aussi que l’ajout de l’extension générique de premier niveau “.com” au nom de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins des Principes directeurs. Voir la Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.
Pour ces raisons, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque verbale PAYCERT du Requérant. Par conséquent, la Commission administrative considère que la première condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou intérêts légitimesLe paragraphe 4(c) des Principes directeurs dispose que la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache aux fins du paragraphe 4(a)(ii) peut être constituée, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, [le défendeur a] utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) [le défendeur est] connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) [le défendeur fait] un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
En ce qui concerne la première et la troisième circonstances énoncées ci-dessus, le Défendeur ne fait qu’un usage passif du nom de domaine litigieux. Rien dans le dossier n’indique qu’il ait utilisé le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet, ni qu’il fait un usage noncommercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine litigieux.
En ce qui concerne la deuxième circonstance énoncée ci-dessus, le nom du Défendeur, tel que vérifié par l’Unité d’enregistrement, est “DEV Sgci, SGCI”, “SGCI” étant le sigle de la Société de Gestion et de Concept en Informatique, dont le responsable est M. Cyrille Koffi. Rien dans le dossier n’indique que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux.
En résumé, la Commission administrative considère que le Requérant a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’a pas réfuté cette preuve prima facie parce qu’il n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la deuxième condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foiLe paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose que la preuve de ce qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée aux fins du paragraphe 4(a)(iii) dans certains cas de figure qui ne sont pas exhaustifs des circonstances susceptibles de constituer une telle preuve.
Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux le 30 août 2021, ce qui est bien postérieur à l’enregistrement de la marque PAYCERT du Requérant. Quoique la marque du Requérant est un terme inventé, le nom de domaine litigieux la reproduit, avec l’ajout d’un tiret entre les termes “pay” et “cert”. Le Défendeur fournit par le biais du site « www.sgci.ci » des services dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information, ce qui est un secteur spécialisé lié au secteur dans lequel le Requérant mène ses activités de certification pour assurer les transactions électroniques sécurisées. Selon les éléments de preuves fournies, lorsque l’on tape “paycert” dans la barre de recherche Google, le site Internet du Requérant ressort comme premier résultat. Alors, il y a tout lieu de croire que le Défendeur était conscient de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Quoique le nom de domaine litigieux ne mène à aucun site Internet actif, l’usage passif d’un nom de domaine ne fait pas obstacle à ce que son usage soit déclaré de mauvaise foi (voir par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,
Litige OMPI No. D2000-0003). Dans la présente procédure, la marque du Requérant est connue dans le secteur de l’accréditation des produits et la sécurisation des transactions électroniques en raison de son usage de longue date par le Requérant ainsi que par les fournisseurs de produits accrédités par lui. Le nom de domaine litigieux est presque identique à la marque du Requérant malgré le fait que la marque est un terme inventé. Les internautes sont susceptibles de croire à tort que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant. Le Défendeur ne présente aucune explication d’un usage actuel ou futur de bonne foi du nom de domaine litigieux.
Au vu de ce qui précède, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative considère que la troisième condition posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. DécisionPour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux
Matthew Kennedy
Expert Unique
Le 24 janvier 2022