La Demandante es Fashion Nova, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Ferdinand IP, LLC, Estados Unidos.
El Demandado es Shen Lin, China.
2. Los Nombres de Dominio y los RegistradoresLa Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El registrador del nombre de dominio en disputa
El registrador del nombre de dominio en disputa
La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de noviembre de 2021. El 4 de noviembre de 2021 el Centro envió a NIC.EC y a la Universidad del Valle de Guatemala por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 5 de noviembre de 2021, NIC.EC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la información del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El 5 de noviembre de 2021, la Universidad del Valle de Guatemala envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la información del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.
El Centro envió una comunicación, en inglés y en español, a las Partes, en fecha 10 de noviembre de 2021, señalando que la Demanda había sido presentada en español y el idioma del acuerdo de registro de un tercer nombre de dominio en disputa que inicialmente había sido objeto de la Demanda era el inglés. El Centro envió una comunicación electrónica, en inglés y en español, a la Demandante, en fecha 10 de noviembre de 2021, suministrando la información del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en español, en la cual retiraba el tercer nombre de dominio de la disputa, en fecha 12 de noviembre de 2021.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de noviembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de diciembre de 2021.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de diciembre de 2021. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante, Fashion Nova, LLC, es una empresa estadounidense fundada en 2006, dedicada a la comercialización de prendas de vestir y accesorios.
Entre otros, la Demandante es titular de los siguientes registros de marca:
Marca
Número de Registro
Clase
Jurisdicción
Fecha de registro
FASHION NOVA
4785854
25
Estados Unidos
4 de agosto de 2015
FASHION NOVA
5328984
25
Estados Unidos
7 de noviembre de 2017
FASHION NOVA
1338861
25
Australia, Unión Europea y México
13 de enero de 2017
Los nombres de dominio en disputa,
La Demandante ha presentado solicitudes de marca para FASHION NOVA en Guatemala y Ecuador.
El nombre de dominio en disputa
Que la Demandante es una empresa de ropa con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, fundada en 2006.
Que es titular de diversos registros para la marca FASHION NOVA en Estados Unidos y en otros países del mundo.
Que la Demandante se ha convertido en una de las compañías de ropa y comercio electrónico más conocidas en los Estados Unidos, con popularidad creciente a nivel internacional.
Que la Demandante publicita la marca FASHION NOVA ampliamente en redes sociales, en relación con materiales promocionales y puntos de venta, en vallas publicitarias, revistas y otras publicaciones de la industria, en ferias comerciales, eventos en vivo, así como en su sitio oficial “www.FashionNova.com” y otros sitios de Internet, lo cual le ha conferido prestigio y reconocimiento a dicha marca.
Que la marca FASHION NOVA tiene una fuerte presencia en redes sociales con más de 20 millones de seguidores en Instagram, casi 2.7 millones de seguidores en Facebook, 2.3 millones de seguidores en TikTok y 161,000 seguidores en Twitter.
Que, como resultado del extensivo uso de su marca registrada FASHION NOVA, y de la promoción de sus bienes y servicios, el público ha llegado a reconocer la marca como exclusiva de bienes y servicios de alta calidad. Asimismo, que la marca FASHION NOVA ha adquirido una gran reputación y ha desarrollado un alto grado de distinción, por lo que la Demandante ha establecido derechos sólidos, los cuales son exigibles frente a terceros.
Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca FASHION NOVA, ya que la reproducen íntegramente.
II. Derechos o intereses legítimosQue el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre la marca FASHION NOVA.
Que el Demandado no puede afirmar que alguna vez haya usado dicha marca, o bien que tenga autorización para hacerlo.
Que la Demandante no ha autorizado al Demandado para usar la marca FASHION NOVA en los nombres de dominio en disputa.
Que el Demandado no es licenciatario de la Demandada.
Que los derechos de la Demandante preceden a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.
Que el Demandado no es comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa.
Que el uso de los nombres de dominio en disputa es únicamente un intento por parte del Demandado para hacerse pasar por la Demandante en un intento de atraer a usuarios de Internet, haciéndoles creer que los nombres de dominio en disputa están afiliados con la Demandante.
III. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe
Que los nombres de dominio en disputa se registraron de mala fe por parte del Demandado, con la intención de venderlos a la Demandante.
Que la Demandante ha prevalecido en diversos casos similares de conformidad con la Política.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la demandante tiene derechos;
(ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Dado que en el presente procedimiento el Demandado no presentó una Contestación formal a la Demanda presentada por la Demandante de conformidad con los artículos 5(e) y 14 del Reglamento, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Demandante que considere como razonables, de acuerdo con los artículos 16(a) y 16(c) del Reglamento (véase Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487 y Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292).
A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónLa Demandante ha probado que es titular de diversos registros para la marca FASHION NOVA en varias clases y distintas jurisdicciones, entre las que se encuentran Estados Unidos, México y la Unión Europea.
Los nombres de dominio en disputa,
La adición de los dominios de nivel superior correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.gt” y “.ec” obedece a un requisito técnico en la estructura estándar del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés “DNS”), por lo que carecen de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud en grado de confusión en el presente procedimiento bajo la Política (ver Ahmanson Land Company c. Vince Curtis,Caso OMPI No. D2000-0859; Monty and Pat Roberts, Inc. c. J. Bartell,Caso OMPI No. D2000-0300).
Por lo anterior, se actualiza el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre servicios; o
(ii) El Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios;
(iii) El Demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante argumentó que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo en la marca FASHION NOVA, ni que puede probar que ha usado dicha marca. La Demandante afirmó que no ha autorizado al Demandado a usar la marca FASHION NOVA, ni ha concedido licencia o autorización alguna al Demandado para usar su marca y que éste carece de derechos previos relacionados con la marca FASHION NOVA. El Demandado no refutó estas manifestaciones.
No existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que el Demandado ha sido conocido por los nombres de dominio en disputa (ver Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja,Caso OMPI No. D2010-1431; y Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation,Caso OMPI No. D2004-0272).
De igual manera, la Demandante argumenta que el uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado configura un intento por hacerse pasar por la Demandante para atraer a los usuarios de Internet a los sitios web a los que resuelven los nombres de dominio en disputa, haciéndoles creer que se trata de páginas web autorizadas por la Demandada. El Demandado no refutó estos argumentos.
En virtud de lo anterior, tomando en consideración que los nombres de dominio en disputa están conformados únicamente por la marca FASHION NOVA, se deduce que el Demandado conocía a la Demandante, sus actividades y su marca cuando registró los nombres de dominio en disputa, ya que dichos nombres de dominio en disputa hacen alusión directamente a dicha marca. Esta conducta conforma una confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado (véase ver Allianz SE c. Fernando Notario Britez / Oneandone, Private Registration,Caso OMPI No. D2013-0279 y Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.,Caso OMPI No. D2000-0270).
Los nombres de dominio en disputa conllevan un alto riesgo de afiliación implícita al ser idénticos a la marca de la Demandante, ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).
Así, la Demandante ha presentado un caso prima facie, alegando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, mismo que no fue desvirtuado por el Demandado.
Por tanto, el Experto estima que se actualiza el segundo elemento de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
La Demandante es titular de un número considerable de registros para la marca FASHION NOVA en diversas jurisdicciones.
Con base en decisiones emitidas en precedentes sustanciados conforme a la Política, que involucran a la marca FASHION NOVA, y tomando en cuenta las pruebas presentadas por la Demandante, este Experto considera que la marca FASHION NOVA es notoriamente conocida.
Dada la composición de los nombres de dominio en disputa, es dable deducir que el Demandado conocía y tenía en mente a la Demandante cuando se convirtió en titular registrante de los mismos, los cuales son idénticos a la marca FASHION NOVA.
Los hechos anteriormente narrados también constituyen indicios de que el Demandado se había fijado como objetivo la marca FASHION NOVA de la Demandante, al momento de la adquisición de los nombres de dominio en disputa, lo cual denota una conducta oportunista de mala fe (ver la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también L’Oréal c. Contact Privacy Inc. Customer 0149511181 / Jerry Peter,Caso OMPI No. D2018-1937; Gilead Sciences Ireland UC / Gilead Sciences, Inc. c. Domain Maybe For Sale c/o Dynadot,Caso OMPI No. D2019-0980; Dream Marriage Group, Inc. c. Romantic Lines LP, Vadim Parhomchuk,Caso OMPI No. D2020-1344; y Valentino S.p.A. c. Qiu Yufeng, Li Lianye,Caso OMPI No. D2016-1747).
Asimismo, la Demandante argumentó y probó que el Demandado obtuvo los nombres de dominio en disputa con la finalidad de venderlos a la Demandante. En este sentido la Demandante exhibió un correo electrónico enviado por el Demandado en el que le comunicaba que diversos nombres de dominio, entre ellos los nombres de dominio en disputa, se encontraban a la venta en el sitio web denominado “SEDO”, y acreditó que en dicho sitio “www.sedo.com” los nombres de dominio en disputa se ofrecían en venta por la cantidad de 5,500 euros, cada uno.
Por lo tanto, resulta razonable inferir que los nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado con la intención de venderlos a la Demandante (dada la identidad de los nombres de dominio en disputa con la marca de la Demandante y la oferta de venta por parte del Demandado) por un valor que supera los costos previsiblemente relacionados directamente con el registro de los nombres de dominio en disputa, lo cual constituye un registro de mala fe en términos del párrafo 4(b) de la Política (ver la sección 3.1.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board c. Mohammad Alkurdi Caso OMPI No. D2017-0391).
El nombre de dominio en disputa
Conforme a la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, el hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva (“desde los orígenes de la UDRP, los expertos han resuelto que la ausencia de uso de un nombre de dominio (incluyéndose los casos de páginas web en blanco o con la leyenda “próximamente”), no es óbice para que se emita una determinación de mala fe, conforme a doctrina de la tenencia pasiva”). (ver Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003; “Dr. Martens” International Trading GmbH and “Dr. Maertens” Marketing GmbH c. Godaddy.com, Inc.,Caso OMPI No. D2017-0246, y CBS Broadcasting Inc. c. Dennis Toeppen, Caso OMPI No. D2000-0003).
En este caso se han encontrado los siguientes hechos:
- La marca FASHION NOVA es notoriamente conocida;
- Dicha marca refiere directa y particularmente a la Demandante y los productos y servicios que ésta ofrece, lo cual puede inferirse de su presencia en redes sociales con más de 20 millones de seguidores en Instagram, casi 2.7 millones de seguidores en Facebook, 2.3 millones de seguidores en TikTok y 161,000 seguidores en Twitter;
- Los nombres de dominio en disputa reproducen la marca FASHION NOVA en su totalidad;
- El Demandado no ha presentado argumentos ni pruebas que expliquen la razón por la cual registró los nombres de dominio en disputa, idénticos a la marca FASHION NOVA;
-El Demandado ha comunicado a la Demandante que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta, por un valor que supera los costos previsiblemente relacionados directamente con su registro.
Por tanto, no es posible prever que pudiera haber un uso activo de los nombres de dominio en disputa que no fuera ilegítimo, conforme a la Política (ver Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, supra; y CBS Broadcasting Inc. v. Dennis Toeppen, supra).
Por lo anterior, se actualiza el supuesto del último elemento de la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa,
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 31 de diciembre de 2021