Las Demandantes son American Gaia Corp., Belice, STF Group SA, Colombia, representadas por Sergio Cabrera Torres Abogados, Colombia.
La Demandada es Withheld for Privacy Purposes, Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf, Islandia / Dorothy McClure, España.
2. Los Nombres de Dominio y el RegistradorLa demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa
El registrador de los citados nombres de dominio en disputa es NameCheap, Inc.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de noviembre de 2021. El 17 de noviembre de 2021 el Centro envió a NameCheap, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 17 de noviembre de 2021, Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 18 de noviembre de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. Asimismo, el Centro envió una comunicación a las Partes el 18 de noviembre de 2021 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro para los nombres de dominio en disputa era el inglés. Las Demandantes presentaron una Demanda enmendada en fecha noviembre 19, 2021, en donde además solicitó que el idioma del procedimiento sea el español.
El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda (en adelante la “Demanda”) cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de diciembre de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de diciembre 2021.
El Centro nombró a Pablo A. Palazzi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de enero de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
4. Antecedentes de HechoLas Demandantes son American Gaia Corp y STF Group SA. La Sociedad demandante STF GROUP S.A. fue registrada en la Cámara de Comercio de Cali, Colombia en el año 1996 y se dedica a la fabricación, distribución, compra y venta de toda clase de mercancías para damas, caballeros y niños, así como la importación y exportación de la misma clase de mercancía.
La Sociedad demandante AMERICAN GAIA CORP, es titular de toda la familia de Marcas STUDIO F y ELA registradas en Colombia desde el año 2002 (estando también registradas en otras jurisdicciones) en diversas clases, entre otras las clases 3, 14, 18, 25, 35 y 38.
La Sociedad AMERICAN GAIA CORP le otorgó a la Sociedad STF GROUP S.A. la licencia para el uso las marcas STUDIO F y ELA. La Demandante STF GROUP S.A opera dos sitios web oficiales de las marcas STUDIO F y ELA, saber “www.studiof.com.co” y “www.ela.com.co”.
Los nombres de dominio en disputa
La sociedad AMERICAN GAIA CORP es titular de una familia de marcas asociadas a las denominaciones STUDIO F y ELA y que se integran por múltiples signos distintivos, de los cuales, se aportan los correspondientes títulos marcarios para distinguir los productos y servicios comprendidos en las Clases 3, 14, 18, 25, 35 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los nombres de dominio en disputa incorporan parcialmente las marcas comerciales STUDIO F y en forma exacta las marcas ELA de titularidad de la sociedad AMERICAN GAIA CORP. La Demandada ha agregado las palabras “ropa” y “online” en los nombres de dominio en disputa, las cuales son de propiedad exclusiva de la sociedad demandante.
La Demandada ha pretendido inducir a error a los usuarios al desarrollar unas páginas web de manera idéntica a las páginas web oficiales de STF GROUP S.A, lo que, sin lugar a dudas, ha generado confusión de mala fe para engañar a los usuarios de Internet con fines comerciales.
Por otro lado, el nombre de dominio en disputa
La Demandada carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa dado que no son titulares de ningún derecho de propiedad industrial para legitimar el uso de las marcas en Colombia o en el exterior. Además, las Demandantes no han autorizado a la Demandada a usar o explotar las marcas STUDIO F o ELA.
La Demandada está utilizando los nombres de dominio en disputa para desviar de mala fe a los consumidores que intentan acceder a las páginas web oficiales de las Demandantes. En el contenido de los nombres de dominio en disputa se puede apreciar que los sitios de las Demandantes fueron similarmente reproducidos incluyendo el aspecto visual, trade dress y funcionamiento general de los sitios web de comercio electrónico; inclusive reproduciendo sin autorización las fotografías oficiales de las marcas STUDIO F y ELA; situación que también configura una violación a los derechos patrimoniales de autor de propiedad de la sociedad demandante.
La Demandada ha:
- suplantado los sitios web de forma planeada, estratégica y deliberada, cuyos registros fueron realizados con fechas cercanas de los nombres de dominio en disputa.
- diseñado los sitios web con rasgos idénticos de tipografía, a través del uso de las marcas de mi representada, las fotografías propias y prendas de vestir que se identifican con las marcas notorias STUDIO F y ELA, todo lo anterior, da fe del actuar de mala fe y temeridad de la Demandada.
Las Demandante solicita como medida que los nombres de dominio en disputa sean transferidos a las Demandantes.
B. DemandadoEl Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesDe acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, las Demandantes deben probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:
(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio; y
(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos por la Política respecto al presente caso.
A. Idioma del ProcedimientoDe acuerdo al Reglamento, párrafo 11.a), “[…] el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.” En el presente caso la Demanda se presentó en español y la Demandante ha solicitado que el procedimiento se tramite en español pese a que el idioma del acuerdo de registro es el inglés.
La Demandante ha solicitado que el idioma del procedimiento administrativo sea el español toda vez que la Demandada ha construido y desarrollado las páginas web a las que dirigen los nombres de dominio en disputa en ese idioma. Agregó que la Demandada tiene como residencia el país de España, como se puede determinar en la información notificada del registrador y por esta razón, al ser el idioma oficial castellano del país en mención, debe regirse el procedimiento en idioma castellano. Adicionalmente, señala que la totalidad de las páginas web a las que dirigen los nombres de dominio en disputa tienen en común que su contenido se encuentra en el idioma español.
Teniendo en cuenta todo expuesto por la Demandante, el Experto decide que la decisión se dicte en español.
B. Identidad o similitud confusaPara fundamentar el cumplimiento de este requisito, las Demandantes han hecho una reseña de las diversas marcas de las que son titulares de derechos y ha alegado la absoluta identidad o, al menos, similitud confusa entre sus marcas STUDIO F y ELA y los nombres de dominio
Para apreciar la similitud confusa entre las marcas y los nombres de dominio en disputa hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.
El Experto considera que, efectivamente, se reproduce íntegramente la marca ELA en el nombre de dominio en disputa
En el caso del nombre de dominio en disputa
Al respecto cabe recordar la sección 1.5 de la Sinopsis elaborada la OMPI 3.0 que señala:
“….generalmente se ignora el contenido del sitio web asociado con el nombre de dominio al evaluar la similitud confusa en el primer elemento.
Sin embargo, en algunos casos, los expertos han tomado nota del contenido del sitio web asociado con un nombre de dominio para confirmar la similitud confusa en los casos en los que aparece prima facie que el demandado busca apuntar a una marca comercial a través del nombre de dominio en disputa. Dicho contenido a menudo también influirá en la evaluación de los elementos segundo y tercero, a saber, si puede haber una coexistencia legítima o un uso justo, o una intención de crear confusión en el usuario”.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).i) de la Política.
C. Derechos o intereses legítimosEl párrafo 4.c) de la Política contempla tres supuestos en los que puede considerarse que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza sin contravenir la Política.
En concreto, tales supuestos son:
- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no hayan adquirido derechos de marcas de productos o servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.
Ninguno de estos supuestos se encuentra presentes en el caso bajo análisis, a saber:
- No consta que los nombres de dominio en disputa coincidan en parte o en su totalidad con un derecho de marca del que la Demandada sea titular.
- La Demandada no realiza, ni ha sido acreditado que haya realizado desde que registró los nombres de dominio en disputa, oferta alguna de productos o servicios de buena fe en esos nombres de dominio en disputa. Ello es así pues la Demandante alegó que el contenido de los nombres de dominio en disputa es una copia no autorizada de sus sitios webs.
- La Demandada no es conocida por los nombres de dominio en disputa. En efecto, el nombre de la Demandada es Dorothy McClure y no se corresponde con la marca de la Demandante ni con los nombres de dominio en disputa.
Por ende el Experto encuentra que la Demandada no posee derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa.
Las Demandantes han establecido un caso prima facie en base al cual la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa, y que no ha sido refutado por la Demandada.
Consecuentemente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4.a).ii) de la Política.
D. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl último de los elementos previstos por la Política es que la Demandada haya registrado y usado los nombres de dominio en disputa de mala fe. De este modo, y de acuerdo con lo establecido desde las primeras decisiones adoptadas en el marco de la Política hay que considerar que esta exigencia se desdobla en dos condiciones cumulativas: probar la mala fe de la Demandada tanto en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa como en su posterior utilización.
A continuación se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos en el presente caso.
En cuanto a la mala fe en el registro, este Experto interpreta que las circunstancias aportadas por las Demandantes permiten considerar que la Demandada conocía la existencia de las Demandantes y de sus marcas pues:
(a) Ambos nombres de dominio en disputa contienen una especie de tienda online donde se ofrecen prendas de vestir aparentemente bajo la marcas ELA y STUDIO F propiedad de las Demandantes.
(b) Ambas marcas ELA y STUDIO F aparecen prominentemente en los nombres de domino en disputa y ambos nombres de dominio en disputa contienen la misma estructura, mismas opciones en el pie de página y mismo texto de Política de privacidad y términos de uso. Cualquier usuario de Internet que visite los mismos pensara que se trata de sitios web pertenecientes a las Demandantes.
(c) El registro de las marcas ELA y STUDIO F precede en varios años al registro de los nombres de dominio en disputa.
(d) La Demandada registró dos nombres de dominios en disputa que son confundibles con marcas de las Demandantes en el rango de dos días, y los dotó de contenido similar a los sitios web de las Demandantes.
En cuanto a la mala fe en el uso, este Experto concluye, en función de los hechos aludidos más arriba, que la Demandada, al utilizar los nombres de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a sus páginas Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de las Demandantes en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de las páginas Web o de un producto o servicio que figure en las páginas web, todo lo cual es prueba de la mala fe.
Por todo ello, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa se registraron y se usan de mala fe.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa,
Pablo A. Palazzi
Experto Único
Fecha: 28 de enero de 2022