La Demandante es Grupo Ilunion, S.L., España, representada por Elzaburu, España.
La Demandada es Mal Lad, Estados Unidos de América.
2. El Nombre de Dominio y el RegistradorLa Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa
El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com.
3. Iter ProcedimentalLa Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de noviembre de 2021. El 18 de noviembre de 2021 el Centro envió a GMO Internet, Inc. d/b/a Discount-Domain.com and Onamae.com por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de noviembre de 2021 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando la información del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa.
El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).
El 24 de noviembre de 2021, el Centro envió un correo electrónico a las partes señalando que la Demanda se presentó en español, siendo que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de la disputa es el japonés, y concedió a las partes la oportunidad de ofrecer comentarios. En atención a lo anterior, el 29 de noviembre de 2021, la Demandante envió al Centro por correo electrónico una comunicación señalando las razones por las cuales consideraba que el Idioma del Procedimiento debía ser el español. La Demandada no presentó comentarios respecto del Idioma del Procedimiento.
De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en español y japonés, dando comienzo al procedimiento el 1 de diciembre de 2021. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de diciembre de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de diciembre de 2021.
El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de enero de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.
3.1 Idioma del ProcedimientoLa Demanda fue presentada en español. El idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el japonés.
De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento administrativo debe ser el del acuerdo de registro, a menos que las Partes acuerden lo contrario, y con sujeción a las facultades del Experto para tomar una determinación sobre esta cuestión, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.
El 29 de noviembre de 2021, la Demandante solicitó que el procedimiento fuera sustanciado en español. Sin embargo, debido a que la Demandada no presentó un escrito de Contestación y no se pronunció sobre la solicitud de la Demandante, no existe acuerdo entre las Partes para cambiar el idioma del procedimiento.
Aunque no hay un acuerdo entre las Partes para cambiar el idioma del procedimiento, la Demandante probó que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para enviar correos electrónicos fraudulentos en español, razón por la cual es dable inferir que la Demandada tiene conocimiento del idioma español. Adicionalmente, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada en español y japonés.
Por lo tanto, el Experto establece que el Idioma del Procedimiento será el español. Ello, con objeto de preservar el espíritu de la Política, que es el de proporcionar un procedimiento ágil, expedito y de bajo costo para la resolución de conflictos.
4. Antecedentes de HechoLa Demandante es una entidad española fundada en 2014, dedicada entre otras actividades a contact centers, servicios integrales, soluciones tecnológicas y accesibilidad universal.
Entre otras, la Demandante, es titular de los siguientes registros de marca:
Marca
Número de Registro
Clase
Jurisdicción
Fecha de registro
ILUNION
3528847
45
España
13 de febrero de 2015
ILUNION
012867271
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Unión Europea
8 de noviembre de 2014
ILUNION
018032684
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Unión Europea
26 de septiembre de 2019
ILUNION
013234588
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Unión Europea
22 de enero de 2015
De igual manera, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio, entre los que se encuentran
El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de octubre de 2021. Actualmente, el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo y ha sido utilizado para enviar correos electrónicos fraudulentos.
5. Alegaciones de las Partes A. DemandanteLa Demandante ha manifestado lo siguiente:
Que es una empresa fundada en 2014, pero con más de 30 años de experiencia, durante los cuales ha conseguido integrar a personas con discapacidad o con situaciones complicadas, contando en la actualidad con más de 35,000 empleados.
Que, como consecuencia del uso intensivo, prolongado y constante hecho de las marcas registradas ILUNION en las más de 50 líneas de negocio en las que la Demandante centra su actividad, estas marcas tienen un elevado grado de reputación y son reconocidas por la generalidad del público.
I. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiónQue el nombre de dominio en disputa está compuesto por el término “ilunsion”.
Que cualquier usuario que se encuentre con el nombre de dominio en disputa, lo asociará o confundirá con la Demandante, ya que es similar al nombre de dominio oficial de la Demandante
Que de conformidad con la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.
Que las marcas registradas ILUNION de la Demandante han sido integradas en su totalidad en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente una letra “s” en quinta posición, lo cual pasará desapercibido por parte de los usuarios de Internet.
II. Derechos o intereses legítimosQue, tras realizar una búsqueda en las bases de datos oficiales de la Oficina Española de Marcas y Patentes, de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y de Madrid Monitor, no se ha encontrado ninguna prueba que apunte a que la Demandada sea titular de marca registrada alguna que le confiera derechos sobre el término que compone el nombre de dominio en disputa.
Que, de igual manera se realizó una búsqueda en el motor de búsqueda Google y no se encontró ningún resultado que permita concluir que la Demandada tiene algún interés legítimo para usar el nombre de dominio en disputa.
Que cuando la Demandada registró el nombre de dominio en disputa, debió ser conocedora de la existencia de las marcas registradas de la Demandante.
Que la Demandada no registró el nombre de dominio en disputa de buena fe, motivada por sus cualidades “genéricas” o “descriptivas”, puesto que las marcas registradas de la Demandante no poseen ningún significado concreto, ya que derivan de una combinación de los términos “ilusión” y “unión”.
Que no es posible defender que la Demandada esté haciendo un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa ya que éste no resuelve a ningún sitio web, pero que sí está haciendo uso del mismo en relación con una actividad fraudulenta que no puede considerarse como un uso legítimo o de buena fe.
III. Registro y uso del nombre de dominio de mala feQue, cuando las marcas registradas poseen un alto grado de reputación, la buena fe de la Demandada es inconcebible.
Que las marcas ILUNION estaban registradas y habían adquirido el estatus de notorias y renombradas antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Que derivado de la notoriedad y renombre de las marcas registradas, es dable considerar que la Demandada conocía de la existencia de las marcas de la Demandante.
Que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa teniendo como blanco a las marcas de la Demandante, con la finalidad de obtener un lucro económico.
Que el nombre de dominio en disputa fue registrado fundamentalmente con la finalidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante, pues la Demandada intenta suplantar la identidad de un empleado de la Demandante al enviar correos electrónicos fraudulentos a socios comerciales de la Demandante desde cuentas de correo electrónico asociadas al nombre de dominio en disputa.
Que la Demandada está intentando suplantar la identidad de la Demandante y ha registrado y usa el nombre de dominio en disputa para obtener un lucro, con base en la confusión causada.
Que el pasado 12 de noviembre de 2021, la Demandante recibió un aviso por parte de uno de sus socios comerciales en el que menciona que había recibido un correo electrónico que aparentemente era igual a los correos que ILUNION les suele enviar, incluso en la firma, aunque hay una pequeña diferencia en la dirección de correo electrónico, tanto del remitente como de la gente en copia, ya que lleva una “S” de más.
Que dicho correo electrónico tenía la apariencia general de un correo electrónico enviado por la Demandante, en el que se le preguntaba a la persona encargada del pago de facturas si había recibido un correo electrónico anterior relativo a los datos IBAN para el “pago” de unas facturas. Junto a ello, le apremiaba a confirmar su correcta recepción, para enviarle sus “nuevos datos IBAN”para que se procediera al pago.
Que la Demandada ha intentado suplantar la identidad de la Demandante para tratar de obtener de forma fraudulenta el pago de una determinada cantidad económica, y también ha suplantado la identidad de tres trabajadores de empresas pertenecientes al Grupo Ilunion, del que la Demandante forma parte.
Que dicha conducta revela un conocimiento particularmente atento de la Demandante y de su actividad empresarial.
Que el uso de un nombre de dominio para una actividad ilegal no puede conferir ningún derecho ni interés legítimo a quien la lleve a cabo.
Que la Demandada se ha visto involucrada en diversos procedimientos en los cuales ha utilizado el mismo modus operandi consistente en la creación de correos electrónicos con la finalidad de suplantar la identidad de trabajadores y solicitar transferencias de dinero a nuevas cuentas bancarias.
Que la Demandada es titular de más de 100 nombres de dominio, dentro de los cuales existen varios que, a simple vista, colisionan con marcas registradas de otros titulares.
B. DemandadaLa Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.
6. Debate y conclusionesDe conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:
(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
(ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.
Dado que en el presente procedimiento la Demandada no presentó una Contestación formal a la Demanda presentada por la Demandante de conformidad con los artículos 5(e) y 14 del Reglamento, este Experto tiene la facultad de tomar como ciertas las afirmaciones de la Demandante que considere como razonables, de acuerdo con los artículos 16(a) y 16(c) del Reglamento (véase Encyclopaedia Britannica, Inc. c. null John Zuccarini, Country Walk,Caso OMPI No. D2002-0487 y Joseph Phelps Vineyards LLC c. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech,Caso OMPI No. D2006-0292).
A. Identidad o similitud confusaLa Demandante ha acreditado ser la titular de diversos registros internacionales que amparan la marca ILUNION. Los registros marcarios de la Demandante fueron concedidos con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ILUNION porque la incorpora en su totalidad junto con la letra “s”. El hecho que el nombre de dominio en disputa incluya una letra “s” en la quinta posición, “ilun-s-ion”, no evita la similitud confusa de éste con las marcas de la Demandante, puesto que se trata de un claro ejemplo en el que la Demandada utilizó un error ortográfico deliberado con la intención de asimilar el nombre de dominio en disputa a las marcas de la Demandante, actividad conocida como typosquatting (ver la sección 1.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también Carrefour, S.A. c. Luis Guillermo López Mavarez, Caso OMPI No. DES2019-0021; Skyscanner Limited c. Janice Liburd, Porchester Partners LLC, Caso OMPI No. DES2020-0027 y Accenture Global Services Limited c. Contact Privacy Inc. Customer 1241830868 / Danielle Fein,Caso OMPI No. D2017-2131).
La presencia del dominio genérico de primer nivel (por sus siglas en inglés “gTLD”) “.com” en el nombre de dominio en disputa obedece a un requisito técnico del Sistema de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés “DNS”) y por lo tanto carece de relevancia al momento de valorar la concurrencia de identidad o similitud confusa en el presente procedimiento (ver CARACOLITO S SAS c. Nelson Brown, OXM.CO,Caso OMPI No. D2020-0268; International Business Machines Corporation c. chenaibin,Caso OMPI No. D2021-0339 y Société Air France c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC, DomainsByProxy.com / Carolina Rodrigues,Caso OMPI No. D2019-0578).
Por lo tanto, se actualiza el primer elemento de la Política.
B. Derechos o intereses legítimosDe acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que un demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:
(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.
La Demandante ha manifestado que la Demandada no posee ninguna marca registrada que le confiera algún derecho sobre el nombre de dominio en disputa, y que la Demandada no ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, por lo que no tiene interés legítimo en dicho nombre de dominio en disputa. Estas alegaciones no fueron refutadas por la Demandada.
Con base en las pruebas presentadas por la Demandante, este Panel considera que la marca ILUNION es renombrada, y que por lo tanto la Demandada conocía o debía conocer de la existencia de dicha marca cuando registró el nombre de dominio en disputa.
La Demandante ha probado que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para suplantar la identidad de diversos empleados de la Demandante. Dicha suplantación de identidad se ha dado mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos desde una cuenta “[...]@ilunsion.com” con copia a otras cuentas “[...]@ilunsion.com”, por lo menos a una empresa de la cual la Demandada es proveedora, con la finalidad de que dicha empresa realizara pagos a cuentas bancarias ajenas a la Demandante.
La conducta mencionada en el párrafo anterior constituye una conducta fraudulenta y, por lo tanto, no puede considerarse que haya ocurrido de buena fe (ver Instagram, LLC c. Temp Name Temp Last Name, Temp Organization,Caso OMPI No. D2019-0249; TRAVELGENIO, S.L. c. Rosabel Maduro,Caso OMPI No. D2017-1392 y Olayan Investments Company Establishment c. Namesco Limited d/b/a Globaldomainprivacy.net / Jeffrey Nicholson, Caso OMPI No. D2012-1303). Por el contrario, los actos de suplantación de identidad y fraude cometidos por medio del nombre de dominio en disputa son ilegales y, por ende, no pueden conferirle a la Demandada derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.13.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también Self-Portrait IP Limited c. Franklin Kelly,Caso OMPI No. D2019-0283).
El uso que se ha hecho del nombre de dominio en disputa revela que la Demandada ha tenido como objetivo a la Demandante, a sus empleados y a sus socios comerciales. En este tenor, la conducta de la Demandada no puede ser considerada como legítima (ver Airports Company South Africa SOC Limited c. Domains By Proxy, LLC / Dill Martine,Caso OMPI No. D2020-2716; Beam Suntory Inc. c. Name Redacted,Caso OMPI No. D2018-2861 y All Saints Retail Limited c. Peter Wood,Caso OMPI No. D2019-1457).
Por lo expuesto, se actualiza el segundo elemento de la Política.
C. Registro y uso del nombre de dominio de mala feEl párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:
(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;
(ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
(iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
(iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca de la demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.
La Demandante ha probado ser titular de registros de marca para ILUNION, los cuales son previos a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.
Tomando en consideración la reputación, reconocimiento y carácter de renombrada de la marca ILUNION de la Demandante, es dable deducir que la Demandada tenía como objetivo a la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa, lo cual constituye una conducta oportunista de mala fe (ver la sección 3.2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0; ver también L’Oréal c. Contact Privacy Inc. Customer 0149511181 / Jerry Peter,Caso OMPI No. D2018-1937; Gilead Sciences Ireland UC / Gilead Sciences, Inc. c. Domain Maybe For Sale c/o Dynadot,Caso OMPI No. D2019-0980 y Nutricia International BV c. Eric Starling,Caso OMPI No. D2015-0773).
Como se ha mencionado, el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado para suplantar la identidad de diversos empleados de la Demandante, con la intención de cometer fraude. Esta conducta claramente constituye uso de mala fe en términos de la Política (ver la sección 3.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ver también BHP Billiton Innovation Pty Ltd. c. Domains By Proxy LLC / Douglass Johnson, Caso OMPI No. D2016-0364; National Westminster Bank plc c. Sites / Michael Vetter,Caso OMPI No. D2013-0870; Instagram, LLC c. Whois privacy protection service / Olga Sergeeva / Ivan Ivanov / Privacy Protect, LLC (privacy Protect.org),Caso OMPI No. D2020-0521 yTélévision Française 1 c. Kenechi Anene,Caso OMPI No. D2019-1578).
Por ende, se actualiza el tercer requisito previsto en la Política.
7. DecisiónPor las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa
Kiyoshi Tsuru
Experto Único
Fecha: 18 de enero de 2022