A Reclamante é Cole-Parmer Instrument Company, de Vermon Hills, Illinois, Estados Unidos da América (“EUA”), representada por Momsen, Leonardos & Cia, Brasil.
A Reclamada é Burrows Ltda - ME, de Fortaleza, Ceará, Brasil, representada pro se. 2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro
Os nomes de domínio em disputa são e , os quais estão registrados com o NIC.br. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 20 de abril 2012. Em 23 de abril de 2012, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro relativo aos nomes de domínio em disputa. Em 23 de abril de 2012, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular dos registros e forneceu os respectivos dados de contato. Em 26 de abril de 2012, o Centro notificou as partes a respeito da irregularidade detectada na Reclamação, referente à falta de nomeação por parte da Reclamante dos candidatos para o Painel Administrativo composto por três membros. Em 26 de abril de 2012, o Centro recebeu o aditamento à Reclamação.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de Domínio sob “.br” – Denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras").
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 2 de maio de 2012. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 22 de maio de 2012. O Centro recebeu a Defesa da Reclamada em 22 de maio de 2012.
O Centro nomeou Erica Aoki, Eduardo Machado e Manoel J. Pereira dos Santos como Especialistas em 22 junho de 2012. Os Especialistas declaram que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. Os Especialistas apresentaram a Declaração de Aceitação e Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras. 4. Questões de Fato
A Reclamante foi fundada em 1955 e desde então vem envidando esforços para hoje se tornar um distribuidor líder global e fabricante de produtos científicos e industriais, e equipamentos de instrumentação e suprimentos, com receitas anuais de US$ 200 milhões e mais de 250 funcionários.
A Reclamante é detentora do nome empresarial e da marca COLE-PARMER há mais de 50 (cinquenta) anos consecutivos e, da mesma forma, a marca OAKTON da sua Divisão de Instrumentos Oakton vem sendo utilizada em vendas por atacado há mais de 20 (vinte) anos consecutivos.
A sede mundial da Reclamante fica em Vermon Hills, Illinois, EUA, e fornece seus produtos e serviços a aproximadamente 150 países através de uma rede que conta com mais de 80 distribuidores internacionais além de realizar vendas diretas.
No Brasil, a Reclamante faz, há pelo menos 30 (trinta) anos, vendas diretas, como também utiliza revendedores autorizados específicos para vender seus produtos no território brasileiro.
A Reclamante reúne registros marcários no Brasil para COLE-PARMER e OAKTON, datados de 2004 e 2007, respectivamente.
A Reclamante extensamente divulga e promove mais de 150.000 (cento e cinquenta mil) produtos. A ferramenta de marketing mais famosa da Reclamante é o Catálogo Cole-Parmer, uma referência dos produtos internacionalmente conhecidos, que tem sido publicada há mais de 40 (quarenta) anos.
Além do Catálogo Cole-Parmer, a Reclamante publica o Catálogo Oakton para seus produtos eletromecânicos em atacado (publicado há mais de 20 (vinte) anos) e muitos catálogos especializados para sistemas de manejo de fluidos, dispositivos de medição de teste e controle, processamento de alimentos e bebidas, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e sistemas de bombeamento, entre outras categorias.
Em 2010, a Reclamante publicou o primeiro catálogo em português, apresentando seus produtos e marcas especificamente para distribuição na América Latina, incluindo o Brasil.
Os nomes de domínio em disputa e foram registrados em 10 de novembro de 2010. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante fabrica e distribui instrumentos e suprimentos laboratoriais e industriais e desde 1955 utiliza COLE-PARMER e OAKTON como suas marcas corporativas para uma grande variedade de aparelhagem científica e elétrica, em adição a instrumentos de pesagem, medição, monitoramento e controle de processos, entre outros.
As marcas da Reclamante são utilizadas em seus sítios de rede eletrônica, em catálogos de produtos e materiais publicitários, e nas embalagens dos seus produtos.
Desde 29 de novembro de 1994, a Reclamante utiliza o nome de domínio para o seu principal sítio de rede eletrônica e ainda mantém outros nomes de domínio relativos às marcas COLE-PARMER, ou suas variações, a fim de direcionar os usuários da Internet para o sítio de rede eletrônica da Reclamante, incluindo domínios ccTLD (Domínios de Primeiro Nível com Código do País), tais como , e .
Desde 18 de junho de 1997, a Reclamante utiliza o nome de domínio em conexão com suas atividades comerciais em eletroquímica por atacado.
A Reclamante investiu tempo, esforço e recursos a fim de desenvolver seus sítios de rede eletrônica como fontes e repositórios de informações online, como mecanismos fundamentais de informações relativas à empresa e seus produtos e serviços, para encomenda de catálogos da empresa, assim como um meio para fornecer links para os seus distribuidores autorizados em dezenas de países em todo o mundo. Além disso, desde 1999, a Reclamante permite a realização de encomendas em tempo real, através do seu sítio de rede eletrônica. As marcas da Reclamante são usadas e promovidas extensivamente através de seus sítios de rede eletrônica.
A Reclamante alega que a Reclamada, de má fé, procedeu ao registro dos nomes de domínio em disputa
e , os quais reproduzem aos nomes e marcas cujos direitos a Reclamante demonstrou amplamente que lhe pertencem.
Por fim, a Reclamante aduz, em síntese, que os nomes de domínio em disputa são semelhantes às marcas sobre as quais detém direitos e estão sendo utilizados pela Reclamada a fim de desviar consumidores para o seu próprio sítio de rede eletrônica concorrente, vendendo não somente produtos concorrentes, mas também os próprios produtos da Reclamante, sem a sua autorização.
Alega ainda a Reclamante que a Reclamada não possui, nem nunca possuiu, quaisquer direitos ou interesses legítimos com relação aos nomes de domínio em disputa, uma vez que o uso indevido de nomes de domínio constitui infração de marca e a Reclamada não é legitimamente conhecida pelos nomes de domínio em disputa. Além disso, a Reclamada está utilizando os referidos nomes de domínio em conexão com um sítio de rede eletrônica comercial, o qual oferece mercadorias em concorrência direta com os bens da Reclamante, além de oferecer os bens de titularidade da Reclamante sem a sua autorização.
Afirma ainda a Reclamante que a Reclamada copiou porções do seu sítio de rede eletrônica, incluindo imagens e números de modelos dos produtos da Reclamante e postou o material copiado diretamente nos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa, por meio dos quais os produtos concorrentes são vendidos.
Por fim, alega a Reclamante que, em resposta à notificação da Reclamante e à sua oferta para reembolsá-lo das despesas de registro dos nomes de domínio em disputa, a Reclamada ofereceu a venda dos nomes de domínio em disputa por produtos da Reclamante ou pela quantia de US$ 45.000,00. B. Reclamada
A Reclamada apresentou sua defesa no dia 22 de maio de 2012, alegando basicamente que a arbitragem pelas regras do SACI-Adm é uma imposição do contrato de registro de nome de domínio e que, portanto tais regras “não tem validade jurídica”, razão pela qual requereu o cancelamento do presente procedimento.
A Reclamada alega, ainda, que é distribuidora da Reclamante desde 2000. Alega que a Reclamante teria passado a utilizar outros representantes distribuidores para seus produtos no território nacional, sem ter convidado a Reclamada a participar de tais atividades.
A Reclamada declara ainda que registrou os nomes de domínio em disputa com a intenção de evitar que a Reclamante “fizesse com eles o que acabou fazendo”, i.e., a fim de obrigar a Reclamante a manter o relacionamento comercial até então mantido entre as partes. A Reclamada declara, ainda, que manteve alguns clientes, os quais continuam adquirindo os produtos da Reclamante através dos sítios de rede eletrônica associados aos nomes de domínio em disputa.
Por fim, sugeriu a Reclamada a imediata suspensão do procedimento para fins de acordo entre as partes. 6. Análise e Conclusões
Preliminarmente: legitimidade do Centro, validade do Regulamento e do Contrato
Preliminarmente, deve-se esclarecer quanto à validade e eficácia das decisões tomadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (“CGI.br”), assim como a adoção do SACI-Adm para resolução de controvérsias envolvendo nomes de domínio “.br”, cujas regras são observadas por este Painel para analisar a existência ou não de violação de direitos de terceiros e, com base nas regras previstas, proferir sua decisão.
O CGI.br foi originalmente criado através da Portaria Interministerial n° 147 (1995), expedida em conjunto pelos Ministérios das Comunicações e Ciência e Tecnologia e recebeu como atribuição, entre outras, “coordenar a atribuição de endereços IP e o registro de nomes de domínios” (art. 1º, inciso V)”. A edição dessa Portaria foi fundamentada no art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal Brasileira, segundo o qual “compete ao Ministro de Estado (...) expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos”.
A Portaria Interministerial foi ratificada posteriormente pelo Decreto Presidencial n° 4.829, de 3 de setembro de 2003, que estabeleceu as normas de funcionamento e as atribuições do CGI.br.
As atribuições do CGI.br, como se extrai do rol de ações do art. 1º, são de consultoria, apoio (organização, proposição, promoção, articulação e orientação) à gestão das políticas públicas e privadas de uso e desenvolvimento da Internet no Brasil, regulação das tarifas cobradas e das despesas com a execução dos serviços, deliberação sobre quaisquer questões relativas aos serviços de registro de nomes de domínio e alocação de endereços IP, além de regular a qualidade de sua prestação.
Portanto, o CGI.br atua e defende interesses - públicos, privados e coletivos - confirmado pela composição de seus membros (art. 2º): 8 (oito) representantes de entidades federais; 1 (um) representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia; 1 (um) representante de notório saber em assuntos de Internet; 4 (quatro) representantes do setor empresarial; 4 (quatro) representantes do terceiro setor e 3 (três) representantes da comunidade científica e tecnológica. A coordenação desse grupo compete ao representante do Ministério da Ciência e Tecnologia (art. 2º, inc. I, a). O CGI.br não exerce propriamente serviço público e nem mesmo atividade econômica de natureza privada, mas a atividade do grupo é considerada de relevante interesse público e não enseja qualquer espécie de remuneração (art. 9º).
A eleição e a indicação dos membros do CGI.br estão amparadas em uma série de regramentos e a designação, com mandato de tempo limitado, ocorre mediante Portaria Interministerial do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República e dos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e das Comunicações (art. 8º).
O artigo 10 do referido decreto estabeleceu a possibilidade de o CGI.br atribuir a execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e a administração relativas ao Domínio de Primeiro Nível à entidade pública ou à entidade privada, sem fins lucrativos, nos termos da legislação pertinente. Fazendo uso de tal prerrogativa, o CGI.br atribui tais competências ao Núcleo de Informação e Coordenação do ponto BR – NIC.br (“N”) , pessoa jurídica de direito privado, da modalidade associação, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, conforme seu estatuto.
A prestação dos serviços de registro de nomes de domínio efetuada pelo NIC.br tem amparo em contrato firmado com os usuários. O contrato padrão contém cláusulas que evidenciam a ingerência do CGI.br sobre a prestação dos serviços de gestão do ccTLD “.br”, o qual efetua e legitima o exercício das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Presidencial n° 4.829, de 3 de setembro de 2003, de maneira permanente e sistematizada, estabelecendo os direitos e obrigações dos usuários dos serviços.
Assim, não há dúvidas de que a criação do CGI.br está respaldada juridicamente e que as normas emanadas por ele e pelo N possuem legalidade e eficácia. Igualmente, o contrato de prestação de serviço de registro de nome de domínio sob o “.br” é válido e eficaz entre as partes, devendo o registro de nome de domínio no Brasil obedecer às regras por ele impostas, posto que é um reflexo da atividade gestora exercida de forma legítima pelo N. Cabe ao usuário, no exercício de sua autonomia e de sua vontade, analisar e aceitar ou não as regras e, caso não as aceite, não terá registrado o seu nome de domínio, assim como em qualquer outro procedimento administrativo ou entre relações contratuais. Ora, ninguém está obrigado a contratar. E, portanto, se deseja contratar, deve se sujeitar às regras.
Especificamente em relação à cláusula 11ª do contrato de registro, que estabelece a adoção do SACI-Adm, ressalte-se que este é um procedimento administrativo de solução de disputas envolvendo nomes de domínio, e não um “procedimento arbitral”1, conforme alega a Reclamada. Tal procedimento, conforme estabelece o Regulamento, “tem por objetivo a solução de litígios entre o titular de nome de domínio no ".br" (denominado "Titular") e qualquer terceiro (denominado "Reclamante") que conteste a legitimidade do registro do nome de domínio feito pelo Titular”. O procedimento visa à resolução de tais conflitos de forma célere, assegurando a aplicação do princípio do contraditório, da ampla defesa, da igualdade entre as partes, independentemente de sua nacionalidade, e a imparcialidade dos especialistas. Um dos objetivos do SACI-Adm é evitar que controvérsias de menor complexidade, tais como a disputa envolvendo nomes de domínio, sobrecarreguem o já abarrotado judiciário brasileiro. Não obstante, a adoção deste procedimento administrativo não implica em supressão da jurisdição, sendo assegurado às partes o direito constitucional de petição e de acesso à justiça.
Além disso, cabe ressaltar que, segundo o art. 22 do Regulamento do SACI-Adm, “[s]e qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no período mencionado no caput deste Artigo, o NIC.br não implementará a decisão proferida no procedimento e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral”.
Por fim, esclareça-se que o Centro é um prestador dos serviços de mediação, arbitragem e procedimentos administrativos de resolução de disputas de nomes de domínio credenciado pelo NIC.br, limitando-se a administrar a disputa e não tendo, portanto, qualquer responsabilidade em relação ao procedimento e seus resultados, exceto nos casos de infração intencional.
Pelos motivos acima expostos, este Painel entende que as Regras do SACI- Adm são válidas e aplicáveis uma vez que a Reclmada aceitou todas as cláusulas do contrato do registro, inclusive a que estabelece este procedimento administrativo em caso de disputa do nome de domínio registrado.
Passa, portanto, este Painel, a analisar as questões pertinentes ao presente caso. A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
O registro dos nomes de domínio em disputa ocorreu em 10 de novembro de 2010, quase 5 (cinco) décadas após os primeiros registros da marca COLE-PARMER da Reclamante, e aproximadamente 10 (dez) anos após os primeiros registros da marca OAKTON da Reclamante.
A Reclamante é titular de registros das marcas COLE-PARMER e a OAKTON que datam de 1955 e 1990 respectivamente. Os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente a porção dominante das marcas pertencentes à Reclamante de tal maneira que os referidos nomes de domínio evocam imediatamente as marcas registradas.
Este Painel entende que está evidente que os nomes de domínio em disputa são idênticos às marcas da Reclamante. O fato de ter-se retirado o hífen da marca COLE-PARMER em nada altera o entendimento deste Painel de que ambos são suficientemente similares para criar confusão junto aos consumidores e/ou usuários de Internet.
Este Painel, portanto, considera que a Reclamante atendeu ao primeiro requisito do art. 3 do Regulamento. B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação aos nomes de domínio em disputa
Conforme o art. 11(c) do Regulamento e art. 7(b)(i) das Regras, a Reclamada não demonstrou ter direitos e/ou interesses legítimos sobre os nomes de domínio em disputa.
Por oportuno, vale lembrar que o Regulamento encontra inspiração na Política Uniforme de Solução de Disputas Relativas a Nomes de Domínio (UDRP), o que, por certo, legitima os especialistas a consultarem a UDRP e/ou aplicarem a doutrina e jurisprudência construídas a partir de decisões da OMPI sobre a Política, quando obviamente relevante ao caso concreto.
Nesse sentido, cabe citar o art. 4(c) da UDRP, que traz um rol exemplificativo de circunstâncias que demonstram direitos ou interesses legítimos do reclamado sobre o nome de domínio:
(i) antes de qualquer aviso prévio da disputa, o reclamado fez uso, ou efetuou preparativos comprováveis para usar o nome de domínio ou um nome correspondente ao nome de domínio em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços;
(ii) o reclamado (como um indivíduo, empresa ou outra organização) têm sido comumente conhecido pelo nome de domínio, ou
(iii) o reclamado está fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (fair use) do nome de domínio, sem a intenção de obter lucro desviando enganosamente consumidores ou denegrindo a marca comercial ou marca de serviço em questão.
No caso concreto, não há qualquer prova de que a Reclamada usou ou preparou-se para usar os nomes de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa fé de produtos ou serviços. Não há qualquer prova de que a Reclamada esteja fazendo um uso legítimo não comercial ou justificado (fair use) dos nomes de domínio em disputa.
De fato, o Painel nota que a Reclamada vem utilizando os nomes de domínio em disputa para comercializar produtos concorrentes aos da Reclamante e até os produtos da própria Reclamante, os quais foram adquiridos de forma não autorizada, caracterizando concorrência desleal, e deixando evidente que sua intenção é desviar e confundir os consumidores fazendo-se valer da fama da Reclamante.
Finalmente, cabe ressaltar que, de acordo com decisões prévias de painéis administrativos do Centro, estabeleceu-se que, em determinados casos, um distribuidor ou revendedor pode possuir direitos e legítimos interesses sobre o nome do domínio. No entanto, para que essa circunstância seja reconhecida, deve o distribuidor ou revendedor, entre outros aspectos, esclarecer claramente qual o relacionamento existente com o titular da marca registrada, oferecer apenas produtos originais e não impedir o titular da marca de usar a marca registrada como nome de domínio. Ver Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.,Caso OMPI No. D2001-0903; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr.,Caso OMPI No. D2000-1525.
O Painel conclui que, no presente caso, a Reclamada não atende aos requisitos necessários para se valer do argumento de que, como distribuidor ou revendedor, tem direito ou legítimo interesse sobre os nomes de domínio em disputa. C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé
De acordo com o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, as circunstâncias a seguir transcritas, dentre outras que poderão existir, constituem indícios de má fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento administrativo do SACI-Adm:
a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
O Painel conclui que a Reclamante demonstrou a má fé da Reclamada, conforme o parágrafo único do art. 3 do Regulamento, e paragrafo único do art.4(b)(v)(1) das Regras.
Com efeito, a Reclamada confessou que tinha conhecimento das atividades da Reclamante e de suas marcas antes de requerer o registro dos nomes de domínio em disputa no Brasil. A Reclamada declara textualmente em sua Defesa:
“Efetivamente registramos sim, ‘’www.’’ e ‘’www.’’, para nos garantir que a empresa Coleparmer/Oakton não fizesse conosco o que efetivamente acabou fazendo, e para tanto de certa forma conseguimos preservar alguns clientes, que continuam comprando produtos da Coleparmer/Oakton que continuam sendo adquiridos através da Satotrading Co e enviados ao Brasil para Burrows Ltda, também de propriedade de Paulo Escher, assim como todas as outras empresas citadas”.
Este Painel entende que a declaração da Reclamada reproduzida acima evidencia sua intenção de impedir que a Reclamante utilizasse suas marcas em um nome de domínio e, ainda, comprova que a Reclamada está obtendo vantagens ilícitas através do uso dos nomes de domínio em disputa, consubstanciada no desvio da clientela da Reclamante.
Ainda, em resposta à notificação da Reclamante, a Reclamada ofereceu à venda os nomes de domínio em disputa pela quantia de US$ 45.000,00, fazendo ameaças à Reclamante de que haveria um terceiro interessado na aquisição.
O Regulamento, em seu art. 3, parágrafo único, oferece um rol exemplificativo de situações fáticas que evidenciam a má fé do titular no uso do nome de domínio objeto do procedimento administrativo do SACI-Adm:
(a) tentar vender ou transferir o nome de domínio ao reclamante ou terceiros;
(b) registrar o nome de domínio para impedir o reclamante de utilizar o correspondente nome de domínio;
(c) registrar o nome de domínio a fim de interromper os negócios do reclamante; e ainda
(d) intencionalmente tente atrair, para obter lucro, usuários da Internet para a sua rede eletrônica ou qualquer outro endereço eletrônico, criando um risco de confusão com o sinal distintivo do reclamante.
Assim, este Painel entende que restaram configuradas todas as situações elencadas acima, o que leva à conclusão de que a Reclamada agiu com má fé no registro e uso dos nomes de domínio em disputa. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, este Painel determina que os nomes de domínio em disputa e sejam transferidos à Reclamante2.
Erica Aoki
Especialista Presidente
Eduardo Machado
Especialista
Manoel J. Pereira dos Santos
Especialista
São Paulo, 12 de julho de 2012
1 Consigne-se, para fins de esclarecimento, que a arbitragem, viabilizada por duas formas – cláusula compromissória ou compromisso arbitral(Lei n. 9307/96, arts. 4 e 9) – consubtancia-se na promessa que vincula as partes contratantes a submeter à instância arbitral os litígios presentes (compromisso arbitral) ou futuros e possíveis advindos do contrato (cláusula compromissória). A finalidade da arbitragem, portanto, sem adentrar no mérito de seu uso e eventuais vantagens, é de submeter à instância jurisdicional privada a solução de eventuais disputas derivadas do contrato firmado entre as partes. Instância essa exercida única e exclusivamente em virtude do regime contratual estabelecido pela vontade das partes vinculadas a determinado negócio jurídico, destinada a regular disputas contratuais, com regramento próprio e predefinido, cuja decisão faz lei entre as partes e reúne força executória perante tribunais.
2 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.
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