A Reclamante é Water Pik, Inc., de Fort Colins, Colorado, Estados Unidos da América (“EUA”), representada por Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira, Brasil.
A Reclamada é Viviani Sacomori, de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado com o NIC.br. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi distribuída ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 8 de julho de 2013. Em 9 de julho de 2013, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 10 de julho de 2013, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 11 de julho de 2013. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 31 de julho de 2013. Entre 31 de julho de 2013 e 2 de agosto de 2013, a Reclamada apresentou pedido de prorrogação de prazo de 15 dias para a apresentação da Defesa. O Centro confirmou o recebimento do pedido da Reclamada e convidou a Reclamante a se manifestar. Em 2 de agosto de 2013, a Reclamante apresentou objeção ao pedido da Reclamada. Em 5 de agosto de 2013, o Centro, em vista da manifestação de discordância da Reclamante com relação ao prazo solicitado, somada à ausência de elementos fornecidos pela Reclamada capazes de demonstrar a excepcionalidade prevista no art. 7 (d) das Regras, o que seria de mister, decidiu não prorrogar o prazo de apresentação da Defesa. Não obstante, as partes foram informadas de que a Defesa apresentada intempestivamente, assim como eventuais comunicações que se seguissem, seriam transmitidas ao Painel Administrativo, uma vez nomeado, para sua apreciação quanto à admissibilidade e pertinência de seu conteúdo para a decisão de mérito.
O Centro nomeou Gabriel F. Leonardos como o Especialista em 9 de agosto de 2013. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
O Painel nota que a Reclamada requereu a prorrogação de prazo para apresentação da Defesa, com o que a Reclamante discordou. O Painel também nota que o Centro, por força da ausência de excepcionalidade capaz de autorizar a prorrogação, indeferiu o pedido da Reclamada. O Painel, da mesma forma, entende inexistir elementos de excepcionalidade veiculados no pedido passíveis de autorizar a extensão do prazo de apresentação da Defesa. Ademais, o Painel observa que, ao que parece, a Reclamante envidou esforços para contatar a Reclamada em momento prévio a este procedimento administativo, os quais restaram inexitosos.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, este Painel entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso. 4. Questões de Fato
A Reclamante é empresa constituída em 1962 sob as leis de Delaware, tendo sua sede em Fort Colins, Colorado, EUA, que comercializa produtos relacionados aos cuidados com a saúde bucal, sob a marca e o nome empresarial WATERPIK. Atualmente, tais produtos são comercializados nos EUA, Canadá e em mais de 60 países em todo o mundo.
No Brasil, a Reclamante é titular de dois registros e diversos pedidos de registros para a marca WATERPIK perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (“INPI”), listados abaixo (Anexos 5/6/7/8/9/10/11 da Reclamação):
· Registro nº 006732330, concedido em 25 de julho de 1978, para a marca nominativa WATER PIK, na classe nacional 09.50 09.80;
· Registro nº 829749365, concedido em 5 de outubro de 2010, para a marca mista WATERPIK, na classe internacional 21.
· Pedido de registro nº 831022841, depositado em 23 de agosto de 2011, para a marca mista WATERPIK, na classe internacional 10;
· Pedido de registro nº 831022868, depositado em 23 de agosto de 2011, para a marca nominativa WATERPIK, na classe internacional 10;
· Pedido de registro nº 831022833, depositado em 23 de agosto de 2011, para a marca mista WATERPIK, na classe internacional 05;
· Pedido de registro nº 831022850, depositado em 23 de agosto de 2011, para a marca nominativa WATERPIK, na classe internacional 05; e
· Registro nº 829749373, concedido em 9 de agosto de 2011, para a marca nominativa WATERPIK, na classe internacional 21.
Conforme anexo 12 da Reclamação, a marca WATERPIK e suas variações se encontram registradas
também nos EUA, Canadá, União Europeia, entre outros.
O nome de domínio em disputa foi registrado pela Reclamada em 29 de julho de 2012. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante alega ter se tornado líder no desenvolvimento e fabricação de produtos inovadores relacionados à saúde bucal, sendo reconhecida pela qualidade e estilo próprio de seus produtos. Alega, ainda, gerar milhões de dólares em receita anual, atribuído ao fato de dedicar seus esforços, tempo e dinheiro para pesquisa, desenvolvimento, marketing e promoções, com o intuito de divulgar e melhorar a qualidade de seus produtos sob a sua marca WATERPIK.
Argumenta a Reclamante que a marca WATERPIK identifica exclusivamente seus produtos e serviços e de suas empresas afiliadas, vez que seus produtos são disponibilizados através de comerciantes de massa, cadeias de drogarias, varejistas especializados, atacadistas e fornecedores. Informa a Reclamante que no Brasil seus produtos são exclusivamente distribuídos pela empresa WP Invoice Importação e Exportação Ltda., que é a única empresa autorizada a vender e comercializar os produtos WATER PIK.
A Reclamante sustenta que possui direito de uso exclusivo da marca WATERPIK em território nacional, bem como a prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem tal expressão, especialmente por ser sua marca notoriamente conhecida no segmento de saúde pessoal e bucal.
Afirma, ainda, a Reclamante que qualquer usuário ou consumidor que queira acessar ao site da Reclamante muito provavelmente acessará ao site “”, de titularidade da distribuidora oficial da Reclamante no Brasil, ou “www.”, associado ao nome de domínio em disputa, que pertence à Reclamada, e acreditarão que a mesma também é uma distribuidora oficial da Reclamante. Portanto, alega que o nome de domínio em disputa não apenas reproduz a marca de titularidade da Reclamante, mas também vem sendo utilizado com o objetivo de desviar clientela da Reclamante e de sua distribuidora oficial no Brasil.
Argumenta, assim, que a Reclamada vem agindo de má fé, buscando se aproveitar da fama da marca WATERPIK, arduamente conquistada pela Reclamante, e com o objetivo de se passar por um distribuidor oficial da Reclamante no Brasil – o que não é verdade.
Frisa a Reclamante que o risco de confusão entre sua marca e o nome de domínio em disputa reside, primeiramente, na reprodução empregada pela Reclamada, com a mera adição da expressão “do Brasil”, o que leva o consumidor a acreditar que a Reclamada é a sua representante de vendas no Brasil. Em segundo lugar, o fato do site associado ao nome de domínio em disputa promover a revenda de produtos originais da Reclamada leva o consumidor a acreditar que a Reclamada é uma revendedora autorizada ou constitui uma empresa vinculada à Reclamante.
Ao perceber o uso da sua marca pela Reclamada sem autorização, a Reclamante enviou uma notificação extrajudicial à Reclamada (conforme Anexo 14 da Reclamação), mas nunca recebeu uma resposta.
Aduz também a Reclamante que, devido à notoriedade de sua marca, seria impossível seu desconhecimento por quaisquer pessoas e empresas, incluindo a Reclamada.
Sustenta a Reclamante que o registro de um nome de domínio composto por uma marca notoriamente conhecida constitui, por si só, um indício de má fé, entendimento este que vem sendo consolidado em precedentes do Centro. Como exemplo, a Reclamante cita trecho de Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows,Caso OMPI No. D2000-0003:
“Considerando-se os numerosos registros de marca do Reclamante e a sua ampla reputação quanto à palavra , tal qual demonstrado pelos fatos estabelecidos nos parágrafos 4.2 a 4.5, não é possível conceber uma circunstância plausível em que o Reclamado poderia legitimamente usar o nome de domínio . Também não é possível conceber como plausível a situação em que o Reclamado não teria conhecimento desse fato à época do registro. Esses entendimentos, somados ao entendimento do parágrafo 7.2 de que o Reclamado não tem direitos ou interesse no nome de domínio, levam o Painel Administrativo a concluir que o nome de domínio foi registrado pelo Reclamado de má-fé.”
Por fim, a Reclamante informa que a Reclamada não possui nenhum registro para a marca WATERPIK em qualquer jurisdição do planeta, nem mesmo utiliza produtos próprios em seu site, sendo estes exclusivamente de propriedade da Reclamante. Portanto, jamais poderia a Reclamada expor a marca e os produtos referidos sem a anuência expressa da Reclamante. B. Reclamada
A Reclamada não apresentou Defesa. 6. Análise e Conclusões
Primeiramente, de acordo com o art. 13, § 2º, do Regulamento, frisa-se que a decisão não foi fundada no fato de a Reclamada - titular do nome de domínio em disputa - não ter apresentado Defesa, mas sim baseada nos fatos e nas provas apresentadas pela Reclamante. A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
Conforme Anexos 5/6/7/8/9/10/11 e 12 da Reclamação, restou comprovado que a Reclamante é a legítima titular de diversos registros e pedidos de registro de marca contendo a expressão “waterpik” no Brasil e em diversos outros territórios, como Canadá, EUA e União Europeia.
Verifica-se, ainda, que o nome de domínio em disputa reproduz integralmente a marca da Reclamante, com a adição da expressão “do Brasil”, que simplesmente indica uma procedência brasileira, não tendo qualquer caráter distintivo capaz de afastar a similaridade e possibilidade de confusão entre as marcas e o nome de domínio em disputa.
Inclusive, no presente caso, a expressão “do Brasil” pode vir até a causar ainda mais confusão aos consumidores, vez que a Reclamante é empresa estrangeira que vende seus produtos no Brasil através de uma revendedora autorizada e, assim, o acréscimo de tal expressão ao nome de domínio em disputa pode levar os consumidores a entenderem que a Reclamada é a oficial representante de vendas da Reclamante no Brasil.
Nesse sentido, o Especialista concorda que qualquer usuário ou consumidor que queira acessar o sítio de rede eletrônica da Reclamante poderá facilmente acessar o sítio de rede eletrônica “www.”, referente ao nome de domínio em disputa, e fazer uma associação indevida entre a Reclamada e a Reclamante, acreditando que a Reclamada também é uma distribuidora oficial da Reclamante.
Diante do exposto, entende o Especialista que o nome de domínio em disputa é suficientemente similar para criar confusão com a marca da Reclamante. B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa
O Especialista reconhece que a Reclamada não possui registro de marca ou nome comercial contendo WATERPIK, e nem é comumente conhecida como “waterpik”. Inclusive, conforme argumentado pela Reclamante, a Reclamada nem mesmo utiliza produtos próprios para venda em seu sítio de rede eletrônica, mas sim produtos exclusivamente de propriedade da Reclamante.
Some-se a isso o fato de que o sítio de rede eletrônica associado ao nome de domínio em disputa não exibe qualquer indicação de vínculo (ou a sua inexistência) com a Reclamante, o que seria de mister. Aliás, o conteúdo exibido parece efetivamente pertencer a um sítio de rede eletrônica oficial da Reclamante.
O Especialista reconhece, ainda, que a Reclamante nunca deu autorização para a Reclamada incorporar sua marca WATERPIK ao nome de domínio em disputa, e, como a Reclamada escolheu por não apresentar nenhum argumento no sentido de comprovar qualquer autorização, fica claro que a única intenção da Reclamada ao proceder com o registro do nome de domínio em disputa era a de atrair usuários da Internet e consumidores ao seu sítio de rede eletrônica, criando uma falsa associação com a Reclamante, para ganhos comerciais.
Assim, diante do conjunto probatório produzido neste procedimento administrativo, entende o Especialista que a Reclamada não possui direitos ou interesses legítimos com relação ao nome de domínio em disputa. C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé
Nos termos do art. 3 do Regulamento, o Reclamante deverá expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má fé, de modo a causar prejuízos ao Reclamante.
O Especialista considera preenchidos os requisitos “c” e “d” do parágrafo único do art. 3 do Regulamento, quais sejam:
c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.
É certo que o registro de domínio que se utiliza de marca notoriamente conhecida cuja titularidade é de terceiro constitui forte indício de má fé, o que no caso em questão foi confirmado através das provas elencadas pela Reclamante - como o fato do sítio de rede eletrônica referente ao nome de domínio em disputa promover e oferecer os produtos da Reclamante.
Concorda, assim, o Especialista com a alegação da Reclamante de que é improvável que a Reclamada não tivesse conhecimento da Reclamante e de sua marca no momento do registro do nome de domínio em disputa, inclusive pelo fato de os produtos da Reclamante estarem sendo vendidos pela Reclamada em seu sítio de rede eletrônica.
Ainda, o fato de a Reclamada não ter oferecido nenhuma resposta à notificação extrajudicial enviada pela Reclamante (conforme Anexo 14 da Reclamação), ou mesmo a esta Reclamação, pode ser também indicativo de má fé.
Por fim, todos os indícios levam a crer que o nome de domínio em disputa foi registrado e vem sendo utilizado com o objetivo de gerar lucros à Reclamada, através do desvio da clientela da Reclamante e de sua distribuidora oficial no Brasil, e de criar uma associação indevida entre a Reclamada e Reclamante na mente dos consumidores. Frisa-se que o conteúdo disponibilizado no sítio de rede eletrônica da Reclamada parece efetivamente pertencer a um sítio de rede eletrônica oficial da Reclamante.
Dessa forma, o Especialista entende que o nome de domínio em disputa foi registrado e vem sendo utilizado de má fé. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art. 1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, este Especialista decide que o nome de domínio em disputa seja transferido para a Reclamante1.
Gabriel F. Leonardos
Especialista
Data: 22 de agosto de 2013
Local: Rio de Janeiro, Brasil
1 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.
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