A Reclamante é Lego System A/S, de Billund, Dinamarca, representada por Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello, Brasil.
O Reclamado é Omar Quadros Motta, de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 2. Os Nomes de Domínio e a Unidade de Registro
Os nomes de domínio em disputa são , , , e , os quais estão registrados perante o NIC.br. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o "Centro") em 1º de abril de 2014. Em 3 de abril de 2014, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 4 de abril de 2014, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular dos registros e fornecendo os respectivos dados de contato. Em 10 de abril de 2014, o Centro notificou a Reclamante sobre a irregularidade de forma diagnosticada, a saber, a ausência de instrumento procuratório. Em 15 de abril de 2014, o Centro recebeu o instrumento procuratório da Reclamante.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob ".br" – denominado SACI-Adm (o "Regulamento") e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as "Regras").
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 16 de abril de 2014. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 6 de maio de 2014. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 7 de maio de 2014, o Centro decretou a revelia do Reclamado.
O Centro nomeou Simone Lahorgue Nunes como Especialista em 14 de maio de 2014. A Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. A Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões de mérito pertinentes ao caso. 4. Questões de Fato
A Reclamante, cujo nome empresarial é composto pela expressão "LEGO", é uma empresa transnacional há anos presente no mercado internacional e no brasileiro de brinquedos, gozando de renome e boa reputação internacional. É titular de diversos registros da referida marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ("INPI"). De acordo com os documentos apresentados pela Reclamante, o primeiro registro da marca LEGO foi concedido em 1978, no Brasil, sendo o registro da marca LEGOLAND concedido ainda antes, em 1975.
Os nomes de domínio em disputa foram registrados entre os anos de 2012 e 2013, sendo o nome de domínio criado em 24 de novembro de 2012 e os demais, a saber: , , e , registrados em 27 de dezembro de 2013.
O Reclamado, não apresentando defesa, deixou de contestar a alegação de que não possui direitos sobre a marca/nome LEGO, o que, então, tornou-se fato incontroverso.
O Reclamado é titular de muitos outros nomes de domínio que reproduzem marcas de terceiros (conforme anexos da Reclamação). 5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante alega que tanto seu nome empresarial quanto a marca de sua titularidade estão sendo integral e indevidamente reproduzidos nos nomes de domínio em disputa. Afirma que a reprodução integral do nome e marca, ainda que acompanhada de expressões genéricas, quais sejam: "arquitetura", "do brasil", "educação", "educationbrasil" e "mindstorm" causaria confusão, nos termos do art. 3 do Regulamento e do art. 4 (b)(v)(2) das Regras. Em relação a tais expressões genéricas, as expressões "arquitetura", "educação" e "mindstorm" reproduziriam o nome de linhas de produtos da Reclamante, agravando o risco de confusão por parte do público consumidor.
Além disso, a Reclamante alega que o Reclamado utiliza indevidamente a marca LEGO, criando, com algumas de suas ações, situações que induzem o público consumidor a erro, sendo elas: (i) oferecer à venda produtos sob a marca LEGO da Reclamante no site hospedado sob o nome de domínio em disputa , sem que esteja autorizada a fazê-lo; (ii) criar uma página na rede social Facebook informando se tratar da página da Reclamante no Brasil; (iii) valer-se da contratação de links patrocinados para desviar a clientela da Reclamante que, ao procurar o termo "lego" em instrumentos de busca, tem como resultado o anúncio do Reclamado.
Salienta ainda a Reclamante que tais atitudes maculam sua boa imagem junto ao público consumidor.
Afirma a Reclamante que não logrou êxito ao tentar contato anterior com o Reclamado para solucionar a questão de forma amigável, que não respondeu a notificação recebida, o que demonstraria a sua intenção ao registrar o nome de domínio em disputa , qual seja, impedir o uso pela Reclamante, caracterizando-se a má fé do Reclamado para os fins do art. 3, parágrafo único, do Regulamento.
Informa a Reclamante que os nomes de domínio em disputa , , e , embora registrados, não são utilizados pelo Reclamado.
A Reclamante alega ainda que o Reclamado é titular de dezenas de outros nomes de domínio que violam marcas, nomes empresariais e outros direitos anteriores de terceiros.
Requer, pelo exposto, a transferência dos nomes de domínio em disputa para si ou para entidade que indicar. B. Reclamado
O Reclamado, devidamente notificado, não apresentou defesa, sendo, portanto, revel. 6. Análise e Conclusões
A análise das alegações e do conjunto probatório apresentado pela Reclamante permite concluir que a Reclamação deve ser julgada procedente, pois (i) os nomes de domínio em disputa efetivamente criam confusão com a marca da Reclamante; (ii) o Reclamado não possui direitos ou interesses legítimos em relação aos nomes de domínio em disputa; os quais (iii) foram registrados de má fé, tendo em vista o seu não uso, no caso dos nomes de domínio em disputa , , e , e as circunstâncias de seu uso, no que diz respeito ao nome de domínio em disputa . A. Nomes de domínio idênticos ou suficientemente similares para criarem confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
Os nomes de domínio em disputa reproduzem integralmente o nome empresarial e a marca da Reclamante, o que, por si só, já seria suficiente para potencialmente causar confusão no público consumidor.
No caso dos nomes de domínio em disputa , , e , que não são utilizados pelo Reclamado, o emprego dos termos "arquitetura", "educação", "educationbrasil" e "mindstorm" contribui para que a confusão se torne mais efetiva uma vez que fazem referência a linhas de produtos da Reclamante.
No que tange ao nome de domínio em disputa , o emprego do termo geográfico "Brasil" não afasta a confusão estabelecida com a marca da Reclamante.
São, desta forma, aplicáveis o art. 3 do Regulamento e o art. 4(b)(v)(2) das Regras, uma vez que há reprodução integral não só do nome empresarial da Reclamante, como também de sua marca registrada com anterioridade no Brasil. B. Direitos ou interesses legítimos do Reclamado com relação aos nomes de domínio em disputa
Baseado nas provas prima facie que acompanham a Reclamação, a Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos do Reclamado com relação à marca LEGO e aos nomes de domínio em disputa é inequívoca, tanto que o mesmo sequer respondeu à notificação recebida da Reclamante não apresentando, até o momento, defesa no âmbito desta Reclamação. C. Nomes de domínio em disputa registrados ou sendo utilizados de má fé
Dispõe o Regulamento que a ocorrência das circunstâncias a seguir elencadas, dentre outras que poderão existir, caracterizam má fé no registro ou na utilização do nome de domínio (parágrafo único do art. 3 do Regulamento):
a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.
No caso dos nomes de domínio em disputa , , e , que não são utilizados pelo Reclamado, resta claro o enquadramento da situação retratada na alínea "b" do parágrafo único do art. 3 do Regulamento. Ademais, conforme ressaltado pela Reclamante em sua peça inicial, a falta de uso dos nomes de domínio em disputa configura o chamado "passive holding". Essa inatividade, somada ao fato de não ter o Reclamado justificado tal atitude, em conjunto com os demais elementos do presente caso, são suficientes para que se conclua que o Reclamado está agindo com má fé nos termos do art. 3, parágrafo único do Regulamento e do art. 4(b)(v)(1) das Regras.
Em relação ao nome de domínio em disputa , aplicável é a hipótese prevista na alínea "d" do parágrafo único do art. 3 do Regulamento, uma vez que há nítida intenção por parte do Reclamado de criar confusão no público consumidor, ao praticar os seguintes atos: (i) oferecer à venda, sem autorização, produtos sob a marca LEGO da Reclamante; (ii) criação de página na rede social Facebook informando se tratar da página da Reclamante no Brasil; (iii) valer-se da contratação de links patrocinados para desviar a clientela da Reclamante que, ao procurar o termo "lego" em instrumentos de busca, obtém como resultado o anúncio do Reclamado.
Dessa forma, na opinião desta Especialista, o Reclamado, ao registrar e usar os nomes de domínio em disputa, age de má fé, seja por meio do "passive holding", seja para tentar atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio de rede eletrônica, usurpando as marcas registradas da Reclamante e, com isso, criando situação de confusão perante o público consumidor. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, o Painel Administrativo decide que os nomes de domínio em disputa , , , e sejam transferidos para a Reclamante ou para quem esta indicar, conforme requerido na Reclamação1 .
Simone Lahorgue Nunes
Especialista
Data: 26 de maio de 2014
Local: Rio de Janeiro, Brasil
1 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação da decisão acima no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.
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