A Reclamante é Doctissimo de Levallois Perret, França, representada por Dannemann Siemsen, Brasil.
A Reclamada é Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda. de Curitiba, Brasil / Green Park Content Ltda. de São Paulo, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado perante o NIC.BR. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 20 de dezembro de 2016. Em 20 de dezembro de 2016, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Na mesma data o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que a Reclamada é a titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato. Em 20 de dezembro de 2016 a Reclamante apresentou emenda à Reclamação.
O Centro verificou que a Reclamação e a emenda à Reclamação preenchem os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 22 de dezembro de 2016. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 11 de janeiro de 2017. O Reclamado não apresentou Defesa dentro do prazo. Portanto, em 13 de janeiro de 2017, o Centro notificou as partes sobre a revelia da Reclamada.
Em 13 de janeiro de 2017, o Centro recebeu um e-mail de um terceiro, Sr. M. Bittencourt. Em 17 de janeiro de 2017 o Centro recebeu a Defesa intempestiva da Reclamada Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda..
O Centro nomeou Luiz E. Montaury Pimenta como Especialista em 23 de janeiro de 2017. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em 25 de janeiro de 2017, o Centro recebeu uma comunicação do Sr. M. Bittencourt, em nome da empresa Green Park Content Ltda., apresentando-se como responsável pelo site sob o nome de domínio em disputa. Em 2 de fevereiro de 2017, o Centro recebeu uma comunicação adicional da Reclamante. Em 7 de fevereiro de 2017, o Centro recebeu comunicação adicional da empresa Green Park Content Ltda.
Em 7 de fevereiro de 2017, o Centro informou às partes que o Especialista não iria aceitar novas alegações e/ou documentos, salvo sob seu requerimento expresso.
Em 14 de fevereiro de 2017, a Reclamante solicitou a suspensão do procedimento, a fim de possibilitar negociações de um possível acordo entre as partes. Em 15 de fevereiro de 2017, o Centro encaminhou às partes a Ordem de Procedimento No. 01, determinando a suspensão do procedimento. Em 3 de março de 2017, a Reclamante solicitou a continuação do procedimento.
As partes apresentaram materiais adicionais não solicitados pelo Especialista em 6 de março de 2017, 22 de março de 2017 e 24 de março de 2017.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso. 4. Questões de Fato
A Reclamante é uma sociedade localizada na França, que, no ano 2000, iniciou suas atividades através do sítio de rede eletrônica “”, especializado em informações sobre saúde e bem-estar. A partir de 2009, a Reclamante passou a pertencer ao Grupo Lagardère Active, ocasião em que passou a ter alcance internacional.
A Reclamante é detentora de diversos pedidos de registro e registros para a marca DOCTISSIMO no Brasil e em diversos outros países ao redor do mundo, dentreos quais se inclui o registro No. 840.057.059, para a marca DOCTISSIMO, depositado perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) brasileiro em 15 de março de 2012 e registrado em 3 de março de 2015.
O registro do nome de domínio em disputa ocorreu em 12 de abril de 2013.
A Reclamada nomeada na Reclamação é a empresa Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda., que presta serviços de registro de nomes de domínios, e informa ter registrado o nome de domínio em disputa em nome da empresa Green Park Content Ltda. A empresa Green Park Content Ltda. desenvolve programas de computador, fornece consultoria em tecnologia da informação e publicidade. 5. Questões preliminares A. Defesa Intempestiva
A Reclamação foi apresentada contra a empresa Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda., titular do nome de domínio em disputa. Em 17 de janeiro de 2017, tal empresa apresentou Defesa intempestiva na qual limita-se a informar que presta serviços de registro de nomes de domínios e alega ter registrado o nome de domínio em disputa em nome da empresa Green Park Content Ltda.
A empresa Green Park Content Ltda., por sua vez, apresentou Defesa intempestiva em 25 de janeiro de 2017, apresentando-se como responsável pelo site sob o nome de domínio em disputa e apresentando alegações, conforme relatado a seguir.
De acordo com as Regras, esse Especialista não está obrigado a examinar as Defesas intempestivas, mas poderá fazê-lo, se assim o entender. No presente caso, apesar dos diversos vícios encontrados, o Especialista entende que as Defesas apresentadas pelas Reclamadas Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda. e Green Park Content Ltda. são importantes para a análise da questão e opta por considerá-las. B. Identidade da Reclamada
No que tange à identidade da Reclamada, de acordo com o parágrafo 2 das Regras, “Reclamado (Titular) refere-se ao titular de um nome de domínio contra quem uma reclamação é apresentada”. No presente caso a empresa Domain Under Protection Serviços de Internet Ltda. registrou o nome de domínio em disputa em nome da empresa Green Park Content Ltda., que confirma o fato e informa ser a responsável pelo conteúdo do site sob o nome de domínio em disputa.
Desta forma, se bem o Especialista decide por manter ambas as empresas como Reclamadas, considerando que apenas a Reclamada Green Park Content Ltda. apresentou argumentos quanto ao mérito da Reclamação, doravante as referências à “Reclamada” devem ser entendidas como referências à Reclamada Green Park Content Ltda., exceto quando expressamente informado. C. Materiais Adicionais das Partes
Ambas as partes apresentaram Materiais Adicionais não solicitados pelo Especialista.
Considerando que as Defesas Intempestivas apresentam alegações que a Reclamante não poderia antecipar à época da apresentação da Reclamação e, buscando tratar as partes com igualdade, o Especialista irá considerar o Material Adicional da Reclamante, apresentado em 2 de fevereiro de 2017 e o Material Adicional apresentado pela Reclamada em 7 de fevereiro de 2017.
Em 7 de fevereiro de 2017, o Centro informou às partes que o Especialista não iria aceitar novas alegações e/ou documentos, salvo sob seu requerimento expresso.
Os Materiais Adicionais apresentados pelas partes após 7 de fevereiro de 2017 apresentam argumentos e documentos já existentes à época da apresentação da Reclamação e da Defesa intempestiva da Reclamada e, portanto, não serão considerados pelo Especialista. Em todo caso, o Especialista nota que a análise destes Materiais Adicionais não altera sua conclusão. 6. Alegações das Partes A. Reclamante
Em síntese, a Reclamante alega que:
I O nome de domínio em disputa é similar à marca DOCTISSIMO de sua titularidade;
II A marca DOCTISSIMO está protegida em várias jurisdições em todo mundo, tendo, inclusive, diversos pedidos de registro e registros depositados/registrados no Brasil perante o INPI;
III Sua marca é notoriamente conhecida no segmento de consultoria em saúde e bem-estar e seu sítio de rede eletrônica “” possui uma média mensal de mais de 8 milhões de acessos;
IV Ambos os sites, da Reclamante e da Reclamada, estão relacionados à área de saúde e bem-estar;
V A Reclamante já foi parte em um procedimento administrativo anterior envolvendo o nome de domínio (DOCTISSIMO v. Pierre André Mantovani,Caso OMPI No. DBR2014-0016, no qual o painel administrativo, decidiu pela transferência de tal nome de domínio à Reclamante);
VI Com a transferência do nome de domínio , passou a gozar da anterioridade com base na data de registro, no Brasil, desse nome de domínio, qual seja, 19 de maio de 2011;
VII A marca DOCTISSIMO está devidamente registrada no nome da Reclamante perante o INPI, onde se encontra depositada desde 15 de março de 2012;
VIII A Reclamada age imbuído de má-fé, com o objetivo de se aproveitar da fama conquistada pela Reclamante;
IX Os registros marcários da Reclamante no Brasil protegem exatamente as atividades exercidas por ambas as partes em seus sítios eletrônicos;
X Os sinais DOCTISSIMO e DOUTISSIMA são confundíveis e similares, sendo usados no mesmo segmento de mercado;
XI A Reclamada não possui direitos ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa;
XII A Reclamada se apresenta no site hospedado sob o nome de domínio em disputa como “D” e informa que seu Diretor Executivo seria o Sr. S. Lung. A Reclamante alega que este seria também representante legal da sociedade Doutissima Limited, e que teria domicílio na França, razão que corrobora a má-fé da Reclamada, pois não pode negar conhecimento prévio da marca DOCTISSIMO;
XIII O INPI indeferiu o pedido de registro para a marca DOUTISSIMA de titularidade da empresa Doutissima Limited, em função do registro anterior para o sinal DOCTISSIMO, de acordo com decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial de No. 2382, de 30 de agosto agosto de 2016;
XIV A Reclamada, se aproveitando do fundo de comércio e da clientela que já conhecia e utilizava os serviços da Reclamante, tentou criar uma “versão nacional” de um site líder mundial em seu mercado;
XV O termo DOCTISSIMO foi criado pela Reclamante, não tem significado no vernáculo ou em qualquer outro idioma, não sendo crível, portanto, que a Reclamada tenha escolhido expressão tão similar por mera coincidência;
XVI A Reclamada hospeda sítio eletrônico cujo “look and feel” traz a impressão de que se trata de uma versão nacional do site da Reclamante;
XVII O nome de domínio em disputa foi intencionalmente registrado em decorrência da reputação internacional da Reclamante, pelo que não há como negar que a Reclamada agiu de má fé;
XVIII Por fim, solicita a transferência do nome de domínio em disputa, . B. Reclamada
Em sua resposta, a Reclamada afirma que:
I O sítio de rede eletrônica “www.” é um negócio real, estabelecido no Brasil desde 2013;
II Já foram investidos elevados valores na concepção e operação do projeto;
III Está “abaixo do guarda-chuva” do portal “”;
IV Já foram publicados em seu sítio de rede eletrônica mais de quinze mil artigos sobre saúde, beleza e bem-estar;
V Podem ser detectados mais de 117.000 resultados citando o sítio de rede eletrônica da Reclamada em busca no Google;
VI Sua equipe é composta por 15 profissionais dedicados ao desenvolvimento da plataforma e produção de conteúdo, estando ligados a mais de 100 médicos que publicam trabalhos em seu website;
VII Seu sítio de rede eletrônica recebe mais de 4 milhões de acessos mensais, tornando-o um serviço de utilidade pública;
VIII Interromper o acesso ao website “www.” coloca em risco um negócio que está sendo construído há 4 anos no Brasil;
IX Não compreende o súbito interesse da Reclamante em querer “tomar posse” do nome de domínio em disputa;
X Caso percam o direito de uso e acesso ao nome de domínio em disputa, precisam de tempo para migrar todo o seu conteúdo a um novo nome de domínio. C. Material Adicional da Reclamante de 2 de fevereiro de 2017
Em resposta à manifestação da Reclamada, a Reclamante aduz que:
I A sociedade Doutissima Limited, que faz parte do mesmo grupo econômico da Reclamada, tem plena e inequívoca ciência dos direitos anteriores da Reclamante, pelo menos, desde a data em que seu pedido de registro no INPI foi indeferido, o que resulta na aplicação dos artigos 124, XIX e 129 da Lei da Propriedade Industrial (Lei No. 9.279, “LPI”);
II Em tentativa de acordo, os procuradores da Reclamante contataram diretamente o Sr. S. Lung, Diretor Executivo da Reclamada, em outubro de 2016, porém, nenhuma resposta foi recebida;
III Não há explicação para que a Reclamada tenha adotado marca que seja mera “tradução” ao português de sinal notoriamente conhecido internacionalmente, particularmente dentre profissionais da Internet. D. Material Adicional da Reclamada de 7 de fevereiro de 2017
Em resposta ao Material Adicional da Reclamante, a Reclamada assevera que:
I Reconhece que DOCTISSIMO é uma “marca reconhecida”, nos termos dos artigos 6 bis da Convenção de Paris e 126, da LPI;
II Não concorda que seus dois diretores deveriam ter conhecimento dos direitos de propriedade intelectual da Reclamante, uma vez que desde sua fundação a Doutissima Limited tem sido administrada e dirigida no Brasil;
III Apenas em 30 de agosto de 2016 a Reclamada foi informada sobre a “barreira para registro” da marca no Brasil;
IV Não responderam ao contato da Reclamante realizado em outubro de 2016, pois usaram do direito de recorrer da decisão administrativa do INPI, pelo que não há qualquer negligência ou vontade de adiar o processo;
V A marca escolhida não é semelhante à marca da Reclamante, tendo em vista que não se trata de mera tradução de DOCTISSIMO para o português. DOUTISSIMA foi criada a partir da palavra “douto”, em português;
VI Não constitui violação do artigo 6 bis da Convenção de Paris e que a imitação prevista no artigo 124 da LPI não é relevante ao caso;
VII A empresa Reclamante tinha conhecimento da sua existência e posição no mercado brasileiro, tendo inclusive assinado contrato de licença de uso de software para uma ferramenta de fórum interno, o que demonstra a colaboração entre as duas empresas. 7. Análise e Conclusões
A Reclamante deve demonstrar que os requisitos previstos no art. 3 do Regulamento foram atendidos. A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
De acordo com o art. 3 do Regulamento, a Reclamante, na abertura de procedimento sob o Regulamento, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:
“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome do domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.”
No presente caso, a Reclamante informa ser titular de registros e pedidos de registro marcários depositados em diversos países. No Brasil, observa-se que os registros de No. 840.057.059, 840.057.075 e 840.057.091, para a marca DOCTISSIMO, respectivamente nas classes 38, 41 e 44, foram depositados em 15 de março de 2012.
No que tange a hipótese da alínea “a” do art. 3 do Regulamento, observa-se que: (i) o nome de domínio em disputa é similar à marca de titularidade da Reclamante; (ii) a similaridade entre a marca da Reclamante e o nome de domínio da Reclamada é suficiente para criar confusão perante os usuários da Internet; e (iii) o depósito do pedido de registro da marca DOCTISSIMO junto ao INPI pela Reclamante é anterior à criação do nome de domínio em disputa.
Verifica-se que tanto o prefixo quanto o sufixo dos signos distintivos ora em análise são praticamente idênticos, de modo que as pequenas alterações não são suficientes para afastar a similaridade entre elas.
Ademais, nota-se que o prefixo “doct” remete à palavra “doctor”, enquanto “dout” sugere a palavra “doutor”, sendo, de fato, expressões correspondentes nos seus respectivos idiomas.
Nesse sentido, observa-se que o próprio INPI já reconheceu tal semelhança, chegando a indeferir pedido de registro para a marca DOUTISSIMA, justamente com base no registro anterior de nº 840.057.075, para o sinal DOCTISSIMO, da Reclamante, conforme decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial de nº 2382, de 30 de agosto de 2016.
O Especialista, portanto, considera que a Reclamante logrou êxito ao demonstrar o primeiro requisito do art. 3 do Regulamento. B. Direitos ou interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa
O art.11(c) do Regulamento estabelece que a defesa deve abordar todos os motivos pelos quais a Reclamada entenda possuir direitos e/ou legítimos interesses sobre o nome de domínio em disputa devem acompanhar a Defesa, bem como ter em anexo todos os documentos que a Reclamada julgar convenientes para embasar suas alegações.
No caso concreto, o Especialista entende que não há qualquer evidência de que a Reclamada usou ou preparou-se para usar o nome de domínio em disputa em conexão com uma oferta de boa-fé de produtos ou serviços, já que desde seu registro tinha pleno conhecimento da marca da Reclamante, usa o nome de domínio em disputa para disponibilizar serviços idênticos aos serviços oferecidos pela Reclamante, imita a marca DOCTISSIMO da Reclamante e, ademais, usa website com trade dress semelhante ao da Reclamante. De igual forma, não há qualquer prova de que a Reclamada tenha feito um uso legítimo não-comercial e justo do nome de domínio em disputa.
Ademais, como acima citado, nota-se que o próprio INPI indeferiu o pedido de registro para a marca DOUTISSIMA, da Reclamada, justamente com base no registro anterior de nº 840.057.075, para a marca DOCTISSIMO, de titularidade da ora Reclamante.
Com efeito, baseando-se nas provas que acompanham a Reclamação e a Defesa, o Especialista entende que a falta de direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa é inequívoca. C. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má-fé
Estabelece o parágrafo único do art. 3 do Regulamento que, dentre outras circunstâncias, constituem indícios de má-fé na utilização do nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio em disputa com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio em disputa, o titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
O nome de domínio em disputa foi criado em 12 de abril de 2013, um ano depois da data de depósito das marcas da Reclamante no Brasil.
Na opinião deste Especialista, o uso do nome de domínio em disputa para disponibilizar serviços idênticos aos serviços oferecidos pela Reclamante, imitando a marca DOCTISSIMO da Reclamante e, ademais, usando website com trade dress semelhante ao da Reclamante, demonstra o objetivo da Reclamada em atrair, com intenção de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante e/ou associação com a Reclamante.
Ademais, verifica-se que a própria Reclamada admite que “sem qualquer margem de dúvida” a marca da Reclamante é uma “marca reconhecida”.
De fato, esse Especialista verifica diversas evidências que corroboram a má-fé da Reclamada, quais sejam: (i) o nome de domínio em disputa redireciona usuários da Internet a sítio de rede eletrônica que traz a impressão de que se trata de uma versão nacional do website da Reclamante; (ii) o nome de domínio em disputa hospeda sítio de rede eletrônica gerido por profissional domiciliado no mesmo país de origem da Reclamante e que, como já mencionado, não poderia alegar desconhecimento da Reclamante e suas marcas; (iii) empresa relacionada à Reclamada teve seu pedido de registro para a marca DOUTISSIMA, similar ao nome de domínio em disputa e usada no site hospedado sob este, indeferido pelo INPI com base no registro anterior da Reclamante, conforme acima exposto; (iv) a marca DOUTISSIMA comunica ao consumidor a ideia de ser uma versão brasileira da marca DOCTISSIMO, da Reclamante; e (v) Reclamante e Reclamada atuam no mesmo segmento mercadológico.
O fato trazido pela própria Reclamada de que haveria contrato de licença de uso de software entre as partes (relacionado a uma ferramenta de fórum de discussões), não implica em autorização para o registro do nome de domínio em disputa e, muito menos, em autorização para o seu uso tal como acima descrito. A existência de tal contrato, na opinião do Especialista é mais uma evidência que corrobora a má-fé da Reclamada.
Portanto, pelos documentos e informações trazidas pelas partes, esse Especialista conclui que a Reclamante logrou êxito em demonstrar o segundo requisito do art. 3 do Regulamento. 8. Decisão
Pelas razões acima expostas, de acordo com o art. 1(1) do Regulamento e art. 15 das Regras, o Painel Administrativo decide que seja transferido à Reclamante1 .
Luiz E. Montaury Pimenta
Especialista
Data: 27 de março de 2017
Local: Rio de Janeiro
1 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.
Full & Egal Universal Law Academy