As Reclamantes são Microsoft Informática Ltda. de São Paulo, Brasil, Microsoft Corporation de Redmond, Washington, Estados Unidos da América e Mojang Synergies AB de Estocolmo, Suécia, representadas por Soerensen Garcia Advogados Associados, Brasil.
O Reclamado é Leonardo Kikuchi de Santa Cruz das Palmeiras, Brasil. 2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , registrado perante o NIC.br. 3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 9 de fevereiro de 2017. Em 9 de fevereiro de 2017, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com o nome de domínio em disputa. Em 13 de fevereiro de 2017, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação do nome de domínio em disputa, confirmando que o Reclamado é o titular do registro e fornecendo os respectivos dados de contato.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 15 de fevereiro de 2017. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 7 de março de 2017. O Reclamado não apresentou Defesa. Portanto, em 8 de março de 2017, o Centro decretou a revelia do Reclamado.
O Centro nomeou Wilson Pinheiro Jabur como Especialista em 20 de março de 2017. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso. 4. Questões de Fato
As Reclamantes integram o grupo Microsoft, estando legitimadas para agir em defesa da marca MINECRAFT, devidamente protegida por diversos registros ao redor do mundo, dentre os quais:
- nos Estados Unidos da América, sob o nº 4252394, depositado em 18 de setembro de 2011 e registrado em 4 de dezembro de 2012, nas classes internacionais 9, 25, 28 e 41; e
- no Brasil, sob o nº 840757336, depositado em 6 de janeiro de 2014 e registrado em 30 de agosto de 2016, na classe NCL(10) 9.
O nome de domínio em disputa foi registrado em 28 de janeiro de 2015 e atualmente não está direcionado para nenhuma página ativa. À época da apresentação da Reclamação, o nome de domínio em disputa era usado para oferecer o jogo Minecraft das Reclamantes, sem sua autorização. 5. Alegações das Partes A. Reclamante
As Reclamantes integram o grupo Microsoft, que adquiriu em 2014 a terceira Reclamante, um estúdio sueco de desenvolvimento de jogos digitais, responsável pelo jogo Minecraft.
No Brasil são as Reclamantes titulares de diversos registros para a marca MINECRAFT, estando elas legitimadas a agir em defesa dos interesses dessa marca.
O nome de domínio em disputa, no entender das Reclamantes, reproduz a sua marca anterior MINECRAFT, com o simples acréscimo do termo “original”, que em nada contribui para dotá-lo de distintividade e, ao contrário, reforça uma potencial relação entre ambos, revelando a intenção do Reclamado de se beneficiar da associação com as Reclamantes ao sugerir que o nome de domínio em disputa seria legítimo assim como os produtos ou serviços oferecidos através do website a ele relativo.
Sustentam as Reclamantes que o Reclamado registrou e está usando o nome de domínio em disputa em má-fé na medida em que:
(i) o Reclamado utilizou, de modo não autorizado, o nome de domínio em disputa em conexão com os serviços relacionados aos produtos e serviços cobertos pela marca das Reclamantes, criando a probabilidade de confusão e a ilusão de que os serviços oferecidos por meio do website relacionado ao nome de domínio em disputa seriam executados pelas Reclamantes ou por elas autorizado;
(ii) o uso do nome de domínio em disputa demonstra a clara intenção de obter ganho financeiro por meio da oferta irregular de produtos ou serviços relacionados aos produtos e serviços das Reclamantes;
(iii) o Reclamado não faz uso legítimo do nome de domínio em disputa uma vez que, além de oferecer produtos e serviços relacionados ao jogo Minecraft das Reclamantes, comercializa espaço de anúncios e oferece acesso gratuito ao jogo das Reclamantes pela visualização de anúncios de terceiros.
Por fim, outro indício da má-fé do Reclamado estaria na ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada ao Reclamado em 25 de outubro de 2016 alertando-o sobre os direitos das Reclamantes. B. Reclamado
O Reclamado não respondeu ao presente procedimento. 6. Análise e Conclusões
De acordo com o art. 3 do Regulamento, as Reclamantes, na abertura de procedimento do SACI-Adm, devem expor as razões pelas quais o nome de domínio em disputa foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar-lhe prejuízos, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio em disputa:
“a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade.” A. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3 do Regulamento
No presente caso, o nome de domínio em disputa, , excluída evidentemente a terminação “.br”, reproduz integralmente a marca anterior das Reclamantes, MINECRAFT. O acréscimo do termo “original” agrava o risco de confusão com essa marca, dando a impressão de nome de domínio ou website referendado ou endossado pelo titular da marca.
Assim, resta atendido o requisito da alínea a) do art. 3 do Regulamento. B. Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má-fé
De outro lado, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas a), b) ou c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso do nome de domínio tenha se dado de má-fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má-fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
“a) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o Titular registrado o nome de domínio para impedir que o Reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o Titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do Reclamante.”
As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, ressalte-se, não obstando que seja identificada má-fé no uso do nome de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista.
No presente caso, há diversas evidências que demonstram a ocorrência de registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé para criar uma situação de provável confusão com o sinal distintivo da Reclamante (item d)acima).
A maior delas decorre da aposição, no passado, da logomarca das Reclamantes no sítio da rede eletrônica relativo ao nome de domínio em disputa que, além de copiar as cores utilizadas pelas Reclamantes, também copiava outros elementos característicos das Reclamantes em conjunto com a oferta irregular de serviços relacionados aos serviços das Reclamantes.
Ademais, a comercialização pretérita de espaço de anúncios e oferecimento de acesso gratuito ao jogo das Reclamantes pela visualização de anúncios de terceiros que constou do sítio da rede eletrônica relativo ao nome de domínio em disputa corroboram com a conclusão deste Especialista de que o Reclamado agiu de modo a intencionalmente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica, criando uma situação de provável confusão com as Reclamantes.
Por outro lado, a atual ausência de qualquer página ativa relativa ao nome de domínio em disputa não configura um uso de boa fé por parte do Reclamado, que não apresentou qualquer argumento ao longo do procedimento. Isto é, deve-se levar em conta que tal posse passiva pode, inclusive, indicar reconhecimento de ausência de direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, especialmente diante dos demais elementos deste caso (como a ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada pelas Reclamantes, etc.). Tivesse o Reclamado direitos ou interesses legítimos sobre o nome de domínio em disputa, teria, ainda que sucintamente e sem o auxílio de advogado especialista, se manifestado, quer antes da instauração deste procedimento, quer no prazo para resposta.
Entende, assim, este Especialista, não ter o Reclamado apresentado argumento ou demonstração alguma de um direito ou interesse legítimo com relação ao nome de domínio em disputa. Ao contrário, da conduta do Reclamado depreende-se efetivo conhecimento das Reclamantes (e de sua marca) e tentativa de lucro com a aposição de anúncios na página relativa ao nome de domínio em disputa, o que configura registro e uso do nome de domínio em disputa com má-fé.
Destarte, este Especialista conclui que os fatos e alegações das Reclamantes, somados ao conjunto probatório transmitido, constituem comprovação suficiente de sua pretensão. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, de acordo com art.1(1) do Regulamento e art.15 das Regras, o Painel Administrativo decide que o nome de domínio em disputa seja transferido para a primeira Reclamante1 .
Wilson Pinheiro Jabur
Especialista
Data: 3 de abril de 2017
Local: São Paulo, SP, Brasil
1 De acordo com o art. 22 do Regulamento, o NIC.br procederá à implementação desta decisão no décimo quinto dia útil após o recebimento da notificação da decisão. Entretanto, se qualquer das Partes comprovar que ingressou com ação judicial ou processo arbitral no referido intervalo de tempo, o NIC.br não implementará a decisão proferida e aguardará determinação judicial ou do processo arbitral.
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