A Reclamante é Hansen Technologies Corporation de Illinois, Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), representada internamente.
O Reclamado é Hantech Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA, de Itaquaquecetuba, São Paulo, Brasil, representada por Montu e Garro Sociedade de Advogados, Brasil.
2. O Nome de Domínio e a Unidade de Registro
O nome de domínio em disputa é , o qual está registrado perante o NIC.BR.
3. Histórico do Procedimento
A Reclamação foi apresentada ao Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI (o “Centro”) em 19 de março de 2018. Inicialmente, a Reclamação envolvia também o nome de domínio . Em 20 de março de 2018, o Centro transmitiu por e-mail para o NIC.br o pedido de verificação de registro em conexão com os nomes de domínio em disputa. Em 23 de março de 2018, o NIC.br transmitiu por e-mail para o Centro a resposta de verificação dos nomes de domínio, confirmando que o Reclamado é o titular do registro do nome de domínio em disputa e fornecendo os respectivos dados de contato e informando que o nome de domínio estava cancelado. Em resposta a um pedido de esclarecimento enviado pelo Centro, a Reclamante apresentou a Reclamação emendada no dia 3 de abril de 2018, retirando o nome de domínio da presente disputa.
O Centro verificou que a Reclamação preenche os requisitos formais do Regulamento do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet relativos a Nomes de Domínios sob “.br” – denominado SACI-Adm (o “Regulamento”) e das Regras do Centro de Arbitragem e Mediação da OMPI para o SACI-Adm (as “Regras”).
De acordo com o art. 3 das Regras, o Centro formalizou a notificação da Reclamação e o procedimento administrativo iniciou em 3 de abril de 2018. De acordo com o art. 7(a) das Regras, a data limite para o envio da defesa findou em 23 de abril de 2018. O Centro recebeu a Defesa do Reclamado no dia 23 de abril de 2018. Em 27 de abril de 2018, a Reclamante apresentou material complementar ao Centro.
O Centro nomeou Rodrigo Azevedo como Especialista em 1 de maio de 2018. O Especialista declara que o Painel Administrativo foi devidamente constituído. O Especialista apresentou o Termo de Aceitação e a Declaração de Imparcialidade e Independência, tal como exigido pelo Centro para assegurar o cumprimento dos arts. 4 e 5 das Regras.
Em atenção ao art. 12 do Regulamento, o Painel Administrativo entende não haver necessidade de produção de novas provas para decidir o mérito da disputa e, portanto, passará a analisar, a seguir, as questões pertinentes ao caso.
4. Questões de Fato
A Reclamante, Hansen Technologies Corporation, é empresa norte-americana voltada para a concepção e fabricação de componentes para refrigeração industrial e comercial. A empresa foi fundada em 1980 e tem sede em Burr Ridge, Illinois.
A Reclamante é o titular de registro para a marca HANTECH no Brasil, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”), processo n. 910966630, na classe NCL(10) 11, com especificação para “válvulas, controles, purgadores e componentes de refrigeração”, depositado em 29 de abril de 2016 e concedido em 10 de abril de 2018.
A Reclamante é também titular de registro da marca HANTECH na União Europeia, processo n. 015504285, nas classes 7, 9 e 11, depositado em 3 de junho de 2016 e concedido em 19 de janeiro de 2018.
A Reclamante também é titular do nome de domínio , registrado em 9 de setembro de 1997, no qual opera sob a marca HANSEN TECHNOLOGIES.
O Reclamado é Hantech Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA, empresa brasileira constituída em 25 de setembro de 2009, e que manteve relações comerciais com a Reclamante durante o período de 1 de novembro de 2004 até 22 de setembro de 2016.
O nome de domínio em disputa foi registrado em 10 de janeiro de 2011.
O Especialista acessou o nome de domínio em disputa em 9 de maio de 2018, verificando que o mesmo apontava para website apresentando produtos e serviços do Reclamado, sob a marca HANTECH COOLING & HEATING. Nesse website, o Reclamado se apresenta como “uma empresa de técnicos e engenheiros, uma empresa que tem como foco a fabricação e o fornecimento de soluções em controles, válvulas, bombas e detectores, sendo estes apenas alguns dos nossos produtos e serviços, desenvolvidos no Brasil em conjunto com expertise e tecnologias americana”.
5. Alegações das Partes A. Reclamante
A Reclamante apresentou Reclamação com base nos seguintes fundamentos:
- O nome de domínio é idêntico ou semelhante o suficiente para criar confusão com um símbolo distintivo sobre o qual a Reclamante tem direitos, com base nos arts. 3 e 4 (b) (v) (2) do Regulamento. O nome de domínio em disputa incorpora com exatidão a marca HANTECH da Reclamante, com a mera adição do designador geográfico “brasil”. Sabendo-se que o Reclamado foi representante de vendas da Reclamante entre 1 de novembro de 2004 e 22 de setembro de 2016, ele estava obviamente ciente dos negócios da Reclamante e de seus clientes. O website sob o nome de domínio em disputa incorpora as marcas da Reclamante e outros conteúdos sobre os quais esta detém direitos autorais, como fotografias. O Reclamado está intencionalmente tentando enganar os clientes da Reclamante para que acreditem que o nome de domínio em disputa está associado com e autorizado pela Reclamante, com o objetivo de explorar o fundo de comércio, a reputação comercial e as marcas registradas da Reclamante, para o seu próprio benefício comercial. Essa atuação do Reclamado está afetando negativamente os negócios da Reclamante no Brasil, desviando a sua clientela, o que pode ser claramente evidenciado pela queda significativa de 54% na sua receita no território brasileiro entre 2016 e 2017.
- O nome de domínio em disputa foi registrado e está sendo usado de má-fé, nos termos dos arts. 3º e 4º, alínea b), v. 1), do Regulamento. O Reclamado foi contratado como representante de vendas da Reclamante para as suas operações brasileiras em 1 de novembro de 2004. Em 10 de janeiro de 2011, o Reclamado registrou o nome de domínio em disputa. Em 31 de janeiro de 2013, a Reclamante enviou comunicação escrita ao Reclamado destituindo-o da condição de distribuidor exclusivo, passando a possuir mero relacionamento fornecedor/cliente. Em 30 de abril de 2014, ocorreu troca de mensagens entre colaboradores da Reclamante indicando que o Reclamado estava recomendando a clientes que não comprassem de outros distribuidores locais, sob o argumento de que estes não eram agentes autorizados. Em 22 de setembro de 2016, a Reclamante enviou nova comunicação escrita ao Reclamado rescindindo o relacionamento comercial devido à fabricação, distribuição e venda não autorizada, pelo Reclamado, de produtos incorporando marcas registradas da Reclamante, como se fossem produtos genuínos e autorizados, e, assim, desviando as vendas da Reclamante. Em 23 de setembro de 2016, o Reclamado reconheceu a rescisão da relação comercial entre as partes, mediante comunicação escrita à Reclamante. Em 11 de janeiro de 2018, a Reclamante enviou comunicação escrita ao Reclamado exigindo a cessação e desistência do uso não autorizado e contínuo da marca da Reclamante, considerando não ser mais o agente autorizado da empresa, sobre a qual não obteve qualquer resposta. Como a única diferença entre o nome de domínio em disputa e o nome de domínio da Reclamante é a adição do termo “brasil”, os clientes presumiriam naturalmente que o nome de domínio em disputa está associado à Reclamante. A flagrante violação das marcas da Reclamante pelo Reclamado, em conjunto com o fato de o Reclamado ter apontado o nome de domínio em disputa para o seu website, que apresenta uso não autorizado das marcas da Reclamante, demonstram claramente a sua má-fé e intenção em criar confusão. A adição do termo “brasil” amplia o risco de confusão com a marca da Reclamante, passando falsa impressão de afiliação com a Reclamante. O Reclamado tenta falsamente criar a impressão de que a Reclamante patrocina e/ou está afiliada ao seu website. O uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado é claramente um ato voluntário e intencional com o propósito de desviar a clientela da Reclamante, para o seu próprio benefício comercial. B. Reclamado
Luciano Lombardi Crisostomo apresentou Resposta, na condição de sócio proprietário do Reclamado Hantech Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA, com base nos seguintes fundamentos:
- O Reclamado Hantech Brasil Comercial Importadora e Exportadora LTDA é empresa brasileira registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP na data de 25 de setembro de 2009. Ato contínuo, em 10 de janeiro de 2011, o Reclamado promoveu o registro do nome do domínio de domínio em disputa, , tendo em vista o nome empresarial anteriormente registrado, bem como a inexistência de qualquer impedimento à utilização do referido domínio em pesquisa realizada junto ao “R”. De fato, o Reclamado manteve relações comerciais com a Reclamante desde 1 de novembro de 2004 até 22 de setembro de 2016, ocasião em que, por ato unilateral da Reclamante, essas relações foram rescindidas. Nos quase 12 (doze) anos de relacionamento comercial (2004/2016), o Reclamado apresentou-se como Hantech Brasil e utilizou-se do nome de domínio em disputa sem qualquer oposição da Reclamante. Isso porque a Reclamante opera sob a marca HANSEN, sendo assim conhecida no Brasil, o que nunca configurou qualquer motivo de confusão, erro ou dolo em face à operação mantida com o Reclamado no território nacional e países em que a Reclamante atua.
- A marca HANTECH BRASIL foi adotada e divulgada no Brasil exclusivamente pelo Reclamado, desde 2009, em virtude da sua atuação no mercado de refrigeração industrial. Por outro lado, a marca HANTECH sequer é utilizada pela Reclamante. Como admitido pela própria Reclamante, a mesma somente veio a depositar pedido de registro para a marca HANTECH em 29 de abril de 2016, quase cinco anos após o Reclamado ter registrado o nome de domínio em disputa, o que ocorreu em 10 de janeiro de 2011. É fato que a Reclamante nunca teve atuação direta no Brasil, salvo exclusivamente por intermédio da representação do Reclamado. A Reclamante é conhecida e se apresenta como HANSEN, de maneira que Hantech Brasil trata-se de empresa brasileira que desbravou o mercado brasileiro na área de comércio produtos na área de refrigeração industrial. A produtiva atuação da Hantech Brasil no mercado brasileiro ao longo de 12 anos (2004/2016) despertou na Reclamante o desejo de tomar para si todo o renome, competência e resultados do excelente relacionamento comercial decorrente da atuação do Reclamado nesse período. E a maneira mais rápida que a Reclamante encontrou para fazê-lo foi através da tentativa de obter para si o nome de domínio em disputa, o meio mais eficaz atualmente de localizar uma determinada atividade empresarial. Certamente o que levou a Reclamante a promover o depósito da marca HANTECH no Brasil, em 2016, foi a tentativa de retirar do Reclamado o nome de domínio em disputa.
- Considerando-se que a Reclamação da Reclamante está fundamentada nos arts. 3 e 4, alínea (b) do Regulamento, sua pretensão somente deve ser acolhida caso o nome do domínio seja idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade da Reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). A marca alegada pela Reclamante (HANTECH) não se trata de marca notoriamente conhecida e não há qualquer prova no presente procedimento nesse sentido. Para que se considere notória, uma marca deve a mesma apresentar as seguintes características: (i) originalidade: o produto assinalado pela marca deve ser diferente e original dos demais competidores lançados no mercado, sendo que, no presente caso, o Reclamado utiliza a marca HANTECH BRASIL de maneira exclusiva no mercado brasileiro, assim como o nome de domínio em disputa; já a Reclamante oferta seus produtos sob a marca HANSEN e apenas realizou o registro da marca HANTECH, o que por si só não a torna notoriamente reconhecida; (ii) constância: é necessário que a marca tenha utilização constante e contida em todas as unidades lançadas no mercado de maneira imutável, sendo que, no presente caso, a Reclamante sequer demonstrou utilizar a marca HANTECH, uma vez que sua atuação gira em torno do nome HANSEN, não havendo constância na utilização da marca HANTECH por parte da Reclamante; e (iii) produção elevada e venda em escala nacional ou mundial: a Reclamante também não demonstra ser produtora em elevada escala de produtos com a marca HANTECH, tampouco promove a venda de seus produtos em escala nacional; o Reclamado foi quem, na verdade, difundiu a marca HANTECH BRASIL no território brasileiro, através de atuação e esforços próprios; quando o Reclamado iniciou sua atuação no Brasil a marca HANTECH não possuía qualquer expressão ou reconhecimento em território brasileiro, nem tampouco possuía depósito de pedido de registro junto ao INPI. O Reclamado prevalece quanto ao direito ao uso da marca HANTECH BRASIL por sua demonstrada anterioridade no mercado nacional.
- O uso do nome de domínio em disputa pelo Reclamado não é capaz de causar confusão com os produtos da Reclamante, eis que esta utiliza-se da marca HANSEN, como se pode observar no conteúdo publicado no seu nome de domínio . Por outro lado, o nome de domínio em disputa remete à página oficial do Reclamado, cujo nome empresarial existe no Brasil desde o ano de 2009. Verifica-se, portanto, que o nome de domínio em disputa não está sendo utilizado pelo Reclamado com base em má-fé, a fim de causar confusão diante do consumidor brasileiro, nem tampouco para causar prejuízos à Reclamante. Na verdade, é a Reclamante quem está imbuída de má-fé e deseja locupletar-se dos resultados de década de trabalho realizado pelo Reclamado. Os logotipos das páginas às quais os nomes de domínio remetem os consumidores são totalmente diferentes entre si. A Reclamante sequer é constituída ou possui escritório comercial no Brasil. A Reclamante é empresa norte-americana e o seu site possui como língua oficial o inglês, enquanto o site do Reclamado está redigido em língua portuguesa. Ambos os sites são dirigidos ao público local de cada país. Dessa forma, se a Reclamante alega ter experimentado queda de faturamento, tal fato não pode ser atribuído ao Reclamado, especialmente pelo fato do mesmo utilizar-se de uma marca que a Reclamante somente veio a registrar no Brasil no ano de 2016 e sequer a utiliza no seu website, onde a principal marca é HANSEN. Inexistem razões, portanto, que possam fundamentar a pretensão da Reclamante.
6. Análise e Conclusões 6.1 Manifestação Complementar da Reclamante
Após a Resposta do Reclamado, a Reclamante apresentou Manifestação Complementar, incluindo cópias de outras comunicações escritas demonstrando o início das relações comerciais entre as partes, em 2004, bem como de comunicado dirigido à sua clientela informando o seu rompimento, em 2016.
Os documentos trazidos não alteram a realidade incontroversa da existência de relacionamento comercial entre as partes entre 2004 e 2016, já caracterizada em outros documentos constantes dos autos.
Apenas em casos excepcionais é acolhida a possibilidade de apresentação de manifestações complementares das partes que não tenham sido requeridas pelo Especialista.
Assim, o Especialista considera tal manifestação complementar inoportuna e irrelevante para o deslinde da presente disputa. 6.2 Requisitos para Transferência de Nomes de Domínio de Acordo com o Regulamento
De acordo com o art. 3 do Regulamento, o reclamante, na abertura de procedimento do SACI-Adm, deve expor as razões pelas quais o nome de domínio foi registrado ou está sendo usado de má-fé, de modo a causar prejuízos ao reclamante, cumulado com a comprovação de existência de pelo menos um dos seguintes requisitos, em relação ao nome de domínio objeto do conflito:
a) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do Reclamante, depositada antes do registro do nome de domínio ou já registrada, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI; ou
b) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com uma marca de titularidade do reclamante, que ainda não tenha sido depositada ou registrada no Brasil, mas que se caracterize como marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade para os fins do art. 126 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial); ou
c) o nome de domínio é idêntico ou similar o suficiente para criar confusão com um título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecido, nome artístico singular ou coletivo, ou mesmo outro nome de domínio sobre o qual o reclamante tenha anterioridade. A Reclamante fundamentou sua Reclamação nas alíneas (a) e (b) acima.
Ademais, de acordo com o Regulamento, não basta, para a procedência de um pedido de transferência de nome de domínio, a comprovação dos requisitos presentes nas alíneas (a), (b) e (c) acima. Faz-se necessário, também, demonstrar que o registro ou o uso dos nomes de domínio em disputa tenha se dado de má-fé.
O parágrafo único do art. 3 do Regulamento apresenta exemplos de circunstâncias que configuram indícios de má fé na utilização de um nome de domínio objeto do procedimento do SACI-Adm:
a) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de vendê-lo, alugá-lo ou transferi-lo para o Reclamante ou para terceiros; ou
b) ter o titular registrado o nome de domínio para impedir que o reclamante o utilize como um nome do domínio correspondente; ou
c) ter o titular registrado o nome de domínio com o objetivo de prejudicar a atividade comercial do Reclamante; ou
d) ao usar o nome de domínio, o Titular intencionalmente tente atrair, com objetivo de lucro, usuários da Internet para o seu sítio da rede eletrônica ou para qualquer outro endereço eletrônico, criando uma situação de provável confusão com o sinal distintivo do reclamante.
As hipóteses previstas no parágrafo único do art. 3 do Regulamento são meramente exemplificativas, não obstando que seja identificada má-fé no uso dos nomes de domínio em disputa a partir de outros elementos de convencimento do Especialista. B. Nome de domínio idêntico ou suficientemente similar para criar confusão com um símbolo distintivo previsto no art. 3º do Regulamento
Em relação ao primeiro elemento, este Especialista observa que a Reclamante somente formulou pedido de registro para a marca HANTECH, no Brasil, em 2016, ou seja, anos após o registro do nome de domínio em disputa pelo Reclamado, em 2011.
Ademais, em relação ao registro da marca HANTECH no exterior, além de não ter sido demonstrada a sua anterioridade frente ao registro do nome de domínio em disputa, e ainda que a Reclamante tenha fundamentado sua Reclamação na alínea (b) do art. 3 do Regulamento, o Especialista não está convencido acerca da condição de notoriedade da marca HANTECH em seu ramo de atividade, nos termos do art. 126 da Lei da Propriedade Industrial.
No mais, apesar de não ter sido fundamento expresso de sua Reclamação, a Reclamante mencionou a pré-existência do seu nome de domínio , registrado em 1999, no qual, contudo, não foi identificado qualquer produto se valendo da marca HANTECH, mas apenas HANSEN TECNOLOGIES. De qualquer modo, tendo em vista a conclusão indicada a seguir, o Especialista entende não ser necessária uma determinação definitiva em relação às alíneas (b) e (c) do art. 3 do Regulamento. C. Direitos e interesses legítimos da Reclamada com relação ao nome de domínio em disputa / Nome de domínio em disputa registrado ou sendo utilizado de má fé
O caso em questão não configura mero ato de cybersquatting. Ao contrário, demanda a avalição dos reflexos jurídicos e marcários do rompimento de uma relação de mais de 10 anos entre as Partes, repleta de incertezas, o que excede em muito o escopo do presente Regulamento.
A estreita e limitada cognição do procedimento do SACI-Adm não permite concluir, com segurança, de forma concreta e conclusiva, que tenha havido má-fé no registro ou no uso do nome de domínio. As Partes apresentam argumentos e evidências que extrapolam as previsões contidas no Regulamento, de modo que devem se valer do fórum competente para solucionar a presente controvérsia.
Nesse sentido, a avaliação dos reflexos jurídicos e marcários do rompimento da relação entre as Partes, em 2016, bem como a análise dos legítimos interesses das partes a partir de então, é matéria complexa, que depende necessariamente de ampla produção probatória, a qual se mostra incompatível com a celeridade e objetividade do presente procedimento.
Assim, como visto, nos limites do presente procedimento, os fatos e as evidências contraditórias apresentadas por ambas as Partes não são suficientes para atender aos requisitos para transferência de nome de domínio previstos no Regulamento. 7. Decisão
Pelas razões anteriormente expostas, a Reclamação deve ser rejeitada .
Rodrigo Azevedo
Especialista
Data: 28 de maio de 2018
Local: São Paulo, Brasil
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